Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Wendy’s International, Inc. c. Elefante Digital, S.C.
Caso No. DMX2009-0008

1. Las Partes

El Promovente es Wendy’s International, Inc., con domicilio en Ohio, Estados Unidos de América, representada por Bufete Soní, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Elefante Digital S.C., con domicilio en México, Distrito Federal, representada por Alejandro Borrego Hinojosa González, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <wendys.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2009. El 11 de junio de 2009, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio. El 11 de junio de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular aparece como registrante del nombre de dominio en disputa en la base de datos WhoIs y proporcionando a su vez los datos de localización completos del Titular, así como aquellos del contacto administrativo, técnico y de facturación. A instancia del Centro, el Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 18 de junio de 2009 a efecto de incorporar las direcciones electrónica y postal tanto del Titular como del contacto técnico, administrativo y de facturación que fueron reveladas por el Registrador.

El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 25 de junio de 2009 para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2009. La Contestación a la Solicitud fue presentada al Centro el 15 de julio de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de julio de 2009 previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

No existe controversia respecto a que el idioma aplicable a este procedimiento y su correspondiente Decisión sea el español.

En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 3 de agosto de 2009, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense fundada hace más de treinta años que opera una cadena internacional de restaurantes de comida rápida a través de un sistema de franquicias con presencia en Estados Unidos y Canadá principalmente, y en menor escala en más de una decena de países incluido México.

Para distinguir sus alimentos preparados, entre ellos las tradicionales hamburguesas con carne en forma cuadrada que ofrece en su red de establecimientos, el Promovente tiene registrada la marca WENDY’S en más de noventa países. En México el Promovente cuenta actualmente con cerca de una veintena de restaurantes y es titular de nueve registros vigentes sobre la marca WENDY’S que se encuentra registrada desde 1983, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y renovación respectivos.

El Promovente mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <wendys.com> donde provee información sobre la compañía y los alimentos que ofrece al público.

Por su parte, el Titular se constituyó en 2006 estableciendo dentro de su objeto social la prestación de servicios profesionales en materia de informática, sistemas de cómputo, diseño gráfico e industrial y publicidad, incluyendo el diseño de páginas de Internet, presentaciones interactivas, aplicaciones para Internet y servicios de hospedaje de sitios Web y publicidad.

El nombre de dominio en controversia fue registrado por el Titular el 2 de abril de 2008 y desde entonces el sitio Web respectivo estuvo inactivo, incluyendo simplemente las leyendas “[bytecube]… PROXIMAMENTE… si le interesa comprar este dominio envíe un correo a dominios@bytecube.com” como se da cuenta en la fe de hechos notarial de fecha 28 de mayo de 2009 que ofrece como prueba el Promovente. Sin embargo, en la fecha que se dicta la presente Decisión, el Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto permanece inutilizado aunque ahora muestra un logotipo junto a la denominación WENDYS, así como dos campos bajo los rubros nombre de usuario y contraseña.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca registrada WENDY’S al haber registrado el nombre de dominio en controversia para ofrecerlo en venta al público en general, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico y reproduce el elemento principal de las marcas WENDY’S sin consentimiento del Promovente;

(ii) Es bien sabido que la adición de los sufijos “.com.mx” no evita encontrar similitudes en grado de confusión entre un nombre de dominio y una marca;

(iii) Como es de estudiado derecho, el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo en ese nombre;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos para usar la marca WENDY’S en los Estados Unidos de América, México o en cualquier otro país;

(v) El Titular no utiliza comercialmente el término WENDY’S con oferta alguna de buena fe respecto de bienes y servicios;

(vi) El Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio registrado;

(vii) En consecuencia debe concluirse que el Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca WENDY’S en el nombre de domino materia de este procedimiento;

(viii) El Titular tampoco está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del nombre de dominio ya que no ofrece ningún producto o servicio a través del mismo sino más bien retiene pasivamente el nombre de dominio esperando obtener dinero por la venta del mismo o simplemente de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del nombre de dominio, afectando con ello seriamente sus intereses;

(ix) Los hechos anteriores llevan a la abrumadora presunción de que el Titular no tiene interés legítimo en y para el nombre de dominio y de esta manera se arroja la carga probatoria al Titular;

(x) En la especie se actualiza claramente la hipótesis de mala fe que establece la Política en el párrafo (1)(b)(i) toda vez que el propósito principal del Titular al registrar el nombre de dominio fue con el propósito de transferirlo con fines de lucro;

(xi) El Titular registró el nombre de dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas del Promovente, toda vez que este último tiene muchos registros de la marca WENDY’S en México y a nivel mundial desde hace más de 24 años, los cuales aparecen constantemente en televisión, revistas y folletos de circulación nacional;

(xii) En aplicación del caso Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, la retención pasiva del nombre de dominio por el Titular, ausente de evidencia de uso de buena fe actual del mismo, es prueba tajante de registro y uso de mala fe.

B. Titular

Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El representante del Promovente no cuenta con facultades expresas para haber promovido el presente procedimiento administrativo ante el Centro ni se comprueba fehacientemente que la persona que firmó la Solicitud sea la misma que figura en la Carta Poder exhibida para acreditar la personalidad con que se ostenta el representante del Promovente;

(ii) El Titular registró el nombre de dominio debido a que se encontraba disponible y ha venido usándolo de manera legítima desde entonces, haciendo cambios a dicho nombre de dominio, desarrollando su marca y logotipo propios para diferenciar su actividad;

(iii) Actualmente el nombre de dominio en disputa está destinado al desarrollo y uso de una agenda en línea que tiene las capacidades de llevar la agenda orientada a proyectos de manera móvil;

(iv) Debido a que el diseño del programa se encuentra aún en etapa de desarrollo y corrección de errores de programación, la página del nombre de dominio no estaba funcionando al momento de la presentación de la Solicitud;

(v) El Titular desconocía que la marca WENDY’S se encontraba registrada en México ya que la misma no es una marca notoriamente conocida en México, así como porque no existe ningún establecimiento que use dicha marca a nivel nacional;

(vi) La supuesta marca del Promovente es un nombre femenino genérico y que para efectos de dominio no puede ser considerado propiedad exclusiva de aquél, máxime que dicho nombre admite varios usos y propósitos no marcarios;

(vii) El nombre de dominio en disputa es tan genérico que una búsqueda de “Wendy” en Google arroja más de 48,300,000 recursos de Internet con dicha referencia y hasta páginas como “www.wendy.com” que no tienen relación alguna con el Promovente y más de 875,000 sitios para el caso de “wendys”;

(viii) El Promovente no acreditó que su marca sea notoriamente conocida en México como afirma pues no presentó prueba o evidencia alguna de la que se pudiera concluir que la misma ha alcanzado el estatus de notoria en México;

(ix) El Titular cuenta con una marca distintiva de su software derivado del simple uso de este último a pesar de que no se haya obtenido todavía un registro marcario;

(x) Atento a lo dispuesto por el párrafo 4(c) de la Política, el Titular ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en relación con una oferta de buena fe de productos antes de haber sido notificado de la Solicitud;

(xi) El Titular nunca ha tenido la intención de desviar a los consumidores o empañar el buen nombre de la marca del Promovente ya que el mercado del Titular es completamente distinto y sin sinergia alguna con aquél en el que participa el Promovente;

(xii) No es posible imputar mala fe al Titular toda vez que este último desconoce si hay establecimientos del Promovente en este territorio y por lo tanto es imposible presumir que el Titular tuviese conocimiento de la marca del Prmovente;

(xiii) El Promovente nunca estableció contacto con el Titular para intentar adquirir el nombre de dominio en conflicto, razón por la cual no puede argumentar que el propósito de la posesión del nombre de dominio es sólo la venta o lucro del mismo;

(xiv) Si bien la página invitaba a todo aquél interesado en comprar el nombre de dominio a enviar un correo electrónico a la dirección proporcionada, ello no permite concluir que el nombre de dominio se encontrara “fundamentalmente” en venta ya que no había una oferta pública o un precio del mismo;

(xv) El Promovente no pudo demostrar la existencia de publicidad en México respecto de la marca WENDY’S para tener por acreditado un conocimiento actual o sustancial de la misma por parte del Titular.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Representación del Promovente

En vista de las objeciones que hace valer el Titular respecto de la falta de facultades expresas en la Carta Poder que exhibe el representante del Promovente para acreditar su personalidad, baste señalar que la representación en el procedimiento administrativo regulado por la LDRP se presume de buena fe en favor de aquél que promueve en nombre de otro al que pretende evitar que se le sigan afectando sus derechos e intereses económicos. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013 (los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos a favor de este último; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento).

Es de advertirse que las circunstancias arriba apuntadas se surten plenamente en el caso que nos ocupa, lo que es suficiente para tener por acreditada la legitimación procesal del apoderado del Promovente para efectos de este procedimiento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que para el caso de una reclamación UDRP fundada en una marca, el estudio del elemento de confusión se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

En consecuencia devienen infundados los argumentos del Titular en relación con el origen y genericidad de la marca del Promovente para efectos del análisis del primer requisito de la Política.

Así las cosas, de una comparación literal entre <wendys.com.mx> y la marca registrada WENDY’S, se desprende que los signos en estudio son no sólo confundibles sino materialmente idénticos.

La falta de apóstrofo en el nombre de dominio no desvirtúa la conclusión que antecede debido a que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de incluir tal signo ortográfico. Ver Stella D’oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0012 (concluyendo que el nombre de dominio <stelladoro.com> era “virtualmente” idéntico a la marca STELLA D’ORO).

En el mismo sentido se ha pronunciado un sinnúmero de Grupos de Expertos al reiterar que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las afirmaciones del Promovente en este apartado se infiere que el Titular no es licenciatario de la marca WENDY’S ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación. Se asegura también que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio objeto de este procedimiento, así como que el primero no es conocido en círculo comercial o entorno alguno con el nombre de dominio en cuestión.

Lo anterior es suficiente para arrojar la carga de la prueba al Titular, quien a su vez alega tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio derivado del uso no marcario que admite la denominación WENDY’S, que deriva de un nombre femenino genérico.

El Experto rechaza la pretensión de equiparar el término genérico incluido en <container.com> sobre el que versó la resolución administrativa de la Oficina de Marcas de Estados Unidos que invoca el Titular, con una marca como WENDY’S que goza de amplio reconocimiento a nivel internacional al asociarse automáticamente por el consumidor a los restaurantes de hamburguesas del Promovente, como resultado del uso continuo e ininterrumpido y la extensa difusión que este último ha venido haciendo de su marca en Norteamérica principalmente y en menor medida en otros países como México durante casi 20 años. De tal suerte que no puede decirse que la marca del Promovente sea débil o que el nombre de dominio registrado por el Titular no tenga una connotación esencialmente marcaria. Ver Do The Hustle LLP v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624 (donde el experto negó la solicitud de transferencia de <polleyesters.com> al considerar que las marcas POLLY ESTHER’S y POLLY ESTHERS del Promovente eran débiles y que el Titular había registrado un término genérico en lugar de una marca “obvia” de productos o servicios).

Por otra parte, el Titular basa su defensa en un programa de cómputo denominado “Wendys” que según su propio dicho se encuentra en fase de desarrollo y cuya aplicación se refiere a una agenda en línea para dispositivos móviles. El Titular alega tener derechos de marca derivados del uso de la denominación Wendys en relación con su programa de cómputo. Para acreditar la existencia de la marca y el software que refiere, el Titular exhibe una impresión en papel común y corriente en el que aparece un logotipo circular acompañado del nombre Wendys escrito en letras mayúsculas, así como tres impresiones ordinarias en las que figura un recuadro a manera de ventana, donde se refiere un sistema para control de proyectos en línea denominado Wendys, con los siguientes rubros del lado derecho: contactos, proyectos, tareas pendientes, notificaciones y soporte en línea. Asimismo aparecen tres columnas: empresas, proyecto y fecha de última modificación.

El Experto juzga insatisfactoria la evidencia documental presentada para demostrar la existencia de la aplicación informática a que se refiere el Titular bajo el nombre Wendys. Ello ante la falta de un documento público como el certificado de registro de obra expedido por el Registro Público del Derecho de Autor que hubiera sido idóneo para acreditar la materialidad y título del programa de cómputo en cuestión. El Titular pudo también haber exhibido una copia del programa de cómputo que refiere a efecto de permitir corroborar a este Experto su existencia y funcionalidad. Asimismo, el Titular omitió proporcionar información relativa al autor o autores del software en cuestión, el código fuente en que está escrito, sus aplicaciones concretas, el entorno y programas con los que es compatible y demás especificaciones técnicas. A mayor abundamiento se hace notar que el Titular no dio ninguna explicación sobre la elección del nombre Wendys y su relación con una agenda en línea que sirve para dar seguimiento a proyectos, lo que hubiera abonado a la credibilidad y legitimidad de la defensa del Titular. Por último, el Experto rechaza que el Titular tenga derechos de marca sobre el término Wendys derivados del uso del programa de cómputo a que se refiere el Titular ya que como este último admite, dicho programa se encuentra en fase experimental y por lo tanto nunca ha sido usado en el comercio.

Sin perjuicio de lo anterior, el Titular no logró comprobar que antes de recibir cualquier aviso de la controversia hubiese utilizado el nombre de dominio <wendys.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios como lo exige el artículo 1.c.i de la Política ya que según demuestra la fe de hechos notarial que exhibe el Promovente, el sitio Web del Titular no hacía alusión a ningún software ni a su próxima aparición sino que únicamente servía para ofrecer en venta el nombre de dominio en conflicto.

En consecuencia, el Experto concluye que no se actualiza en beneficio del Titular ninguna hipótesis que justifique derechos o intereses legítimos de su parte en el nombre de dominio en disputa al tenor de la Política.

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular niega haber tenido conocimiento de la marca WENDY’S al considerar que esta última no es una marca notoriamente conocida en México.

Al respecto es preciso señalar que la Política no exige que una marca que sirva de base a la Solicitud deba ser famosa o notoria sino únicamente que dicha marca se encuentre registrada.

Las pruebas ofrecidas por el Promovente demuestran que la marca WENDY’S se encuentra registrada en México desde 1983, por lo que el Titular pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del Promovente y la oponibilidad erga omnes del registro marcario correspondiente.

Por otra parte, el Titular rechaza haber registrado el nombre de dominio de mala fe ya que asegura la oferta en venta que hacía del nombre de dominio en el Portal de Internet no era perfecta al carecer de la indicación del precio de venta. De aceptarse esta proposición, sería muy sencillo para cualquier Titular evadir la aplicación del artículo 1.b.i. de la Política al ofrecer en venta un nombre de dominio esperando que sea el Promovente quien ofrezca una cantidad que colme las expectativas económicas del Titular.

Cabe apuntar que el derecho mexicano no establece los requisitos mínimos que debe reunir una oferta de venta en sí misma para tenerse por válidamente hecha sino solo los elementos esenciales de un contrato de compraventa. De cualquier manera, para los fines de la hipótesis en cita de la Política lo que interesa es determinar si existen indicios suficientes que acrediten, aún presuntivamente, que el Titular registró el nombre de dominio con el fin primordial de venderlo por un costo que supera aquél de su registro y mantenimiento.

En opinión del Experto, los siguientes hechos acreditados en el expediente o inferidos del mismo constituyen indicios de la mala fe del Titular en el registro y uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud:

(i) El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo desde su registro;

(ii) En dicho sitio Web expresamente se ofrecía públicamente en venta el nombre de dominio en pugna, invitando al efecto expresiones de interés por parte de cualquier interesado en comprarlo;

(iii) Una vez notificado del procedimiento administrativo incoado en su contra, el Titular modificó su Portal de Internet para incluir un logotipo con la denominación WENDYS, así como una ventana de un recurso aparentemente restringido a usuarios registrados;

(iv) El registro de la marca del Promovente en México desde 1983 y su explotación comercial en territorio mexicano hasta la fecha;

(v) El amplio reconocimiento de que goza la marca WENDY’S en Estados Unidos y Canadá, que son vecinos y/o socios comerciales de México;

(vi) La presencia y difusión de la marca del Promovente en Internet a través del sitio <wendys.com>.

El cúmulo de estas circunstancias producen convicción en el Experto respecto de la finalidad lucrativa que animó en todo momento al Titular para registrar y detentar pasivamente por más de un año el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlo al mejor postor por un precio superior al costo de su registro, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.i de la Política.

En estas condiciones se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <wendys.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 10 de agosto de 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza

Caso No. D2009-0385

1. Las Partes

La Demandante es la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, representada por su Oficina del Abogado General.

La Demandada es Creatividad Internet Enlace S.A., con domicilio en Nuevo León, México, y el tercero interesado es Jesús Ignacio Valdés Mendoza, quien se hace representar a sí mismo y tiene su domicilio en Nuevo León, México.

En adelante se utilizará el término “la Demandada” para referirse indistintamente a Creatividad Internet Enlace S.A. o Jesús Ignacio Valdés Mendoza, salvo que se precise lo contrario.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <autenticostigres.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Dotster, Inc.

3. Historia Procesal

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de marzo de 2009. El 24 de marzo de 2009 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de marzo de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que la Demandada aparece como registrante del nombre de dominio en cuestión, proporcionando al efecto los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación, así como indicando que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El Centro notificó a las partes un documento relativo al idioma del procedimiento por correo electrónico el 30 de marzo de 2009. La Demandante formuló dentro de su Demanda una petición fundada para designar al español como idioma del procedimiento. La Demandada, Jesús Ignacio Valdés Mendoza envío un correo electrónico el 3 de abril de 2009 aceptando el español como idioma del procedimiento. El Centro constató que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

La Demandada envió dos comunicaciones por correo electrónico el 30 de marzo de 2009, en donde señala que Creatividad Internet Enlace S.A. fue el encargado de tener el hospedaje durante el período del 2004 al 2005 y que el nombre de dominio en disputa pertenece al Sr. Valdés.

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro emplazó formalmente a la Demandada, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 7 de abril de 2009 para todos los efectos legales a que hubiere lugar. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de abril de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro por el tercero interesado el 27 de abril de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de abril de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fechas 27 de abril de 2009 y 2 de mayo de 2009, la Demandante hizo diversas manifestaciones adicionales vía correo electrónico. A su vez, la Demandada respondió a dichas manifestaciones de la Demandante vía correo electrónico el 28 de abril de 2009 y el 4 de mayo de 2009.

Por lo que toca al idioma del procedimiento, el párrafo 11(a) del Reglamento confiere la facultad discrecional al Grupo Administrativo de Expertos para establecer un idioma distinto al del contrato de registro del nombre de dominio en disputa, en la especie el inglés, cuando las circunstancias particulares del caso así lo justifiquen. En esta tesitura, atento a i) la petición fundada de la Demandante para que se designe al español como el idioma aplicable al procedimiento en sustitución del inglés; ii) la aceptación expresa del tercero interesado, que a su vez redactó su contestación y posteriores promociones en español; iii) que las partes se encuentran domiciliadas en México; y iv) que las probanzas ofrecidas por las partes constan en español, se determina que el idioma del procedimiento sea precisamente el español y en consecuencia que la presente Decisión se dicte en ese idioma.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la principal institución pública de educación superior en la entidad federativa mexicana de Nuevo León, cuyo origen se remonta al año de 1933 y que tiene entre sus fines crear, preservar y difundir el conocimiento a través de la docencia, la investigación, el servicio social, así como la cultura y el deporte en beneficio de la comunidad de México y del Estado de Nuevo León. “Los Auténticos Tigres” es el nombre del conjunto surgido en 1974 que ha venido representando a la Demandante en la liga universitaria de fútbol americano más importante de México conocida como ONEFA.

Entre las marcas que la Demandante usa en el mercado para distinguir los servicios educativos que presta a nivel universitario y medio superior, las actividades deportivas de sus equipos representativos, así como los diversos productos que comercializa, se encuentra la relativa a AUTÉNTICOS TIGRES UANL y diseño que tiene registrada con efectos desde el 7 de abril de 2006 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en clases 21, 24, 25, 35 y 41 del nomenclátor internacional y cuya fecha de primer uso declarada data del 26 de julio de 2002, según se acredita con las copias de los títulos de registro de marca que al efecto se exhiben. La Demandante mantiene desde el 31 de enero de 1990 un Portal de Internet bajo el nombre de dominio <uanl.mx>, a través del cual ofrece información sobre los servicios y actividades que ofrece, incluyendo un apartado sobre su equipo “Auténticos Tigres” de fútbol americano en “www.uanl.mx/deporte/autenticos”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de agosto de 2003 por la Demandada, quien de acuerdo a su propia contestación efectuó dicho registro por cuenta del tercero interesado al que le prestaba servicios de mantenimiento y hospedaje de sitio Web. El tercero interesado es un ex-jugador del equipo de fútbol americano representativo de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa no se ha utilizado, habiéndose únicamente mostrado en su sitio Web el logotipo registrado de la Demandante, junto con las siguientes leyendas: “Sitio Oficial del equipo de futbol americano representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León Auténticos Tigres, UANL, ONEFA” y “Si deseas rentar, comprar o administrar este sitio no dudes en escribirnos: info@autenticostigres.com”.

Luego de la notificación de la Demanda, el tercero interesado modificó la presentación del portal de Internet en cuestión, mismo que ahora omite el logotipo de los auténticos tigres y contiene la siguiente leyenda “Auténticos Tigres!!! Este espacio está dedicado al equipo que todos queremos y no será utilizado para ningún otro fin que no sea para beneficio del equipo. 2009”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que la Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <autenticostigres.com> es similar en grado de confusión a la marca AUTÉNTICOS TIGRES UANL y diseño en razón de que incorpora dos de los elementos más distintivos de esta última, a saber “Auténticos Tigres”, amén de que se reproduce el logotipo protegido por dicha marca mixta, lo cual inclusive podría acarrear procedimientos de infracción y competencia desleal;

(ii) Si bien la marca registrada de la Demandante es AUTÉNTICOS TIGRES UANL y diseño, esto no previene la posibilidad de confusión frente al nombre de dominio <autenticostigres.com>, ya que esta práctica de eliminar en el nombre de dominio una o más letras, en este caso UANL, se conoce como “typosquatting” y ha sido extensamente condenada por los Grupos Administrativos de Expertos;

(iii) Del reporte de búsqueda de antecedentes registrales expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se desprende que la Demandada no es conocida entre el público por la denominación Auténticos Tigres, como sí lo es la propia Demandante;

(iv) La Demandada carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con autorización o licencia alguna por parte de la Demandante para haber registrado y usado un nombre de dominio que incorpora la marca registrada de esta última;

(v) La Demandada registró el nombre de dominio en conflicto el 14 de agosto de 2003 y posteriormente lo actualizó el 20 de agosto de 2008, sin que a la fecha existan preparativos serios, inclusive vagos, del uso leal del mismo;

(vi) La denominación AUTÉNTICOS TIGRES configura una marca notoria en México atento al alto grado de reconocimiento que aquélla goza dentro del sector relevante de los equipos de fútbol americano en el país con motivo de su uso continuo desde 1974;

(vii) La notoriedad y presencia de la denominación AUTÉNTICOS TIGRES queda acreditada con los resultados de las búsquedas efectuadas mediante los buscadores Google, Yahoo, Altavista y Lycos, todos ellos asociando dicha denominación con la Demandante;

(viii) En múltiples resoluciones de Grupos Administrativos de Expertos se ha establecido que el registro de una marca notoriamente conocida constituye mala fe en términos de la Política;

(ix) La Demandada conocía o debía conocer la marca de la Demandante al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa toda vez que por un lado ambas partes están domiciliadas en la misma entidad federativa y por otro, ya que la Demandada no podía ignorar la existencia de dicha marca notoria que es ampliamente difundida a través de la prensa deportiva y otros medios de comunicación;

(x) El nombre de dominio en disputa fue registrado con el único propósito de obtener un beneficio económico, como lo demuestra el ofrecimiento en venta, renta o administración que apareció durante mucho tiempo en el Portal respectivo, lo cual acredita la mala fe de la Demandada en el contexto de la Política.

B. Demandada

La Demandada basa su contestación en las siguientes alegaciones:

(i) El nombre de dominio en disputa fue registrado con el fin de que los jugadores del equipo de fútbol americano de la Demandante contaran con su propio espacio para consultar imágenes, estadísticas y notas relevantes en torno a su participación en los juegos ya que a la fecha no existe un Portal donde encontrar información actualizada de los “Auténticos Tigres”;

(ii) No debe existir ningún problema con la semejanza entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante ya que bajo el nombre de dominio nunca se han ofertado en venta bienes o servicios;

(iii) No se ha recurrido al cybersquatting como alega la Demandante, sino que el nombre de dominio en disputa se registró tal y como los jugadores de los “Auténticos Tigres” decidieron;

(iv) El Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa fue patrocinado en un inicio por la propia Demandante, quien efectuó un pago anual para su diseño y mantenimiento;

(v) El sitio de Internet adscrito al nombre de dominio en disputa redujo su número de visitantes cuando ningún jugador o persona involucrada con el equipo se quiso hacer cargo del mismo, razón por la cual no se han registrado movimientos o actualizaciones de contenido recientes;

(vi) El nombre de dominio en disputa no fue registrado de mala fe ni se ha usado de tal forma ya que siempre se orientó a los interesados en formar parte de los “Auténticos Tigres” a contactar directamente a la Demandante, así como a adquirir de ella los artículos o souvenirs del equipo, como lo demuestran los correos electrónicos que se exhiben;

(vii) La circunstancia de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado por alguien que jugó durante 8 años para los “Auténticos Tigres” y a la vez fue alumno de la Demandante en ese entonces demuestra que no pudo existir mala fe por parte de la Demandada.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

(i) Interés jurídico del tercero interesado

Aún cuando la Política y el Reglamento son omisos respecto a fenómenos procesales como el litisconsorcio (activo o pasivo), las tercerías o la sustitución de partes en el procedimiento administrativo, es de explorado derecho que cuando un tercero es llamado por la Demandada a comparecer en un procedimiento bajo la Política, se ha considerado que lo procedente es conservar los nombres de los colitigantes, admitiendo al efecto la intervención como parte de aquella persona física o moral que demuestre tener interés jurídico en el nombre de dominio. Ver WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International c. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975 (considerando como colitigantes al administrador del nombre de dominio en disputa y al “titular beneficiario” del mismo). En la especie, el interés jurídico del tercero se acredita con la comunicación que la Demandada dirigió al Centro en el sentido de haber proporcionado durante el primer año de registro, servicios de hospedaje del sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa al tercero, quien es el único propietario del mismo a pesar de que tal carácter no se refleje en la base de datos WhoIs. En congruencia con lo anterior, el tercero interesado se comunicó por escrito con el Centro para reivindicar su titularidad del nombre de dominio en disputa, manifestando ser la persona que ha venido pagando las renovaciones del mismo y haciéndose sabedor de la Demanda que le fue entregada por la propia Demandada. A mayor abundamiento, es de advertirse que las defensas que opone el tercero interesado guardan una estrecha relación con el contenido del portal bajo el nombre de dominio en disputa. Ver NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009 (admitiendo la participación del tercero interesado en sustitución de sus colitigantes debido a que estos últimos le reconocieron el carácter de titular exclusivo del nombre de dominio en disputa, aunado a que el tercero pagaba directamente al Registrador por el mantenimiento y renovación del mismo, y por último a que el tercero era el único responsable por el contenido del portal adscrito al nombre de dominio en cuestión).

Todo ello produce convicción al Experto sobre la legitimación ad causam con que el tercero comparece en este procedimiento a defender sus propios derechos en sustitución de la Demandada.

(ii) Promociones suplementarias de las partes

Es preciso subrayar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Demanda y el Escrito de Contestación a la misma. Lo anterior se colige del párrafo 12 del Reglamento, el cual impide a las partes presentar cualquier tipo de documento o promoción con posterioridad a la Demanda y la Contestación, salvo que lo hubiera solicitado el Grupo Administrativo de Expertos a su entera discreción. Ver Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI No. D2000-1490 (pronunciándose en contra de que las partes formulen alegatos o exhiban documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Grupo Administrativo de Expertos).

De tal suerte que las alegaciones hechas por las partes a manera de réplica y dúplica se estiman inadmisibles por este Experto. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (resolviendo no admitir por redundantes las manifestaciones vertidas por la demandante a título de réplica) y Dance Educators of America Inc. c. Victor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles, Caso OMPI No. DMX2007-0016 (desestimando argumentos y pruebas suplementarias al advertirse que los mismos se relacionaban con hechos respecto de los cuales la demandante tenía la carga de la prueba y por lo mismo debía demostrarlos al menos presuntivamente en su demanda).

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, la demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos; y

(ii) La demandada no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del portal vinculado al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio en disputa por sí mismo se confunde lo suficiente con una marca de productos o servicios de la Demandante para justificar una acción bajo la Política. Ver Kirkbi AG c. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que el estudio del elemento de confusión bajo la Política se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

La Demandante funda su Demanda en la marca mixta compuesta por la denominación AUTÉNTICOS TIGRES UANL y el diseño consistente en la cabeza de un tigre dispuesta de perfil.

Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en la denominación que forma parte de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA c. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la tipografía particular de una letra, en atención a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontación puramente visual entre la denominación AUTÉNTICOS TIGRES UANL, que representa el segmento relevante de la marca de la Demandante y el nombre de dominio <autenticostigres.com>, este Experto advierte una similitud susceptible de propiciar su confundibilidad. Esto debido a que el único elemento faltante para concluir la identidad o exacta correspondencia entre los signos en pugna lo constituyen las siglas UANL, cuya omisión sin embargo no evita la semejanza en grado de confusión que sanciona la Política. Ver Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI No. D2000-0819 (la adición o supresión de siglas o abreviaturas en un nombre de dominio es insuficiente para impedir una determinación de similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio y la marca).

La conclusión anterior se confirma además por el hecho de que el nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la porción dominante de la marca de la Demandante. Ver Acoustical Publications, Inc. c. Frank Cintron, Caso E-Resolution AF-0319 (la incorporación en el nombre de dominio de la sección predominante de la marca base de la acción acarrea el tipo de confusión que proscribe la Política).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada admite en su contestación que el nombre de dominio en disputa se refiere al equipo de fútbol americano representativo de la Demandante, tal como se corrobora en el portal de Internet correspondiente.

No obstante, la Demandada alega su propia participación en el conjunto de referencia años atrás para fundar su derecho e interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.

Del estudio de las causas que enlista el párrafo 4(c) de la Política para justificar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio se aprecia que ninguna de ellas se actualiza en el caso concreto en beneficio de la Demandada, toda vez que con base en las constancias que integran el expediente no pudo demostrarse que la Demandada i) haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; b) sea conocida comúnmente con el nombre de dominio; o iii) haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial sin intención de desviar a los visitantes al sitio con ánimo de lucro.

Aun cuando algunos Expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio con el fin de suministrar información sobre la demandante o su marca puede dar lugar a derechos o intereses legítimos bajo la Política, lo cierto es que una corriente importante de casos ha establecido que el derecho de una persona para expresarse sobre otra no la autoriza para hacerlo bajo un nombre de dominio idéntico o casi idéntico a la marca del Demandante. Ver David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited c. Ermanno Cenicolla, Caso OMPI No. D2000-1459 (negando derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio que fue registrado con la finalidad de crear un foro para los admiradores de la demandante).

Así las cosas, este Experto considera que el simple hecho de haber formado parte de un equipo deportivo que representa a la Demandante y que año con año se renueva, no faculta a la Demandada para apoderarse en exclusiva de un nombre de dominio coincidente con la marca de la Demandante sin contar con la autorización o el consentimiento expreso de esta última. De otra manera cualquier jugador, entrenador, ex-integrante o aficionado al equipo de la Demandante, se asumiría igualmente legitimada para registrar la marca de la Demandante o alguna variante substancialmente similar, como nombre de dominio, lo cual resultaría no solo irrazonable sino contrario al derecho exclusivo de uso que disfruta la Demandada respecto de su marca AUTÉNTICOS TIGRES UANL y diseño por efecto del registro de la misma. Como afirmó recientemente el rector de la Demandante (ver periódico Excélsior de fecha 8 de mayo de 2009, fútbol, p.3) a propósito de su equipo de fútbol soccer: “Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León han sido siempre de la institución y por ello reciben todas las facilidades que piden y necesiten… tiene una gran cantidad de seguidores, muchos de ellos universitarios y egresados”, lo cual resulta igualmente aplicable a su equipo de fútbol americano, del cual la Demandada es uno de tantos ex-jugadores y seguidores que tiene.

Por lo que hace a la supuesta aquiescencia de la Demandante en el registro del nombre de dominio en disputa, derivado de un supuesto pago de la Demandante a un tercero ajeno a este procedimiento para el mantenimiento anual y rediseño de un sitio Web, este Experto advierte que la copia de la factura exhibida por la Demandada no hace referencia al nombre de dominio en disputa, amén de que dicha factura no acredita la realización de un pago por parte de la Demandante sino el cobro que se le hizo a ésta última por los conceptos arriba señalados. En cualquier caso, de haberse verificado el pago en comento, éste no habría implicado jurídicamente un reconocimiento de la Demandante respecto de la titularidad de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, como tampoco la renuncia a los derechos de oponibilidad de la marca de la Demandante. Ver The Regents of the University of New Mexico c. American Information Services, Caso NAF No. FA0002000094306 (aún habiendo evidencia de consentimiento tácito o renuncia por parte de la Demandante respecto a la creación de los sitios “www.lobobasketball.com” y “www.lobofootball.com”, el experto considera ello legalmente insuficiente para transmitir o licenciar los derechos de propiedad intelectual en cuestión o para impedir la aplicación de la Política y su Reglamento).

De esta manera se colma a juicio del Experto el supuesto descrito en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandada acepta haber registrado el nombre de dominio en disputa debido a que se trataba precisamente del nombre del equipo de fútbol americano representativo de la Demandante. A mayor abundamiento, en vista de que la Demandada reside no solo en el mismo país sino en la misma entidad federativa que la Demandante, aquélla podía y debía saber que la denominación del equipo en comento se encontraba registrada como marca en México a favor de la Demandante. Esta circunstancia por sí misma es demostrativa de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa de acuerdo con la Política. Ver Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles c. 0×90, Caso OMPI No. D2001-0981 (el registro deliberado de un nombre de dominio con la obvia razón de que pueda resultar la marca de otro, aunado a la negligencia para averiguar que este no sea el caso ni hacer la más mínima búsqueda al respecto, constituye mala fe en el registro de ese nombre de dominio).

Por otro lado, este Experto encuentra que el nombre de dominio fue también usado de mala fe en el sentido del párrafo 4(b)(i) de la Política, que a la letra dispone: “Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.”

Lo anterior debido a que la Demandada no demostró haber usado el nombre de dominio en disputa desde que lo registró hace más de 5 años, lo cual es inconsistente con su propia versión de haber registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de proveer un espacio en Internet donde los aficionados pudieran encontrar información e imágenes relacionadas con el equipo de los auténticos tigres de la UANL. Según se desprende del expediente, la única información que apareció en el portal adscrito al nombre de dominio objeto de este procedimiento se refirió a la oferta en venta o renta de dicho sitio Web por parte de la Demandante, lo que persuade a este Experto de que la única función del nombre de dominio en disputa fue servir como medio de difusión de su propia venta, renta o especulación mercantil a cualquier interesado. Ver (1) Galatasaray Spor Kulubu Dernegi (2) Galatasaray Pazarlama A.S. (3) Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. c. Maksimum lletism A.S., Caso OMPI No. D2002-0726 (concluyendo mala fe al presumir una finalidad lucrativa del sitio <galatasaray.com> relativo a un club profesional turco de fútbol soccer ya que al registrar dicho nombre de dominio la demandada con toda probabilidad anticipó que el mismo se vendería posteriormente a un precio ostensiblemente superior al de su registro).

La conclusión que antecede se robustece por el hecho de que la Demandada nunca ofreció directamente a la Demandante devolverle el nombre de dominio que aquélla no podía ya administrar.

Por último, como un factor adicional que configura mala fe en el uso del nombre de dominio en términos del párrafo 4(b)(iv) de la Política, se destaca que la Demandada intentó confundir a los visitantes al sitio <autenticostigres.com> al anunciar, antes de la presentación de la Demanda, que dicho portal constituía el sitio Web “oficial” del equipo representativo de la Demandada.

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito dispuesto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que la Demandante ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <autenticostigres.com> sea transferido a la Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 14 de mayo de 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Megaflex S.A. c. Armando Moreno Orellan

Caso No. DMX2008-0008

1. Las Partes

El Promovente es Megaflex S.A., con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por Palacio & Asociados, Buenos Aires, Argentina.

El Titular es Armando Moreno Orellan, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <megaflex.com.mx>

El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de agosto de 2008. El 13 de agosto de 2008, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 14 de agosto de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Armando Moreno Orellan era el titular del nombre de dominio controvertido, en tanto contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la Solicitud el 25 de agosto de 2008.

El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 3 de septiembre de 2008, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de septiembre de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 24 de septiembre de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 30 de septiembre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Al revisar el expediente, el Experto advirtió que el Promovente no exhibió los certificados de registro de marca a que hace referencia en su Solicitud como Anexo II. En consecuencia, el Centro notificó a las partes el 7 de octubre de 2008, la Orden de Procedimiento N° 1 mediante la cual el Experto requirió al Promovente presentar los títulos de registro marcario omitidos a más tardar el 13 de octubre de 2008 y comunicó asimismo a las partes la extensión del plazo previsto en el artículo 15(b) del Reglamento para someter la Decisión al Centro.

En respuesta, el Promovente remitió al Centro los títulos de marca solicitados el 10 de octubre de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa argentina que se dedica a la fabricación y comercialización de emulsiones, pinturas y membranas asfálticas, selladores, revestimientos, aditivos impermeabilizantes y otros materiales de construcción no metálicos.

Para distinguir los productos que ofrece tanto localmente como en varios mercados de exportación, el Promovente tiene registrada en Argentina la marca MEGAFLEX desde 1996 con respecto a las clases 2, 17 y 19 del nomenclador internacional, así como en México a partir de 2006, Chile y Bolivia desde 1998, todos en clase 19, según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.

El Promovente mantiene desde 1998 un Portal de Internet bajo “www.megaflex.com.ar” donde proporciona información sobre la compañía, al tiempo de ofertar a sus distribuidores y al público consumidor su línea de productos.

El Titular por su parte, registró con fecha 8 de junio de 2004, el nombre de dominio en disputa para vincularlo a un sitio Web que anunciaba diversos productos asfálticos impermeabilizantes que eran importados y distribuidos en territorio mexicano por EMAPI de México, según se demuestra con la impresión de las páginas del Portal certificadas por Escribano Público. En la fecha que se dicta la presente Decisión, el Nombre de Dominio en conflicto se muestra ya inactivo.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de la marca MEGAFLEX al haber registrado y usado el nombre de dominio en litigio para ofertar productos idénticos a los fabricados por el propio Promovente, este último presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Nombre de Dominio de Internet <megaflex.com.mx> resulta notoriamente confundible con la marca MEGAFLEX del Promovente dada su completa identidad, máxime cuando se utiliza para comercializar los mismos productos pero fabricados y comercializados por una competidora directa como lo es EMAPI;

(ii) La marca MEGAFLEX goza de gran reconocimiento en el mercado de las membranas asfálticas y por lo mismo es ampliamente publicitada en los estadios de futbol de Argentina donde se desarrollan encuentros que son posteriormente reseñados en noticiarios deportivos de todo el mundo;

(iii) Asimismo, el sitio existente en el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> resulta completamente confundible con el Nombre de Dominio <megaflex.com.ar> operado por el Promovente;

(iv) El Titular y quien en definitiva utiliza el Nombre de Dominio en disputa no tienen derechos marcarios sobre el término MEGAFLEX ni son distribuidores autorizados por el Promovente;

(v) El Titular explota el Nombre de Dominio en disputa para comercializar productos que se venden con la marca EMAPI, los cuales son de competencia directa de aquellos amparados por la marca MEGAFLEX;

(vi) El Titular no usa el Nombre de Dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos al tratarse de un competidor comercial del Promovente;

(vii) El Titular no es conocido corrientemente con el nombre de “Megaflex” sino que por el contrario, se valen de la marca MEGAFLEX del Promovente para publicitar y comercializar productos de la competencia;

(viii) El uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa produce el efecto de desviar a los consumidores que de buena fe buscaban los productos de Megaflex y en su lugar se encuentran con aquéllos ofrecidos por EMAPI;

(ix) El registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio en disputa tiene el doble efecto negativo de impedir al Promovente reflejar su marca en un nombre de dominio correspondiente en México, así como de perturbar la actividad comercial de Megaflex en México;

(x) Por último, al utilizar el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx>, el Titular ha intentado de manera malintencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de Megaflex S.A. en cuanto a la fuente y/o patrocinio del sitio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii)El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.

Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <megaflex.com.mx> y la marca registrada MEGAFLEX, se advierte que el Nombre de Dominio en disputa se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.

Lo anterior en vista de un sinnúmero de resoluciones bajo la Política que han reiterado que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de diferenciar caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no es licenciatario de su marca MEGAFLEX ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación, como tampoco que sea conocido en círculo alguno con el nombre de dominio en cuestión.

En la medida que tales aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

En consonancia con lo anterior, el Experto estima que en la especie, el uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos en el sentido del artículo 1(c)(i) de la Política, debido a que de acuerdo a las pruebas ofrecidas, dentro del Portal respectivo se han ofrecido a la venta única y exclusivamente productos de idéntica naturaleza a los que comercializa el Promovente bajo su marca registrada, pero sin indicar el origen comercial de los mismos ni mucho menos tener autorización para usar la marca MEGAFLEX como nombre de dominio. En este sentido Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (el uso de un nombre de dominio para atraer consumidores al sitio Web del Demandado, creando confusión respecto de la marca del Demandante, no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos al tenor de la Política).

De esta manera se colma a juicio del Experto el supuesto exigido por el artículo 1(a)(ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Las constancias que obran en el expediente acreditan fehacientemente que el Titular utilizó el nombre de dominio en pugna para ofrecer al público consumidor mexicano un revolucionario producto impermeabilizante de importación que se aplica desde hace muchos años en Europa y diversos países de Sudamérica, entre ellos Argentina, omitiendo extrañamente señalar en parte alguna del Portal, el nombre del fabricante y la marca bajo la cual se comercializa dicho producto.

A mayor abundamiento, atento al carácter con que se ostenta el Titular de “importador, distribuidor y colocador único en México de una innovadora membrana asfáltica impermeabilizante de origen extranjero”, es inconcuso que el producto aludido por el Titular en su sitio Web es el mismo que ampara la marca MEGAFLEX del Promovente. De otra manera no puede explicarse la elección de un nombre de dominio desprovisto de significado conceptual alguno como lo es MEGAFLEX, por un comerciante denominado “emapi”, quien afirmó haber introducido por primera vez a México un producto tan específico como la membrana asfáltica que caracteriza justamente a la marca MEGAFLEX del Promovente.

Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el Nombre de Dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la fuente comercial de los productos identificados por la marca MEGAFLEX, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1(b)(iv) de la Política. Ver Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Caso OMPI No. D2006-1052 (considerando que el Demandado pudo haber adoptado su propia denominación social como nombre de dominio y anunciar en el Portal correspondiente que distribuía productos del Demandante, en lugar de apropiarse sin derecho y sin consentimiento de la marca de este último).

Bajo estas circunstancias, el Experto tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1(a)(iii).

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 21 de octubre de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z.

Caso No. DMX2008-0005

1. Las Partes

El Promovente es McNeil Nutritionals, LLC, con domicilio en Pennsylvania, Estados Unidos de América, representado por Bufete Soní, México.

El Titular es Javier Gallegos Z., con domicilio en Tijuana, Baja California, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <splenda.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2008. El 16 de junio de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 16 de junio de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Javier Gallegos Z. es el titular del nombre de dominio en cuestión al figurar como contacto administrativo, técnico y registrante del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.

El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 24 de junio de 2008 para todo los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de julio de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 16 de julio de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de julio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa filial del grupo Johnson & Johnson que se dedica a la comercialización mundial de productos nutricionales innovadores, entre los que se encuentran sustitutos del azúcar, tabletas masticables, crema untable, leche y suplementos dietéticos.

Para distinguir el edulcorante sin calorías que pone a la venta en un sinnúmero de países, el Promovente tiene registrada la marca SPLENDA desde 1989 en Estados Unidos y a partir de 1990 en México, con respecto a las clases 5 y 30 del nomenclátor internacional, así como en más de veinte países según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.

El Promovente mantiene más de doscientos portales de Internet donde ofrece información sobre su popular endulzante hecho a base de sucralosa que se encuentra presente en más de 4.000 productos de diversos fabricantes.

El Titular por su parte, registró el 20 de febrero de 2007 el nombre de dominio en disputa, mismo que ha venido utilizando para reenviar a los visitantes a un sitio Web carente de contenido bajo el nombre de dominio <despachojuridico.net>.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca notoria al haber registrado y detentar pasivamente el nombre de dominio en litigio, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) La única diferencia entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Promovente es la extensión “.com.mx”. Sin embargo, es bien sabido que tales sufijos no pueden servir para desvirtuar la similitud en grado de confusión que se actualiza en el presente caso;

(ii) Es de estudiado derecho que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o intereses legítimos en el mismo;

(iii) El Titular no puede demostrar tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en razón de que carece de derechos marcarios, así como porque no está haciendo un uso razonable o no comercial del mismo;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos sobre la marca SPLENDA en los Estados Unidos de América, México o algún otro país;

(v) El Titular no utiliza el término “splenda” en relación con alguna oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco existe evidencia de que sea conocido comúnmente con el nombre de dominio en conflicto;

(vi) El Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca SPLENDA en el nombre de dominio materia de este procedimiento;

(vii) El Titular retiene pasivamente el nombre de dominio en disputa esperando obtener dinero del Promovente, lo que no puede considerarse un uso legítimo y no comercial al tenor de la Política;

(viii) El ofrecimiento en venta de <splenda.com.mx> pone de manifiesto que el propósito fundamental del Titular al registrar dicho nombre de dominio fue transferirlo al Promovente con fines de lucro;

(ix) El Titular registró de mala fe el nombre de dominio en controversia debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca SPLENDA del Promovente que ha estado vigente en México desde hace más de 19 años y es ampliamente publicitada a través de la televisión y revistas de circulación nacional;

(x) A falta de demostración de un uso actual de buena fe, la retención pasiva del nombre de dominio en litigio es evidencia tajante de registro y uso de mala fe al amparo de la Política según lo confirman múltiples Paneles Administrativos.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.

Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <splenda.com.mx> y la marca registrada SPLENDA, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio es indistinguible con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusión sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.

Lo anterior debido a que como aduce con razón el Promovente de acuerdo a un sinnúmero de resoluciones bajo la Política, la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca SPLENDA ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde pudo comprobar, el Titular no es conocido en ningún medio con el nombre de dominio en cuestión.

En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La conclusión que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el único propósito de redirigir tráfico al sitio Web <despachojuridico.net> por demás carente de contenido y en contra de la intención original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <splenda.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política) y American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (decretando falta de derechos o intereses legítimos en <aa.com.mx> por haberse utilizado dicho nombre de dominio para reenviar a sus visitantes al Portal <exalumnos.com>, mismo que no justificaba de modo alguno la elección del nombre de dominio en controversia por parte del titular).

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SPLENDA es una denominación intrínsecamente distintiva que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del azúcar, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar un nombre de dominio idéntico casi 17 años después de que al Promovente le hubiera sido concedido el registro de su marca en México. Ver McNeil Nutritionals, LLC v. Prepress Consultants, Inc. and Greg Irvin, NAF Case N° FA0707001043195 (atribuyendo a la marca SPLENDA el estatus de famosa en los Estados Unidos de América y considerando improbable que el demandado, también radicado en ese país, haya obrado de buena fe al registrar nombres de dominio que incorporaban la marca famosa del demandante).

A mayor abundamiento, vista la extensa difusión y presencia de la marca SPLENDA en una gran variedad de alimentos y bebidas que se comercializan en el propio país del Titular, se impone concluir que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <splenda.com.mx>, el Titular se ha valido del nombre de dominio en litigio para captar tráfico a expensas de la notoriedad de que goza la marca SPLENDA en México, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el Titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio <aa.com.mx> a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del Promovente); Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).

Adicionalmente el Experto advierte la actualización del supuesto típico de mala fe prescrito en el artículo 1.b.i de la Política, toda vez que como está documentado en el expediente, el Titular rechazó la oferta del Promovente para reembolsarle los gastos de registro y renovación del nombre de dominio en litigio, solicitando en cambio una oferta de compra más cuantiosa, lo que evidenció su verdadera motivación para haber registrado como nombre de dominio una marca de renombre y mantener aquél cautivo esperando obtener en algún momento una ganancia por su transferencia: Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson [aka Wembleystadium.net], Caso OMPI No. D2000-1233 <wembleystadium.net>.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <splenda.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 5 de agosto de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Mattel, Inc. c. Luis Rodríguez de Francia

Caso No. DMX2008-0003

1. Las Partes

El Promovente es Mattel, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cía., México.

El Titular es Luis Rodríguez de Francia, con domicilio en Asunción, Paraguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <mattel.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 22 de abril de 2008, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Luis Rodríguez de Francia es el titular del nombre de dominio en cuestión al estar registrado como contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.

El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro corrió traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo formalmente el 9 de mayo de 2008.

Con fundamento en el artículo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 30 de mayo de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es el principal fabricante y vendedor de juguetes en el mundo, los cuales incluyen a la popular muñeca Barbie^®,, así como a una gran variedad de artículos distribuidos en más de 150 países bajo las marcas HotWheels, MatchBox, Tyco y FisherPrice, entre otras.

Para distinguir los productos que pone a la venta en México, el Promovente tiene registrada la marca MATTEL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979, con respecto a las clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 del nomenclátor internacional.

El Promovente mantiene un Portal de Internet en <mattel.com>, donde ofrece información sobre su empresa y sus productos.

El Titular por su parte, registró el nombre de dominio en disputa el 15 de mayo de 2006, mismo que ha utilizado para hospedar un sitio Web cuyo contenido temático se refiere al juego en todas sus vertientes incluyendo videojuegos, juegos de mesa y juegos de azar, aludiendo además expresamente a las marcas Mattel, Barbie y Fisherprice.

Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio <mattel.com.mx> infringen los derechos al uso exclusivo de su marca MATTEL, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) De un análisis de primer impacto, el nombre de dominio <mattel.com.mx> resulta idéntico en su totalidad a la marca MATTEL que es propiedad del Promovente;

(ii) De acuerdo a los precedentes aplicables bajo la Política, ni los sufijos “.com.mx” en el nombre de dominio en conflicto, ni las letras mayúsculas o los elementos gráficos de la marca del Promovente deben tomarse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre dichos signos;

(iii) En razón de lo anterior se acredita el supuesto de identidad respecto de la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos adquiridos con más de 26 años de anticipación y que es por demás reconocida en el mercado internacional de juguetes infantiles;

(iv) El Titular no cuenta con ningún registro marcario que justifique el uso que hace de la marca MATTEL en el nombre de dominio controvertido. De hecho resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca MATTEL en México simplemente porque la existencia de los registros marcarios del Promovente se lo hubieran impedido;

(v) Tampoco hay ningún elemento que pudiera hacer suponer que el Titular es conocido con el nombre de MATTEL entre los fabricantes y distribuidores de juegos y juguetes, ni en algún otro medio;

(vi) Puede afirmarse asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia, toda vez que este último ha venido utilizándose para estacionar una página electrónica que de forma enmascarada ofrece servicios de venta y/o subasta en línea, lo que demuestra que el Titular tiene conocimiento que la marca MATTEL es mundialmente reconocida dentro del ramo de juegos y juguetes;

(vii) Contrario a lo que sería un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, el Titular lo ha utilizado para ofrecer al público consumidor juegos y juguetes que no garantizan estar fabricados ni ser distribuidos bajo licencia del Promovente, por tratarse de sitios no avalados ni respaldados por el propio Promovente;

(viii) La mala fe del Titular se demuestra al haber éste registrado un nombre de dominio más de 26 años después de que el Promovente registrara su marca, lo que deja al descubierto que el Titular sabía de la existencia de las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio;

(ix) El registro del nombre de dominio en cuestión fue hecho con el único fin de crear confusión en el público consumidor que accede a la red en busca de juegos o juguetes fabricados o distribuidos por el Promovente y atraerlos al portal del Titular, incluso haciendo uso de otras marcas registradas del Promovente como Max Steel, Fisher Price o Barbie;

(x) El Titular se aprovechó de la fama de la marca MATTEL para registrar un nombre de dominio que sabía importaría el ingreso de una gran cantidad de usuarios, valiéndose de una práctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado por otros Expertos;

(xi) El Titular empaña y pone en riesgo el buen nombre de la marca MATTEL al ofrecer juegos y juguetes respecto de los que no se tiene la certeza si provienen del Promovente o de sus licenciatarios o distribuidores autorizados.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusione

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables)

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Así las cosas, de una comparación entre <mattel.com.mx> y la marca registrada MATTEL, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.

Como bien señala el Promovente, la conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asegura que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo distintivo MATTEL ni es conocido en ningún medio con esa denominación. Asimismo el Promovente acusa que el Titular está utilizando el nombre de dominio <mattel.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor)

En consonancia con lo anterior, el Experto aprecia que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca MATTEL con respecto a hipervínculos de contenido temático en el segmento de juegos, mismo que se relaciona estrechamente con los productos que ofrece el Promovente bajo su marca registrada.

Consecuentemente se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que MATTEL es una denominación inventada (cuyo origen se explica por el apocorístico de uno de los fundadores Harold “Matt” Matson y las primeras letras del nombre del otro cofundador Elliot Handler) que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que dicha marca es mundialmente reconocida en el mercado de los juegos y juguetes, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca MATTEL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, máxime si el Portal está orientado al juego en el sentido amplio de la palabra y dentro del propio sitio Web se hace alusión expresa a la marca MATTEL y a otras marcas del Promovente. Ver Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI D2005-0250 (destacando el carácter intrínsecamente distintivo de la marca JAFRA, que es un término creado arbitrariamente con las primeras letras de los nombres de los fundadores de la compañía Jan y Frank Day); Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández, Caso OMPI No. DMX2007-0001 (resolviendo mala fe por parte del titular al advertir que la palabra SULLAIR fue acuñada ex profeso por el promovente para servirle de marca) y Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2006-0007 (donde el experto determinó mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que no admite otro significado mas que como marca del promovente).

A mayor abundamiento, vista la imposibilidad de atribuir otra connotación a la marca del Promovente, se impone concluir que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003).

Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede atribuirse haber dado sentido al término MATTEL, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <mattel.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 27 de junio de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fábrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V. v. Dagoberto Ugarte

Caso No. D2008-0622

1. Las Partes

El Demandante es Fábrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de México, México, representado por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., Distrito Federal, México.

El Demandado es Dagoberto Ugarte, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, Mexico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene por objeto el nombre de dominio <brochasperfect.com>

El Registrador del nombre de dominio en cita es Register.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envió a Register.com vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 24 de abril de 2008, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez la información relativa a los contactos administrativo y técnico. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Demanda no fue redactada en inglés, que es el idioma del contrato registro del nombre de dominio en cuestión, el Demandante presentó una promoción con fecha 2 de mayo de 2008 solicitando al Grupo Administrativo de Expertos por designarse, que el idioma del procedimiento fuera el español. Con la petición de mérito, el Centro verificó que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

En consecuencia y de conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando comienzo el procedimiento el 7 de mayo de 2008. En observancia al párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de mayo de 2008. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 29 de mayo de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Panel Administrativo el día 5 de junio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por lo que toca al idioma del procedimiento, el párrafo 11(a) del Reglamento confiere la facultad discrecional al Panel para determinar un idioma distinto al del acuerdo de registro cuando las circunstancias particulares del caso así lo justifiquen. En atención a que las partes se encuentran domiciliadas en México, a que el Demandante intercambió correspondencia en español con el registrante original del nombre de dominio en disputa, a que las probanzas ofrecidas por el Demandante se encuentran redactadas en dicho idioma y ante la falta de oposición del Demandado a la petición fundada del Demandante, se determina que el idioma del presente procedimiento administrativo sea el español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una compañía mexicana que se dedica desde hace más de sesenta años a la fabricación y venta de brochas, cepillos, pinceles, rodillos, cardas y demás implementos para pintura tanto de tipo doméstico como industrial.

Para distinguir sus productos en el mercado, el Demandante tiene registrada la marca G.R. PERFEC y Diseño ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1999 en la clase 16 internacional con relación a materiales para pintores, en particular brochas, pinceles y rodillos, mismos que publicita mediante su sitio de Internet bajo el nombre de dominio <brochasperfect.com.mx>.

El nombre de dominio en conflicto fue registrado el 10 de julio de 2004 por MJ Holdings Mauricio Schwartz, quien a su vez aparentemente lo cedió o puso a nombre del Demandado el 4 de enero de 2008. El Portal adscrito al nombre de dominio en cuestión se ha venido utilizando para mostrar muy diversas categorías de información, desde viajes hasta computadoras portátiles pasando por descargas de música o búsqueda de pareja, a cuyos sitios de Internet refiere.

Al percatarse del registro de <brochasperfect.com> y considerarlo una usurpación a su dominio .MX, el Demandante se puso en contacto por correo electrónico con el señor Mauricio Schwartz, a quien conocía por tratarse de su competidor ByP (Brochas y Productos), para inconformarse de una medida que calificó de poco ética y contraria al acuerdo de las partes de dar por concluidos los litigios ante el IMPI que habían sostenido tiempo atrás, por lo que le solicitó la devolución voluntaria del nombre de dominio en litigio.

Más de dos meses después de intercambiar mensajes vía electrónica con el Demandante sobre el particular, el señor Mauricio Schwartz manifestó que había “soltado el site” a otra persona, ante lo cual la Demandante inició el procedimiento administrativo en contra del Demandado, que a partir de ese momento ha venido figurando como registrante del nombre de dominio en controversia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa es similar a la marca registrada G.R. PERFEC y diseño, de la que es titular la Demandante;

(ii) El signo distintivo de las brochas “Perfect” no solo es una marca registrada del Demandante sino una marca que ha estado presente en el mercado mexicano desde 1972, esto es 32 años antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en controversia;

(iii) El Demandado no le ha dado ningún uso legítimo al nombre de dominio que detenta desde principios de 2008, como puede apreciarse del Portal respectivo donde aparecen varios enlaces publicitarios que no guardan relación lógica alguna entre el nombre de dominio <brochasperfect.com> utilizado en forma caprichosa y el contenido de dicho sitio Web;

(iv) De una búsqueda extensiva en Internet se desprende que el Demandado no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio <brochasperfect.com>;

(v) El registrante original MJ Holdings Mauricio Schwartz no obstante haberse comprometido a devolver el nombre de dominio en controversia a la Demandante, lo cedió de mala fe al Demandado, quien a su vez carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio <brochasperfect.com>.

B. Demandado

El Demandado no contestó la Demanda, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Preliminar

Los precedentes aplicables a la luz de la Política han señalado reiteradamente que la falta de contestación a una Demanda no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante, quien de cualquier forma debe acreditar las tres hipótesis normativas del párrafo 4 (a) con elementos de prueba idóneos que sustenten sus afirmaciones (ver párrafo 4.6 del Reporte de la OMPI en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si el nombre de dominio en cuestión por sí mismo se confunde lo suficiente con una marca de productos o servicios del Demandante para justificar una acción bajo la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que el estudio del elemento de confusión bajo la Política se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

El Demandante funda su Demanda en la marca mixta compuesta por la denominación G.R. PERFEC y el diseño de una brocha para pintar, así como en una marca innominada cuyo objeto de protección lo constituyen dos rectángulos dispuestos uno sobre otro con una separación en medio.

Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente análisis de confusión se centrará exclusivamente en la denominación que forma parte de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la tipografía particular de una letra, en atención a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontación entre la expresión “brochasperfect” que conforma la porción relevante del nombre de dominio en conflicto y la marca G.R. PERFEC, no se advierte una similitud manifiesta por cuanto a la impresión general de los signos en pugna, que sea susceptible de propiciar su confundibilidad. Esto debido a que la combinación de los signos G.R. y PERFEC que componen la marca del Demandante, dista mucho de la unión de palabras constitutiva del nombre de dominio en estudio.

A mayor abundamiento se destaca que la inexacta correspondencia de un solo elemento aislado con tan poca capacidad distintiva como lo es PERFEC, constituye un factor demasiado tenue para motivar una determinación de similitud en grado de confusión al amparo de la Política.

La carencia de registro marcario en clase 16 respecto de la frase BROCHAS PERFECT, debido presumiblemente a la existencia de un impedimento legal para reservar en exclusiva una locución genérica y descriptiva de los productos que comercializa el Demandante, confirma que este último no tiene acción ni derecho conforme a la Política para solicitar la transferencia a su favor de una designación que no puede servirle legalmente de marca y que nunca ha usado como tal en el comercio sino únicamente como parte de su denominación social y como nombre de dominio.

Atento a estas consideraciones se determina que el Demandante no acreditó el requisito sine qua non previsto en el inciso (i) del párrafo 4 (a) de la Política.

En vista de la conclusión que antecede y del carácter acumulativo de los otros supuestos de la Política bajo el párrafo 4 (a), deviene intrascendente entrar al fondo de las alegaciones del Demandante por lo que hace a la falta de derechos legítimos y la mala fe del Demandado.

7. Decisión

Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Experto resuelve desestimar la Demanda.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único

Fecha: 19 de junio de 2008

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Eric Haddad Koenig v. All Ltd, Selena Kovalski

Case No. D2008-0322

1. The Parties

The Complainant is Eric Haddad Koenig, Florida, United States of America, represented by Agustin Rios Aguilar, Mexico.

The Respondent is All Ltd, Selena Kovalski, Seychelles represented by Traverse Legal, PLC, United States of America.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <all.com> is registered with Bizcn.com, Inc.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on March 3, 2008, naming “C. Selena Kovalsky” as “the Defendant”. On March 7, 2008, the Center transmitted by email to Bizcn.com, Inc. a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On March 10, 2008, Bizcn.com, Inc. transmitted by email to the Center its verification response confirming All Ltd, Selena Kovalski as the registrant and providing the contact details. In response to a request by the Center that the Complaint be amended, the Complainant filed an amendment to the Complaint on March 28, 2008 which, inter alia, named “ALL, LTD. C. Selena Kovalsky” as “the Defendant”. The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center took steps formally to notify the Respondent of the Complaint by courier (with enclosures) and by email (without attachments), and the proceedings commenced April 1, 2008. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was April 21, 2008.

According to tracking results provided by the courier to the Center on April 16, 2008, the Miami address provided by Bizcn.com, Inc. was incorrect and incomplete and the package containing the Complaint was not delivered.

On April 11, 2008, Counsel for the Respondent sought an extension of time until May 14, 2008 within which to file the Response, on the ground that the owner of All Ltd., Selena Kovalski, was in the hospital and that, because of her illness, her email account had been inactive for 60 days, during which time it appeared these proceedings had commenced. Counsel said the Respondent did not have a copy of the Complaint. On April 16, 2008, the Complainant objected in detail to any extension of time and submitted that, if any extension were granted, the Complainant should be permitted to add to its Complaint material that had come into its possession since the Complaint was filed.

The Center granted an extension of time until May 1, 2008, subject to ultimate consideration at the discretion of the Panel on appointment. The Response was filed with the Center on May 1, 2008. That day the Complainant filed an unsolicited submission stating that the contact address details for the Respondent had been changed on April 28 and 29, 2008 from the Miami address shown at the date of the filing of the Compliant to an address in Seychelles. The Complainant asked the Center to deny this modification of domain name owner information.

On May 14, 2008, the Complainant sought leave to file a Reply.

The Center appointed Alan L. Limbury, Reynaldo Urtiaga Escobar and M. Scott Donahey as panelists in this matter on May 26, 2008. The Panel finds that it was properly constituted. Each member of the Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

On May 29, 2008, at the request of the Panel, the Center informed the parties that the Panel was prepared to receive a Reply from the Complainant within a week, without at that stage deciding whether or not to have regard to it. The Panel also extended the time for its decision commensurately.

On June 6, 2008, the Complainant filed its Reply. The Exhibits to the Reply were received some days later and were forwarded to the members of the Panel by the Center.

4. Factual Background

The disputed domain name <all.com> was first registered on September 27, 1995. On August 17, 2005 it was transferred to the Complainant. At that time the Registrar was GoDaddy.com Inc.

On August 9, 2007, the Complainant obtained registration in Mexico of the stylized trademark ALL.COM and design, No.997180 in class 38, upon application filed on December 14, 2005. On February 12, 2008, the Complainant obtained registration in Mexico of the same mark in class 41 (No.1023624) upon application filed on April 11, 2006.

On July 6, 2006, the Complainant applied to the United States Patent and Trademark Office to register the word mark ALL.COM on the Principal Register in international classes 9, 35 and 41. That application (serial No.78923609) remains pending.

As of January 19, 2008, the domain name was registered with GoDaddy.com Inc. in the name of all.com as registrant, with the Complainant shown as Administrative Contact and all contact addresses shown as “200 South Biscayne Blv, Miami, Florida 33131, United States”.

As of January 22, 2008, the domain name was registered with Bizcn.com with All Ltd Kovalski Selena as registrant t and Kovalski Selena as Administrative, Technical and Billing Contact. All the contact addresses were shown as “123 South Biscayne Blv 112, Miami Florida 33235, US”. As mentioned above, the courier seeking to deliver a copy of the Complaint reported that this was an incorrect and inadequate address.

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant seeks the transfer of the disputed domain name to him and relies upon his Mexico registered trademark No.997180, saying the domain name <all.com> is similar or identical to that mark.

He says that as the former owner, he used the domain name since at least 2005 and that on January 21, 2008, it was stolen from him.

He says the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name, which was registered and is being used (passively) in bad faith.

B. Respondent

The Respondent denies all the elements required to be established by the Complainant in order to obtain relief and says the Complaint fails to mention that the parties had a substantial business relationship dating from 2005, when the Respondent financed the purchase by the Complainant of the domain name <all.com>, which the Complainant was supposed to register in both his and Mrs. Kovalski’s names and to develop into a “search engine” web site.

The Respondent relies upon correspondence in 2005 and on a document entitled “Domain Name Purchase Agreement” made as of January 10, 2008 between the Complainant as “Seller” and the Respondent (represented by its President, Selena Kovalski), as “Buyer” under which the Seller agreed to transfer to the Buyer his entire right, title and interest in and to the domain name <all.com>, together with other rights, for $80,000, of which $40,000 was said to have been paid in 2005. The document provided:

“Immediately upon delivery of Full Payment, Seller will take any actions that may be necessary or desirable to protect and perfect Purchaser’s title to the Property, including but not limited to, authorizing the change of registered ownership of the Domain Name with InterNic or other authorized entity.”

The document is dated January 10, 2008 and appears to be signed by Selena Kovalski for All Ltd as Buyer and by the Complainant as Seller.

The Respondent produces another document dated January 10, 2008 and apparently signed by the Complainant, being an invoice for $40,000 “for the domain name all.COM”, nominating Haddad Web Solutions Ltd as Beneficiary and providing its bank details. The Respondent also produces a document which appears to be a payment order confirmation dated January 11, 2008, showing the transfer of US$40,000 to Haddad Web Solutions Ltd for “Domain Name Purchase Agreement 01102008ALLDOTCOM minus paid in March 2005 40000USD […]”

The Respondent says the Complainant now controls the proceeds from the sale of the domain name and is using these proceedings in an attempt to steal the domain name which he sold only a few months ago.

The Respondent says that the proper forum for the resolution of this dispute is the courts, citing The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470 and other cases.

The Respondent says that it was the Complainant who changed the registrant information to the incorrect Miami address after receiving the purchase price for the domain name as part of his effort to retake control of it, knowing that the Respondent would not receive the hard copy of the Complaint at that address. The Respondent says it was by sheer luck that she had her email account checked despite her illness, to receive notice of this proceeding. Otherwise, in the absence of a Response, the domain name would have been transferred to the Complainant as a result of his fraud. The Respondent says the Complaint was filed in bad faith and is an abuse of the Policy procedure.

C. Complainant’s Reply

Under the Rules, paragraph 12, the Panel may in its sole discretion request further statements or documents from either of the parties. Thus, no party has the right to insist upon the admissibility of additional evidence: SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin, WIPO Case No. D2001-1092. It is appropriate to consider the circumstances of each case before deciding whether to admit additional submissions: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO Case No. D2000-0802.

If the Respondent is to be believed, nothing in the Response would be news to the Complainant. If the Complainant is to be believed, the Response raises arguments and produces material in evidence that the Complainant could not reasonably have anticipated: see Goldline International, Inc. v. Gold Line, WIPO Case No. D2000-1151.

In order to appreciate the contested issues between the parties, the Panel admits the Reply insofar as it addresses those arguments and that material.

In brief, the Complainant denies engaging in the 2005 correspondence, of the genuineness of which he says there is no proof; he denies the facts asserted in that alleged correspondence; he denies any prior business relationship with the Respondent All Ltd and with Mrs. Kovalski; he denies any agreement to register the trademark ALL.COM in joint names; he denies entering into any agreement for the sale of the domain name to the Respondent and says his purported signatures on the document and on the invoice and banking instruction are forgeries; he produces a report of a graphoscopic and documentoscopy expert to that effect; he denies having received any money either in 2005 or in 2008 for the purchase of the domain name and says the wire transfer documents are false; and he denies having instructed GoDaddy.com Inc. to transfer the domain name to the Respondent since he never agreed to do so. The Complainant says the party engaging in falsehoods is the Respondent, not the Complainant and that treating this Complaint as a commercial dispute outside the scope of the Policy would give the Respondent unlawful possession of the domain name.

6. Discussion and Findings

The jurisdiction of this Panel is limited to providing a remedy in cases of “abusive registration of domain names”, also known as “cybersquatting”: Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, WIPO Case No. D2000-0187.

Paragraph 15(a) of the Rules instructs this Panel to “decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.” The proceeding is a summary one, without the benefit of confrontation of the witnesses or of a hearing: Jason Crouch and Virginia McNeill v. Clement Stein, WIPO Case No. D2005-1201.

This case requires the Panel, based on the limited material before it and without hearing evidence on oath or affirmation, tested by cross examination, to determine issues of fraud, theft and forgery, involving the credibility of the Parties. Such issues go beyond the usual relatively simple and straightforward questions that are within the scope of the Panel’s limited jurisdiction under the Policy. In particular, the Panel would have to determine whether or not the signatures purporting to be those of the Complainant on the Domain Name Purchase Agreement of January 10, 2008 and the invoice and banking instruction of the same date are forgeries and whether or not payment for the domain name was ever made by the Respondent or received by the nominated beneficiary.

The panel in Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, WIPO Case No. D2008-0183 (April 23, 2008), considered that such disputes are more appropriately decided by traditional means, as they turn on questions of fact that cannot be resolved on the basis of the Parties’ statements and documents. See also Clinomics Biosciences, Inc. v. Simplicity Software, Inc., WIPO Case No. D2001-0823.

In Music Plus Television Network, Inc. v. Dennis Tzeng, WIPO Case No. D2007-1486, the learned panelist said: “Except in perhaps the most obvious cases of manufactured documentary evidence where there may be implications for a finding under the UDRP, the assessment of a forgery claim is not a suitable matter for UDRP panels”, citing Yandex Technologies Ltd (1), Comptek International Ltd (2), Yandex Inc (3) v. Law Bureau of Moscow City Collegium of Advocates, WIPO Case No. D2001-1486, and the concurring opinions in Edward G. Linskey v. Brian Valentine, WIPO Case No. D2006-0706.

The concurring opinion of panelist Richard G. Lyon in Linskey recognized that cybersquatters or their counsel might attempt to “complicate” Policy proceedings with far-fetched or apparently outright fraudulent contentions or evidence, then claim that these “complications” raise issues that cannot and were not intended to be resolved in Policy proceedings. Panelist Lyon expressed the emphatic opinion, with which his fellow panelists agreed, that “the claim of unsuitability of the Policy to resolve a dispute that rests on forged evidence may certainly be disregarded in the proper circumstances”.

In considering whether or not to proceed with the usual UDRP analysis in this case, despite the allegations of forgery, the Panel notes that neither the Complainant nor the Respondent have sworn their statements to be true and that the issues of legitimacy and bad faith depend upon a finding as to whether or not the purchase agreement and banking instruction have been shown to be forged.

Although the First Expert’s Report (Ex 5 to the Complainant’s Reply) says it is “Duly Sworn” and it is clear, even to the members of the Panel, that the signatures purporting to be of the Complainant on the purchase agreement and invoice and banking instruction are significantly different from those the expert calls the Complainant’s ten “unquestioned” signatures, there is no evidence, sworn or otherwise, to establish that it was indeed the Complainant who appeared before the expert to make those “unquestioned” signatures. The expert does not say that she knew the Complainant beforehand nor that she checked some form of ID eg. a passport, of the person who attended before her. For that reason the Expert’s Report does not satisfy the Panel that the signatures on the purchase agreement and the invoice and banking instruction are forgeries.

The purchase agreement and invoice and banking instruction were amongst those documents examined in the Second Expert’s Report (Exhibit 6 to the Complainant’s Reply), which found them to have been edited, digitalized and manipulated, concluding that their validity was lacking “until the same are corroborated or compared with their supposed originals [...]” It is precisely because the originals are not before the Panel that the Panel is unable to draw any conclusion as to their authenticity.

Under these circumstances, having regard to Edward G. Linskey v. Brian Valentine, WIPO Case No. D2006-0706 (concurring opinions) and Music Plus Television Network, Inc. v. Dennis Tzeng, WIPO Case No. D2007-1486, and recognising that an unscrupulous respondent could manufacture a dispute beyond the reach of the UDRP in order to retain a stolen domain name, the Panel does not consider this to be the exceptional kind of case in which, despite an allegation of forgery, the Panel should nevertheless proceed to an analysis of the UDRP elements. The Panel is unable to come to a conclusion on the forgery issue merely on the materials submitted by the Parties, as required by the Rules, paragraph 15(a) and in the absence of the kind of full hearing, with cross examination of witnesses and consideration of the original documents, that is available in court proceedings.

The Panel notes that the issues raised range far beyond forgery of the purchase agreement and invoice and banking instruction, since the Complainant has disputed virtually every assertion of the Respondent, including the very existence of its principal, its incorporation in the Seychelles and (by means of the Second Expert’s Report) the genuineness of the 2005 correspondence. But these issues are as nothing compared to whether there was or was not a genuine purchase agreement, followed by payment at the Complainant’s direction, in January 2008.

As in Family Watchdog, in rendering this decision the Panel expresses no view on the respective merits of the Parties’ cases as presented in this dispute. For that reason, the Panel denies both the Complaint and the Respondent’s request for a finding of Reverse Domain Name Hijacking.

7. Decision

For all the foregoing reasons the Panel states, in accordance with paragraph 15(e) of the Rules, that this dispute is not within the scope of Paragraph 4(a) of the Policy. Accordingly the Complaint is denied.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Periódico Excélsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich

Caso No. DMX2008-0001

1. Las Partes

El Promovente es Periódico Excélsior, S.A. de C.V., con domicilio en México, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, Distrito Federal, México.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <excelsior.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 3 de abril de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente edita y comercializa el periódico EXCELSIOR, un diario de interés general que circula en México desde hace más de noventa años.

Para identificar en el comercio la publicación periódica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominación “Excelsior” como título de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor según acredita con las constancias que exhibe de anotación marginal de transmisión de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominación social del Promovente según se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público No. 122 del Distrito Federal.

El Promovente difunde también su periódico a través del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio <exonline.com.mx>.

El Titular por su parte registró en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.

Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del título “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominación “Excelsior” para amparar el título de una publicación periódica en México;

(ii) El periódico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del público mexicano toda vez que circula a nivel nacional;

(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominación idéntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Política;

(iv) Aún cuando no guarda relación alguna con el periódico “Excelsior” que es notoriamente conocido en México, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuestión para atraer visitantes a su sitio Web, aprovechándose así de la popularidad del diario del Promovente;

(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido únicamente como vehículo para entrar a otras páginas de Internet, páginas de las que no se desprende ningún interés legítimo en la denominación Excelsior;

(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en algún momento a un portal de contenido pornográfico, en detrimento a la labor periodística del Promovente;

(vii) Más adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el periódico, lo que inducía equívocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;

(viii) Debido a que la existencia de versiones electrónicas de los diarios impresos constituye hoy en día una práctica común en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este último como a los usuarios de Internet interesados en consultar el periódico “Excelsior”;

(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo para usar el título reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el artículo 1.c) de la Política;

(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intención de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;

(xi) El nombre de dominio, cuya devolución se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornográfico con el consecuente demérito que ello produce a la reputación del Promovente, así como por haberse relacionado con servicios idénticos o similares a los que presta el Promovente;

(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso típico de ciberocupación que imposibilita al Promovente para reflejar el título de su publicación periódica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la información noticiosa que desean.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el artículo 1.a.i) de la Política. Si bien tal Política ha estado vigente por poco más de siete años, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una acción apoyada única y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicación de dicha institución legal.

La Reserva de Derechos es una figura jurídica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1947¹, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho.

Si bien es cierto que formal e históricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jurídica afín a los derechos de autor² pues comparten su orientación artística y cultural más allá de un fin puramente comercial, la regulación actual de las reservas de derechos se asemeja más al ámbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie híbrida entre los derechos de autor y las marcas.

El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos de publicaciones periódicas (entre otras categorías no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.

La concesión de la reserva se produce después de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien está facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominación que pretenda reservarse sea descriptiva, genérica, idéntica o similar en grado de confusión a una reserva previamente concedida o a una solicitud en trámite relacionada con una publicación periódica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un año, renovable indefinidamente por períodos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicación periódica continúa en circulación.

Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este último por sí solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una acción bajo la Política.

Sentado lo anterior, de una confrontación visual entre el nombre de dominio <excelsior.com.mx> y la denominación “Excelsior”, se advierte a primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto así lo determina).

La conclusión que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Política. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC del demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestación a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Véanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legítimos habida cuenta que el demandante no autorizó el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este último no presentó al experto elementos de convicción para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Política) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda puede ser interpretada como una admisión del demandado respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio).

Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuestión estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornográfico bajo el nombre de dominio <lasputas.tv> al cual los visitantes de <excelsior.com.mx> eran reenviados automáticamente, así como a un Portal donde se ofrecían bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda vínculo o relación alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio conforme a la Política. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicación que daba el titular al nombre de dominio <tripod.com.mx> no podía considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se incluían hipervínculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que está asociada la marca TRIPOD en el comercio).

En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modificó nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intención de aparentar un supuesto uso legítimo de dicho nombre de dominio al vincular este último con la página del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al término latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ilegítimo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, así como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario sería suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.

En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso típico de ciberocupación donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versión electrónica del diario que esperan encontrar ahí.

Considerando la antigüedad y alcance geográfico en México del uso del nombre “Excelsior” con relación al periódico que edita el Promovente, así como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debió haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al público mexicano.

Por otro lado, la falta de uso genuino de <excelsior.com.mx> al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce convicción plena en el Experto sobre la mala fe que privó en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el artículo 1.b iv de la Política, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio <excelsior.com.mx> de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.

Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo también por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver Gusanito.com S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <gusanito.com.mx> cuyo Portal mostraba productos idénticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como título de difusión periódica vía red de cómputo). La reincidencia de mérito colma el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b.ii de la Política. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de más de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii).

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <excelsior.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 25 de abril de 2008

² En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que sólo en forma tangencial la institución de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la protección, el contenido, duración y alcance del derecho. Iniciación al Derecho de Autor, Editorial Limusa, México, 1992.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Expedia, Inc. vs. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem

Caso No. DMX2007-0013

1. Las Partes

El Promovente es Expedia, Inc., con domicilio en Washington, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cía., Distrito Federal, México.

El Titular es Juan Cue de la Fuente y la Co-Titular Susana Belem Belem, ambos con domicilio en Puebla, México. Para efectos de simplificación, el Titular y la Co-Titular serán referidos colectivamente como el Titular.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <expedia.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de agosto de 2007. El 31 de agosto de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 31 de agosto de 2007 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Juan Cue de la Fuente era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto administrativo del mismo y proporcionando al efecto sus datos de localización completos. El Centro constató que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente a Juan Cue de la Fuente con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2007.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2007. El señor Juan Cue de la Fuente no produjo contestación alguna a la Solicitud y por consiguiente, el Centro acusó su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 8 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar, Pedro W. Buchanan Smith y Sergio Rodríguez Castillo como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 21 de noviembre de 2007, previa recepción de sus respectivas Declaraciones de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su designación se ajusta a las normas del procedimiento.

Al advertir que la Solicitud identificaba como titular del nombre de dominio en contienda al contacto administrativo exclusivamente y considerando que de acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio del Registrador, la titularidad de un nombre de dominio para .MX corresponde conjuntamente a los contactos administrativo y técnico del mismo, el Grupo Administrativo de Expertos acordó que la Solicitud debía incluir a Susana Belém Belém como co-titular del nombre de dominio en conflicto, atento a su carácter de contacto técnico.

A instancia del Grupo Administrativo de Expertos y luego de recabar la confirmación del Registrador, el Centro requirió al Promovente con fecha 12 de diciembre de 2007 para que añadiese a Susana Belém Belém en su Solicitud como co-titular del nombre de dominio en pugna, a efecto de regularizar el procedimiento.

El 19 de diciembre de 2007, el Promovente modificó su Solicitud en atención al requerimiento del Centro y éste por su parte notificó la misma a la co-titular Susana Belém Belém el 28 de diciembre de 2007, otorgándole hasta el 17 de enero de 2008 para producir su Contestación, en términos del artículo 5 del Reglamento.

La señora Susana Belém Belém no contestó la Solicitud. En consecuencia, el Centro le comunicó su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de enero de 2008.

Una vez subsanada la deficiencia del emplazamiento en cuestión, el Grupo Administrativo de Expertos procedió a comunicar la fecha de comunicación de su Decisión al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una compañía de servicios turísticos por Internet que incluyen la expedición de boletos electrónicos de avión, la reservación de hoteles, la renta de autos y la venta de paquetes vacacionales, paseos en crucero y atracciones turísticas, todos ellos ofrecidos por una gran variedad de socios comerciales en distintos países.

El Promovente opera globalmente como agencia de viajes en línea a través de su Portal <expedia.com>, así como de otros sitios de Internet locales que mantiene en más de 15 países bajo el nombre de dominio “expedia”.

Para identificar los servicios que ofrece al público consumidor mexicano, el Promovente tiene registrada desde 1996 la marca EXPEDIA en México, además de otros países, con respecto a las siguientes clases: 9 para distinguir “programas para computadora para proporcionar mapas geográficos, información y recomendación de rutas de viajes y guías de información de viajes”, 39 en relación con “servicios de agencia de viajes y servicios de boletaje” y 41 por lo que hace a “servicios educativos relativos a proporcionar información electrónica con respecto a viajes y destinos de viajes”.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en conflicto el 13 de enero de 2000, mismo que a la fecha se encuentra inactivo.

Al considerar que tanto el registro como la tenencia pasiva del nombre de dominio <expedia.com> infringen sus derechos al uso exclusivo de la marca EXPEDIA, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Atendiendo a la lógica y a los precedentes en la materia, entre ellos Informaciones Canarias S.A. (INFOCARSA) v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780), ni los dominios de nivel superior “.com.mx” ni la diferencia de tamaño entre letras mayúsculas y minúsculas deben formar parte del análisis de confusión bajo la Política entre el nombre de dominio y la marca del Promovente;

(ii) Siendo EXPEDIA la denominación distintiva dentro de las marcas registradas del Promovente, es evidente que el dominio en disputa está imitando dicha denominación, creando con ello confusión entre los clientes del Promovente;

(iii) Resulta imposible determinar la confusión que pudiera causar el nombre de dominio en pugna con relación a los productos y servicios amparados por los registros marcarios del Promovente ya que aquél no ha sido usado por el Titular durante más de siete años que lleva registrado;

(iv) El Titular no podría tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en controversia toda vez que los registros marcarios del Promovente respecto de la denominación EXPEDIA se lo impedirían;

(v) Queda claro que la marca EXPEDIA no forma parte del nombre del Titular y que este último no se identifica en México corrientemente bajo dicha denominación, misma que está asociada exclusivamente con el Promovente;

(vi) No hay pruebas al alcance del Promovente que acrediten que el Titular realizó preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio <expedia.com.mx> en relación con una oferta de buena fe productos o servicios, ni que se hace un uso legítimo, leal y no comercial del nombre de dominio en cuestión ya que éste no se ha usado nunca desde su registro hace más de siete años;

(vii) La presunción de que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe tiene su fundamento en el hecho de que el Promovente es una empresa ampliamente reconocida tanto en México como en otros países que ha identificado sus productos y servicios turísticos con la marca EXPEDIA desde mucho tiempo antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa;

(viii) La falta de uso del nombre de dominio <expedia.com.mx> durante más de siete años que lleva registrado corrobora la presunción de que dicho nombre de dominio se registró de mala fe;

(ix) De haberse registrado el nombre de dominio en conflicto de buena fe, sin conocimiento de la existencia de la marca del Promovente y de su negocio, lo más lógico sería que el Titular estuviera usando dicho sitio para efectuar algún tipo de actividad, lo cual hasta la fecha no ha sucedido;

(x) En conclusión, el nombre de dominio fue registrado con evidente mala fe y sin otro propósito que el de privar al Promovente de reflejar su marca en un nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Grupo de Expertos considera apropiado referirse a las Decisiones de otros Panelistas a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Paneles Administrativos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias de hecho aducidas por el demandante, siempre y cuando el Panel las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Managment., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

Representación del Promovente

La Solicitud fue firmada por el Lic. Alonso Camargo Sordo en nombre y representación del Promovente, acompañando al efecto una Carta Poder otorgada el 30 de marzo de 2004 que obra en un expediente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Carta Poder en estudio confiere a los apoderados designados, entre ellos el Lic. Camargo, las más amplias facultades para presentar todo tipo de recursos ante autoridades y particulares en defensa de los derechos de propiedad industrial del Promovente, incluidas sus marcas de productos o servicios registradas en México.

El Grupo de Expertos está satisfecho de que la personalidad del apoderado del Promovente ha sido debidamente acreditada. Sin embargo, es importante señalar que de no haberlo estado, el Grupo de Expertos habría estudiado de cualquier forma la legitimación del representante del Promovente a la luz de los principios de informalidad y simplicidad que caracterizan a los procedimientos administrativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

De hecho, el tema de la representación de las partes en procedimientos administrativos bajo la UDRP o la LDRP no ha merecido el más mínimo tratamiento por parte de los Grupos de Expertos que se han designado a la fecha con arreglo a las mismas. En atención a ello, este Grupo de Expertos ha estimado oportuno hacer propicia la ocasión para pronunciarse sobre la aludida informalidad que impera en la práctica de este tipo de procedimientos en materia de representación, a manera de referencia para futuros usuarios y Grupos de Expertos.

En efecto, ni la Política ni el Reglamento exigen que el Promovente o el Titular se deban hacer patrocinar por abogados en el procedimiento administrativo, como tampoco establecen ningún requisito para la acreditación de la personalidad del agente que promueva en su nombre. En principio, la Solicitud impresa debe estar firmada por el Promovente o su representante autorizado. (“Domain Name Law and Practice” An Internacional Handbook, Edited by Torsten Bettinger, Oxford University Press, NY, USA, 2005, pp. 975-976.).

Por su parte, el artículo 19 del Reglamento no impone la obligación al Grupo de Expertos de invocar legislación alguna de orden doméstico para fundar sus resoluciones. De lo anterior se colige que el Grupo de Expertos tiene reconocidas las más amplias facultades discrecionales para examinar la representación de las partes en el procedimiento administrativo.

Ahora bien, en vista de que en los procedimientos administrativos substanciados de acuerdo a la Política intervienen partes de nacionalidad no necesariamente mexicana, resultaría inapropiado sujetar a las mismas a los requerimientos impuestos por la legislación civil a propósito del contrato de mandato, por ejemplo para exigir la exhibición de un Poder General para Pleitos y Cobranzas o un Poder con cláusula especial para iniciar un procedimiento regido por la Política.

Es por eso que los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos en su favor; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento, todo lo cual deriva en la presunción juris tantum de que el agente cuenta con la autorización implícita del Promovente para tramitar el procedimiento administrativo.

En última instancia, es inconcuso que si un Grupo de Expertos lo juzga apropiado en las circunstancias, puede requerir la presentación de algún documento como una comunicación escrita o carta poder por parte del Promovente que acredite el carácter con que se ostenta su representante.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en controversia, por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Sentado lo anterior, de una comparación puramente objetiva entre el nombre de dominio <expedia.com.mx> y la marca registrada EXPEDIA, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel así lo determina).

Como aduce con razón el Promovente, la conclusión que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, pues al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC del Demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente acredita tener derechos exclusivos de uso sobre la denominación EXPEDIA al amparo de su marca registrada, misma que según esgrime el Promovente, impide al Titular contar con sus propios registros marcarios que a su vez lo legitimen para haber registrado y seguir usando el nombre de dominio en litigio. Asimismo alega el Promovente que ningún derecho o interés legítimo en favor del Titular puede derivarse de la inactividad en que ha estado el nombre de dominio <expedia.com.mx> a partir de que fue registrado.

En vista de que los hechos y argumentos de mérito no están desvirtuados en el expediente, es posible presumir la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Véanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legítimos habida cuenta que el Promovente no autorizó el uso de su marca como nombre de dominio en favor del Titular y este último no presentó elementos de convicción para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Política) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio).

A mayor abundamiento, considerando la fuerte capacidad distintiva y el amplio reconocimiento de que goza la marca EXPEDIA en Internet por un lado, así como la falta de uso del nombre de dominio en conflicto desde que fue registrado hace ya ocho años, por el otro, al Grupo de Expertos no le resulta evidente, argumentable o demostrable que el Titular: i) sea conocido con la denominación <expedia.com.mx>; ii) haya usado el nombre de dominio objeto de esta controversia en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni tampoco iii) haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio disputado sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Panel y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que EXPEDIA es un término original que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente (Expedia Inc. v. Venta, Leonard Bogucki, Caso OMPI No.D2001-1222, concluyendo que Expedia es una palabra inventada y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el Promovente), así como al hecho de que la misma ha sido mundialmente publicitada a través de Internet por más de diez años para identificar los servicios turísticos que ofrece el Promovente, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca EXPEDIA al momento de registrar el nombre de dominio en controversia, máxime cuando a este último no ha podido dársele en ocho años una aplicación lícita que evite configurar un uso no autorizado de marca o una conducta típica de competencia desleal. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003 (vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra connotación, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto).

A esto se suma la circunstancia de que uno de los co-titulares del nombre de dominio en pugna fue recientemente condenado en diverso procedimiento administrativo por el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio mexicano que se apropiaba sin derecho una marca famosa. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No.DMX2007-0017 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <aa.com.mx> debido a la falta de uso genuino del mismo al haberse redireccionado desde su registro cinco años atrás al Portal <exalumnos.com> sin otro propósito que captar visitantes a expensas de la fama que goza la marca AA del Promovente). Lo anterior actualiza en la especie la causal de mala fe establecida en el artículo 1.b.ii de la Política que sanciona el registro de un nombre de dominio con la finalidad de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado previamente una conducta de esa índole. Ver The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No.D2000-0378 (el registro de más de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii de la Politica.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Grupo de Expertos concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <expedia.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Presidente

Pedro W. Buchanan Smith
Experto

Sergio Rodríguez Castillo
Experto

Fecha: 1 de febrero de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee

Caso No. DMX2007-0019

1. Las Partes

El Promovente es Lycos, Inc., con domicilio en Massachusetts, Estados Unidos de América, representada por Melbourne IT CBS Ltd., Londres, Inglaterra.

El Titular es Jung Hyun Shin Lee, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <tripod.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 23 de octubre de 2007 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular figura en la base de datos WHOIS como registrante del nombre de dominio en controversia en tanto contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En consecuencia y atendiendo a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 7 de noviembre de 2007. El Centro revisó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2007.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 29 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de diciembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una compañía que opera un conglomerado de Portales de Internet que proveen contenido de banda ancha en materia de entretenimiento a usuarios en 25 países de América, Asia, Europa y el Pacífico, recibiendo un promedio de 33 millones de visitantes al mes.

Para identificar los servicios de hospedaje y creación de sitios Web que presta su subsidiaria Tripod, Inc., el Promovente tiene registrada la marca TRIPOD en los Estados Unidos de América desde 1997 y en los países que integran la Unión Europea a partir del 2000, con respecto a la clase 42 internacional.

El Promovente ofertó desde 1999 hasta 2007 los servicios antes mencionados entre el público mexicano a través de un Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto, pero debido a un error administrativo de su parte dicho nombre de dominio no fue renovado y al ser liberado por el Registrador, el Titular lo registro el 16 de septiembre de 2007 para ponerlo a la venta inmediatamente después en el Portal de SEDO por un precio que fluctúa entre $100,000 y $150,000 dólares americanos.

Durante los tres meses que el Titular ha disfrutado de la tenencia del nombre de dominio en pugna, el sitio Web vinculado a este último ha mostrado en forma prominente la marca TRIPOD del Promovente, así como hipervínculos de contenido erótico y de servicios idénticos a los prestados por el Promovente.

Al considerar que el uso del nombre de dominio en litigio afecta de manera progresiva la reputación de su marca registrada TRIPOD y le impide volver a reflejar esta última en un nombre de dominio .MX, el Promovente presentó sin mayor dilación la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El hecho de que la marca TRIPOD esté registrada en la clase de servicios en línea hace aún mas doloso el registro del nombre de dominio en conflicto al impedirse al Promovente hacer uso de su marca en la clase para la que se encuentra precisamente registrada;

(ii) La penetración que alcanzó en Latinoamérica el Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en contienda mientras estuvo bajo el control del Promovente hace que sea de vital importancia que el Titular recupere el nombre de dominio <tripod.com.mx> en México;

(iii) En conclusión a lo anteriormente expuesto queda demostrada no sólo la igualdad entre la marca registrada y el nombre de dominio en conflicto, sino la importancia y el alcance de los servicios ofrecidos por el Promovente a través del nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(iv) Al poner en venta el nombre de dominio en cuestión y obtener ingresos cuando un visitante hace clic en los hipervínculos contenidos en el Portal respectivo, el Titular está haciendo un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en litigio con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente con ánimo de lucro;

(v) Los hipervínculos ofrecidos por el Titular pueden provocar confusión entre los usuarios al mencionar términos como “alojamiento”, buscador”, etc., mismos que están relacionados con el negocio principal del Titular, así como a los servicios ofertados mediante el Portal cuando este último era administrado por el Promovente;

(vi) El Portal vinculado al nombre de dominio en pugna tiene la apariencia de una página de contenido erótico, lo que daña la imagen del Promovente y de su marca registrada TRIPOD;

(vii) Ninguno de los motores de búsqueda más conocidos como Google, Yahoo o MSN arroja resultado alguno que asocie al Titular con el término Tripod, por lo que puede afirmarse que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en controversia;

(viii) Asimismo, de la investigación que realizó el Promovente no se desprende que el Titular haya registrado la marca TRIPOD ni constituido persona moral alguna bajo idéntica denominación social;

(ix) En conclusión y teniendo en cuenta que el Promovente no ha licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, puede concluirse que este último no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(x) Diversas circunstancias acreditan la mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en litigio, entre ellas su puesta en venta por un precio de 100,000 dólares americanos, la falta de desarrollo de un negocio asociado al nombre de dominio en conflicto, el ofrecimiento de servicios idénticos a los ofrecidos en el comercio por el Promovente, la obtención de recursos económicos por el acceso a hipervínculos, el daño a la reputación del Promovente causado por la asociación de su marca TRIPOD con un sitio Web de contenido erótico, así como la imposibilidad de que el Promovente refleje su marca TRIPOD en un nombre de dominio idéntico dirigido al público mexicano;

(xi) Es evidente que el Titular sabía de la existencia de la marca TRIPOD del Promovente pues incluso muestra la denominación y el logotipo de aquélla en el Portal asociado al nombre de dominio en controversia;

(xii) El registro del nombre de dominio disputado no solo lesiona derechos exclusivos de marca sino que impide el uso de la misma al Promovente, en contravención al acuerdo de registro de NIC-México;

(xiii) El Titular fue condenado en Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2006-004, al haber registrado el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx> de mala fe y sin detentar derechos o intereses legítimos sobre el mismo;

(xiv) Actualmente el Titular figura como registrante de al menos 15 nombres de dominio en México que infringen derechos exclusivos de marca en perjuicio de terceros, como es el caso <facebook.com.mx>, <christinaaguilera.com.mx>, <cinvestav.com.mx>, <bebo.com.mx> y <changosmangos.com.mx>, entre otros.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

En el caso particular deviene trascendente asentar que, en tratándose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, la Política sólo exige que las mismas se encuentren registradas, pero no necesariamente en México. Ver NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009 (aceptando que el Promovente fundara la Solicitud no solo en registros marcarios mexicanos sino en un registro anterior de su propio país, en la especie Francia, así como en un registro internacional). Este resultado es congruente con la práctica registral de NIC-México que no exige al registrante de un nombre de dominio .MX tener su domicilio o establecimiento en México.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva entre el nombre de dominio <tripod.com.mx> y la marca registrada TRIPOD, se advierte a la primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma no haber licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, así como que este último no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo TRIPOD ni es conocido por el nombre de dominio en conflicto. Asimismo alega el Promovente que el Titular está utilizando el nombre de dominio <tripod.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La anterior conclusión se ve robustecida por el hecho de que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente, así como con respecto a hipervínculos de contenido sexual, lo cual dista mucho de los fines con que está asociada dicha marca en el comercio.

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente acredita que el nombre de dominio en cuestión ha estado a la venta en el Portal de SEDO desde su registro hasta la fecha, por un precio que oscila entre 100,000 y 150,000 dólares americanos.

La verificación de este hecho en el caso concreto configura por sí solo un supuesto típico de mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, atento a lo dispuesto por el artículo 1.b.i de la Política. Ver Best Western Internacional Inc. v. Chafi Jacobo Borge / Network Administration, Caso OMPI No. DMX2007-0003 (fundando el Experto su determinación de mala fe en el artículo 1.b.i de la Política, al quedar demostrado y no haberse controvertido que el Titular solicitó US$150,000.00 por la transferencia del nombre de dominio <bestwestern.com.mx> al Promovente).

Por otra parte, en la medida que dentro del Portal vinculado al nombre de dominio <tripod.com.mx> se propicia la confusión de sus visitantes en torno al uso no autorizado que ahí se hace de la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente al amparo de esta última, este Experto estima que la conducta del Titular se traduce también en mala fe a la luz de la hipótesis descrita en el artículo 1.b.iv. de la Política. Ver FIGARO´S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García, Caso OMPI No. DMX2005-0001 (determinando mala fe al encontrarse que el Titular utilizó el nombre de dominio de un modo engañoso para los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existía una cierta vinculación del dominio <figaros.com.mx> con el Promovente, en virtud de que se empleaba la marca “FIGARO’S PIZZA” propiedad de este último en el sitio Web).

Ninguna de las anteriores conclusiones se ve afectada por el hecho de que el nombre de dominio en conflicto haya sido liberado por el Registrador como consecuencia del error de no renovarlo a tiempo atribuible al Promovente, pues los derechos exclusivos de este último con respecto a su marca TRIPOD seguían surtiendo plenos efectos, lo que impedía de jure al Titular registrar de manera oportunista el nombre de dominio en pugna. Ver LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (encontrando que el demandado actuó de mala fe por haber adquirido de forma dudosa el nombre de dominio <lcia.org>, mismo que el demandante había venido utilizando de manera continua, con el único fin de ponerlo a la venta en SEDO por un monto de 10,000 libras esterlinas).

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tripod.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Únic

Fecha: 18 de diciembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente

Caso No. DMX2007-0017

1. Las Partes

El Promovente es American Airlines, Inc., con domicilio en Texas, Estados Unidos de América, representada por Conley, Rose & Tayon, PC, Fort Worth, Texas, Estados Unidos de América.

El Titular es Juan Cue de la Fuente, con domicilio en Puebla, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <aa.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes precisado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2007. El 26 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta negando que la entidad inicialmente nombrada en la Solicitud fuera la registrante del nombre de dominio en disputa, proporcionando al efecto el nombre y la información de contacto del Titular. En consecuencia y atendiendo a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 17 de octubre de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 24 de octubre de 2007. El 3 de octubre de 2007, el Centro recibió una comunicación escrita vía correo electrónico por parte de la empresa uServers México, listada como contacto técnico del nombre de dominio en conflicto, quien luego de recibir una copia de la Solicitud manifestó que el carácter con que figura en la base de datos WHOIS obedecía a un mero requerimiento técnico del Registrador y por ende no reclamaba ni pretendía ningún tipo de co-titularidad sobre el nombre de dominio <aa.com.mx>, reconociendo así la titularidad exclusiva del mismo en favor del señor Juan Cue de la Fuente.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 14 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de noviembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una de las compañías aéreas más grandes del mundo con una flota superior a las 1.000 unidades y alrededor de 82.000 empleados que operan más de 4.000 vuelos diarios a 250 ciudades en 40 países. Durante el 2006, el Promovente transportó a 98 millones de pasajeros desde los cinco aeropuertos principales donde conectan sus vuelos, a saber Dallas/Forth Wort, Chicago O’Hare, Miami, San Luis y San Juan Puerto Rico. En México el Promovente tiene presencia en 29 ciudades, ya sea directamente o a través de aerolíneas asociadas.

Para identificar los servicios de transporte aéreo de carga y pasajeros que presta, el Promovente tiene registrada desde 1949 en Estados Unidos y a partir de 1977 en México con respecto a la clase 39 internacional vigente, la marca AA y otras denominaciones incluyendo dichas siglas.

Entre los medios de difusión que el Promovente emplea para ofertar sus servicios a escala mundial se encuentra Internet, donde mantiene un Portal desde 1998 bajo el nombre de dominio <aa.com> que a su vez contiene la marca AA.COM registrada en los Estados Unidos de América desde el 2000 en la clase 39 internacional.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en pugna el 22 de noviembre de 2002 y desde entonces los visitantes a este último han sido redirigidos automáticamente al sitio Web <exalumnos.com> diseñado para que ex-alumnos de preparatorias y universidades mexicanas localicen a sus ex-compañeros.

Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio en litigio configuran una invasión a los derechos exclusivos al amparo de sus marcas registradas AA y AA.COM, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al presente procedimiento administrativo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Las marcas AA y AA.COM son muy conocidas y famosas entre el público consumidor como resultado de su uso continuo en Estados Unidos desde 1935 y en México a partir de 1977;

(ii) El Promovente ha construido y disfruta actualmente de una buena imagen pública y una gran reputación a través de sus marcas AA y AA.COM, así como de la familia de marcas que incorporan el término AA, entre ellas AANYTIME, PLANAAHEAD, AADVANTAGE, ESCAAPESE y AACCESS;

(iii) La buena reputación de las marcas AA y AA.COM, y por consiguiente de la gran reputación y credibilidad del Promovente dependen de la integridad de estas marcas ya que identifican al Promovente como la única fuente de sus servicios y no a otra fuente;

(iv) La porción dominante del nombre de dominio <aa.com.mx> es básicamente idéntica a las marcas famosas AA y AA.COM propiedad del Promovente, ya que de conformidad con los precedentes bajo la UDRP, la adición de los dominios de nivel superior “.com” y/o del código de país “.mx” no logra distinguir el nombre de dominio en cuestión con respecto a las marcas del Promovente;

(v) El Titular no ha usado el nombre de dominio objeto de esta controversia en relación con el ofrecimiento de bienes o servicios de buena fe, ya que al revisar el contenido del sitio <exalumnos.com> al cual un visitante del nombre de dominio en conflicto es redirigido inmediatamente, no se encuentra referencia alguna a los términos AA o AA.COM;

(vi) El Titular nunca ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni se podría sostener que es su sobrenombre, como tampoco podría dicho nombre de dominio relacionarse de manera alguna con un interés legítimo del Titular;

(vii) El Promovente no ha otorgado licencia o de alguna otra forma dado su autorización para que el Titular use alguna de sus marcas ni tampoco de solicitar o usar cualquier nombre de dominio que las incorpore;

(viii) Con base en la fama de las marcas AA y AA.COM propiedad del Promovente puede afirmarse que el uso del nombre de dominio en contienda por parte del Titular constituye un intento oportunista de atraer a los clientes del Promovente al sitio Web del Titular, creando una probable confusión con el Promovente;

(viii) En específico, el uso del nombre de dominio en litigio con el propósito de redirigir a usuarios de Internet al sitio <exalumnis.com> para beneficio comercial del propio Titular no puede configurar un uso no comercial legítimo ni un uso justo de conformidad con lo resuelto en Pfizer, Inc. v. NA, Caso OMPI N° D2005-0072 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <pfizerviagra.com> para atraer tráfico de Internet a cambio de ingresos por publicidad en ventanas emergentes no coincide con el ofrecimiento de buena fe de bienes);

(ix) Dada la fama de las marcas AA y AA.COM puede afirmarse que el Titular tiene conocimiento o debería tener conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y de que los usuarios de Internet pueden ser inducidos a creer que el nombre de dominio <aa.com.mx> tiene relación con un Portal de Internet asociado o patrocinado por el Promovente;

(x) Al registrar y hacer uso del nombre de dominio <aa.com.mx>, el Titular intenta obtener provecho de la fama de las marcas AA y AA.COM y usar esa fama para desviar a los clientes a su sitio de Internet <exalumnos.com> para obtener beneficios comerciales, lo que constituye evidencia de su mala fe;

(xi) La conducta del Titular, a sabiendas de que no tiene derecho de utilizar las marcas del Promovente, demuestra que el Titular dolosa, ventajosamente y de mala fe, intenta hacer negocio con las marcas del Promovente y con el derecho de este a utilizar sus marcas en el comercio, atento a lo resuelto en PepsiCo. Inc. v. “null” a.k.a. Alexander Zhavoronkov, Caso OMPI No. D2002-0562 (determinando que la flagrante apropiación de una marca comercial universalmente reconocida es en sí suficiente para constituir un registro de mala fe).

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos Administrativos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Ahora bien, de un examen puramente objetivo del nombre de dominio <aa.com.mx> frente a las marcas registradas AA y AA.COM, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio se integra única y exclusivamente por las marcas del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene incólume ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y/o del código de país “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad tipográfica de tal naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asegura no haber otorgado licencia, facultad o autorización alguna al Titular para solicitar o usar un nombre de dominio idéntico a sus marcas famosas AA y AA.COM. También afirma el Promovente que en su conocimiento, el Titular no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio en cuestión.

Esto es suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No. D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.

Atento a lo anterior, el Experto estima procedente inferir de la falta de contestación a la Solicitud, que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso N° NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La conclusión que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el único propósito de redirigir tráfico al sitio Web <exalumnos.com> en contra de la intención original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <aa.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política).

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente aduce que debido a la notoriedad de sus marcas registradas AA y AA.COM en relación con los servicios de transporte aéreo que presta a nivel mundial, el Titular necesariamente debía haber sabido de la existencia de aquellas al momento de registrar el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

Considerando la antigüedad y extensión geográfica del uso de la marca AA dentro y fuera de México, es inconcuso que el Titular registró el nombre de dominio en controversia a sabiendas de que ello constituía una apropiación sin derecho de la marca famosa del Promovente, máxime cuando el sitio Web de este último se encontraba desde ese entonces vinculado a la marca registrada AA.COM.

Aunado a lo anterior, la falta de uso genuino del nombre de dominio en cuestión durante cinco años al haberse vinculado desde un principio al Portal <exalumnos.com> que no guarda relación alguna que explique la elección de <aa.com.mx> por parte del Titular, produce convicción plena en el Experto sobre la mala fe que privó en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se concluye que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <aa.com.mx>, el Titular se ha valido de este último para captar tráfico a expensas de la fama que goza la marca AA, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).

En virtud de lo anterior se tiene al Promovente habiendo cumplido su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <aa.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto

Fecha: 17 de diciembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Dance Educators of America. Inc. c. Víctor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles

Caso No. DMX2007-0016

1. Las Partes

El Promovente es Dance Educators of America. Inc., con domicilio en New York, Estados Unidos de América, representada por Sánchez-DeVanny Eseverri, S.C., Monterrey, Nuevo León, México.

El Titular es Víctor Llamas Torja, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. La codemandada es Belinda Edith Garza Mireles, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México, representada mediante apoderado.

Para fines de este procedimiento, atento a la legitimación pasiva preponderante que acredita en razón de su vinculación directa con el bien objeto del litigio, la codemandada será identificada en lo sucesivo como el Titular.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <interdanza.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes citado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 18 de septiembre de 2007, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localización.

En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 26 de septiembre de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 2 de octubre de 2007. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de noviembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 7 de noviembre de 2007, el Promovente dirigió al Centro un escrito adicional refutando diversos temas abordados dentro de la Contestación del Titular, que a juicio del Promovente no podían haberse anticipado en la Solicitud.

En respuesta, el 8 de noviembre de 2007, el Titular objetó ante el Centro la admisibilidad del escrito de réplica del Promovente, argumentando inobservancia al principio de igualdad procesal entre las partes que consagra el Reglamento de la Política.

Bajo estas circunstancias y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 16 de noviembre de 2007, habiendo previamente constatado que las partes hayan tenido en efecto una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una prestigiada asociación estadounidense de profesionales de la danza fundada en 1932 que tiene por objeto promover las artes escénicas, la actuación y la danza, así como la educación dancística a nivel superior y la certificación de maestros altamente calificados de ballet, tap, jazz, danza moderna, danza de carácter y acrobática. Entre sus actividades se encuentra la organización de seminarios, talleres y competencias en las distintas técnicas que conforman la danza como disciplina artística.

Para identificar sus servicios de enseñanza y acreditación profesional en materia de danza, el Promovente cuenta con un registro en Costa Rica, con fecha legal 11 de octubre de 2005, respecto de la marca mixta DEA y DISEÑO, en la clase 41 internacional; una marca registrada en México con fecha legal 10 de marzo de 2004 atinente a la denominación DEA y Diseño en la clase 41 internacional; así como un registro marcario en México con fecha legal 14 de noviembre de 2006, sobre la denominación INTERDANZA en la clase 35 amparando servicios de publicidad, dirección y administración de negocios, trabajos de oficina, incluyendo representación de artistas intérpretes.

Asimismo, el Promovente tiene tres solicitudes de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) respecto de la denominación INTERDANZA, dos en clase 41 y una en clase 35, todas presentadas el 14 de noviembre de 2006, así como una solicitud de registro de marca pendiente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) sobre la denominación INTERDANZA en clase 41, presentada el 13 de febrero de 2007.

Para publicitar sus actividades y eventos, el Promovente mantiene Portales de Internet bajo los nombres de dominio <deadance.com> en inglés y <dealatina.com> en español.

El Titular por su parte es una reconocida maestra, coreógrafa y promotora de danza en el norte de la República Mexicana, quien además de dirigir su Estudio “Belinda de Gracia” dedicado a la enseñanza de dicha disciplina artística, se ha encargado de organizar desde el año 2000 a la fecha una competencia dancística denominada “Interdanza”, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Habiendo sido primero acreditado y después admitido como miembro del Promovente, el Titular fungió del 2000 al 2006 como representante del Promovente en México, sin que dicho nombramiento se haya nunca estipulado o delimitado por escrito.

Con el fin de reservarse en exclusiva la denominación “Interdanza” con relación al evento de danza que organiza año con año, el Titular solicitó el 10 de mayo de 2006 y le fue concedido dos meses después por el IMPI, el registro No. 944358 sobre la marca INTERDANZA y Diseño en la clase 41, para amparar servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

De igual forma, el Titular registró el nombre de dominio en controversia el 21 de abril de 2006 y desde entonces lo ha venido utilizando para brindar información sobre el certamen “Interdanza”.

El 8 de mayo de 2007, al considerar que el registro y uso del nombre de dominio en litigio constituyen una invasión a los derechos conferidos por su marca INTERDANZA, así como una conducta típica de competencia desleal, el Promovente interpeló vía corredor público al Titular, instándolo a transferirle el nombre de dominio <interdanza.com.mx> a más tardar el 16 de mayo de 2007. Ante la falta de satisfacción a su requerimiento, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento administrativo.

Por último es importante asentar que a la fecha en que se dicta esta Decisión se encuentran pendientes de resolución los siguientes procedimientos contenciosos incoados por el Promovente en contra del Titular: i) una solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario del Titular No. 944358 INTERDANZA y Diseño ante el IMPI; ii) una oposición ante la USPTO a efecto de que esta última niegue el registro de la marca INTERDANZA solicitada por el Titular en Estados Unidos de América; y iii) un procedimiento administrativo ante la OMPI bajo el expediente D2007-1376, solicitando la transferencia del nombre de dominio <interdanza.com> registrado por el Titular el 13 de octubre de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Promovente creó la marca INTERDANZA en 1996, misma que ha usado en Panamá (de 1997 a la fecha), Houston, Texas, Estados Unidos de América (en 1999), Monterrey, Nuevo León, México (de 1999 al 2006) y Costa Rica (a partir del 2001);

(ii) Considerando el gran numero de asistentes que asistían a sus eventos y en particular al concurso “Interdanza” celebrado en Houston, Texas, en 1999, el Promovente contrató al Titular, quien había participado en el evento de mérito, como su representante oficial en México para ocuparse de la organización de eventos bajo la marca INTERDANZA propiedad del Promovente;

(iii) En octubre de 2003, el Promovente encargó al Titular registrar el nombre de dominio <interdanza.com> a nombre del primero, así como desarrollar una página Web en español para anunciar actividades y eventos del Promovente en México, Costa Rica y Panamá;

(iv) Luego del evento “Interdanza” 2006, las partes empezaron a realizar los trámites necesarios para concluir su relación de negocios. Unos cuantos días después de esto, siendo todavía representante del Promovente y sin contar con su autorización, el Titular registró a su nombre el nombre de dominio en disputa;

(v) En adición a sus derechos exclusivos de marca, el Promovente goza de prerrogativas de “common law”, derivado del uso ininterrumpido que ha hecho de la denominación INTERDANZA con antelación al registro de idéntica marca por parte del Titular;

(vi) El nombre de dominio en litigio es idéntico a la marca registrada, solicitudes de marca y derechos de uso previo del Promovente, al componerse dicho identificador de recursos en Internet con la marca INTERDANZA y ofrecer los mismos servicios que el propio Promovente;

(vii) Aun cuando el Titular haya sido representante del Promovente y cuente con un registro de la marca INTERDANZA en México, eso no le confiere derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ni acredita que haya registrado o usado este último en relación con una oferta de servicios de buena fe conforme a la Política;

(viii) En aplicación del Caso OMPI No. D2004-0643, el Titular no tiene justificación para haber elegido un nombre de dominio como el que registró cuando conocía los derechos del Promovente sobre el mismo;

(viii) El Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de mala fe en términos de la Política, según se demuestra por el hecho de que el Titular haya sido representante en México del Promovente, así como por la carencia de licencia o autorización en favor del Titular para registrar el nombre de dominio en cuestión, lo mismo que por la circunstancia de haber registrado este último unos días después de concluido el evento “Interdanza” 2006 cuando el Titular aún era representante del Promovente;

(ix) El registro del nombre de dominio en disputa se traduce en mala fe por parte del Titular en el contexto de la Política por impedirle al Promovente reflejar su denominación en un nombre de dominio correspondiente;

(x) La mala fe en el presente caso se verifica al haber el Titular redireccionado el nombre de dominio en conflicto para promover actividades en competencia directa con el Promovente para atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular;

(xi) Tomando en cuenta lo dispuesto en los Casos OMPI Nos. D2004-0471 y D2004-0433, en la medida que el registro del nombre de dominio en conflicto constituyó un incumplimiento a los términos contractuales entre las partes, es procedente considerar la mala fe por parte del Titular.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular emplea legítimamente el nombre de dominio controvertido en relación con Interdanza de México, una organización sin fines de lucro que fundó en el año 2000 en Monterrey, Nuevo León, con el objeto de fomentar la unión entre maestros de danza y alcanzar el perfeccionamiento en los métodos de enseñanza en la profesión dancística;

(ii) El Titular es conocido por el nombre de dominio al haber creado y desarrollado los eventos artísticos denominados “Interdanza”;

(iii) La afirmación del Promovente en el sentido de haber desarrollado el concepto y la marca INTERDANZA es falso, toda vez que como se aprecia en el sitio oficial de Internet del propio Promovente, este jamás ha usado en su logotipo la palabra “interdanza” como asegura, sino “world wide”;

(iv) La fecha de primer uso respecto de la marca INTERDANZA que manifiesta el Promovente es inconsistente ya que en su anexo 42 se señala el 10 de marzo de 2004, mientras que en su Solicitud asegura que comenzó a usar la marca en 1996;

(v) Es totalmente falso que el Promovente haya celebrado en 1999 la primera convención “Interdanza” que tuvo lugar en Veracruz puesto que dicho evento fue coordinado y organizado por la Escuela Cubana de Ballet y el Instituto Veracruzano de Cultura, lo que se corrobora por el propio certificado de asistencia ofrecido por el Promovente en cuyo anverso no aparece la palabra “Interdanza”;

(vi) Es igualmente falso que el Promovente haya celebrado como afirma, un evento denominado “Interdanza” en Houston, Texas, durante 1999, ya que la verdadera denominación de la competencia fue “Dance Educators o America Regional Competition 1999”, según se desprende del certificado de asistencia expedido por el Promovente en favor del Titular;

(vii) El Promovente intenta sorprender la buena fe del Experto al hacer declaraciones falsas y exhibir documentales que fueron manipuladas para incluir la palabra “Interdanza” en ellas, así como fechas de celebración anteriores a las reales y signatarios que no pudieron suscribir en realidad tales documentos en las fechas referidas;

(viii) El Promovente no pudo exhibir el contrato de prestación de servicios profesionales o bien los recibos de pago de honorarios que el Titular debería haber recibido durante seis años de resultar cierta la afirmación de que el Titular fue contratada por el Promovente en el año 2000, siendo que en realidad fue el propio Titular quien sufragó todos los gastos derivados de la organización de las competencias “Interdanza” en la República Mexicana del 2000 al 2007;

(ix) El Promovente jamás ha utilizado la denominación INTERDANZA ni como marca, dominio o cualquier otra figura de propiedad intelectual, según se desprende de las documentales marcadas con los números 13 y 21 ofrecidas por el mismo Promovente;

(x) El nombre de dominio en conflicto no debe ser transferido al Promovente ya que el Titular ha venido usando el primero en forma ininterrumpida con anterioridad a cualquier uso que le haya podido dar el Promovente, además de que INTERDANZA fue solicitada y registrada como marca por el Titular antes que el Promovente, así como por la circunstancia de que, contrario a lo requerido por la Ley de la Propiedad Industrial, el Promovente omitió dolosamente en su Solicitud de registro declarar ante el IMPI la fecha de supuesto primer uso de la marca INTERDANZA;

(xi) El Titular tiene un derecho legítimo en el nombre de dominio en controversia pues dicho nombre tiene una connotación latina derivada de la lengua castellana, misma que en los setenta y cinco años de existencia del Promovente este nunca ha mezclado en sus logotipos, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales o reservas de derechos de autor;

(xii) El Titular creó el concepto “Interdanza” y lo ha venido usando de buena fe, en forma leal, interrumpidamente y sin ánimo de lucro del año 2000 a la fecha, lo mismo que el nombre de dominio <interdanza.com>;

(xiii) El Titular jamás ha estado sujeto a una relación de subordinación o contractual frente al Promovente ni ha recibido honorario, sueldo o compensación alguna por parte de este último que lo identifique como un subordinado o empleado del Promovente;

(xiv) Las circunstancias del caso justifican que con fundamento en el artículo 15. e) del Reglamento se declare el secuestro a la inversa del nombre de dominio en conflicto.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, conviene hacer notar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionan en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Solicitud y el Escrito de Contestación a la misma. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a título de réplica y dúplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Véanse Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (resolviendo el suscrito Panelista no admitir por redundantes las manifestaciones vertidas por el Promovente a manera de Réplica al Escrito de Contestación del Titular) y Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI No. D2000-1490 (manifestándose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo).

Bajo esta premisa, atendiendo al contenido del Escrito Adicional presentado voluntariamente por el Promovente el 7 de noviembre de 2007, este Experto estima inaceptable la justificación aducida por el Promovente en el sentido de que no podía haber anticipado algunas de las alegaciones que vierte el Titular en su Escrito de Contestación, toda vez que el Promovente tiene la ineludible carga procesal de acreditar entre otros elementos de la Política al menos presuncionalmente, la falta de derechos o intereses legítimos por parte del Titular en <interdanza.com.mx>, lo que incluía haber descartado desde un principio en su Solicitud la posibilidad de que el Titular no se hubiese constituido como persona moral con una denominación social correspondiente al nombre de dominio en controversia.

Asimismo, el Experto advierte que de valorarse las manifestaciones formuladas por el Promovente a manera de réplica, sin haberse solicitado la correspondiente dúplica del Titular, se vulneraría en perjuicio de este último el principio de igualdad procesal contemplado en el artículo 12.B del Reglamento. En consecuencia se resuelve no admitir el Escrito Adicional presentado por el Titular sin haber mediado requerimiento por parte del Experto.

No obstante lo anterior y como salvaguarda para el Promovente se hace constar que en última instancia es responsabilidad del Experto comprobar que las excepciones y defensas opuestas por el Titular estén apoyadas por documentales que corran agregadas al expediente o en su caso realizar las diligencias para mejor proveer que estime conducentes para tal propósito.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la lectura del primer requisito exigido por el artículo 1.A).i) de la Política se desprende que el Promovente está obligado a efectuar una comparación que demuestre objetivamente la identidad o probable confusión entre el nombre de dominio cuya transferencia reclama y la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos concedida en su favor por la autoridad competente.

En consonancia con lo anterior, el artículo 3.B).vii) del Reglamento impone al Promovente la exigencia de especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en la que se base la Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, así como la obligación de describir, en el caso de las marcas, los productos o servicios con respecto a los cuales se otorgó el registro marcario.

En la especie, como se detalla en los antecedentes del caso, el Promovente funda su acción en:

(i) su marca registrada en Costa Rica respecto de la denominación DEA y Diseño;

(ii) su marca registrada en México respecto de la denominación DEA y Diseño;

(iii) su marca registrada en México respecto de la denominación INTERDANZA;

(iv) diversas solicitudes de marca en trámite ante el Intstituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) teniendo por objeto la denominación INTERDANZA y

(v) derechos de uso previo o “common law” sobre la marca “INTERDANZA”.

Ahora bien, debido a que tanto el registro costarricense como uno de los registros mexicanos se refieren a una marca mixta donde la denominación protegida recae en el acrónimo con que se identifica el Promovente, es decir las siglas DEA (por Dance Educators of America) y no el signo INTERDANZA en sí mismo, este Experto considera que no existe posibilidad alguna de confusión sobre la marca DEA y Diseño frenter al nombre de dominio <interdanza.com.mx> por cuanto a la impresión de ambos signos en su conjunto, a pesar de que en la representación gráfica de la marca del Promovente se incluyan en forma accesoria las siguientes leyendas escritas en letras pequeñas: dancing around the world; workshops; ballet seminars; training schools; interdanza. Ver Acoustical Publications, Inc. v Frank Cintron, Caso E-Resolution AF-0319 (determinando falta de confusión en relación con la marca mixta “SV y Diseño” frente al nombre de dominio <soundandvibration.com>, debido a que el Titular había reproducido únicamente la porción subordinada de la marca del Promovente, misma porción que figuraba debajo del signo dominante “SV” en tipografía visiblemente más pequeña) y National Kidney Foundation v. Los Girasoles/Jorge Clapes, Caso E-Resolution No. AF-0293 (negando la posibilidad de confusión entre las siglas NKF con respecto al nombre de dominio <nkf.org> al advertir el Panelista que las primeras constituían solo parte de la marca del Promovente, no la marca en sí misma). La anterior conclusión se corrobora por el uso que en el comercio hace el Promovente a través del Portal de Internet <dealatina.com> de su marca mixta DEA, en cuyo logotipo no figura la palabra interdanza sino “world wide”.

Por lo que se refiere a la viabilidad de que el Promovente base su Solicitud en derechos de uso previo de marca o en solicitudes de registro de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a la denominación INTERDANZA, es de explorado derecho conforme a la Política que sólo marcas registradas, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen o reservas de derechos concedidas al momento en que se presenta la Solicitud, son idóneas para fundar una acción de transferencia de un nombre de dominio con sufijo .MX. Ver Crosby Legacy Company LLC v. Ricardo Bolaños Barrera, Caso OMPI No. DMX2007-0008 (negando la transferencia del nombre de dominio <philipcrosby.com.mx> ante la carencia de registro marcario alguno otorgado en favor del Promovente y no obstante haberse celebrado un contrato de licencia con el Titular respecto al uso del nombre Philip Crosby) y Smarticket Internacional, S.A. de C.V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava, Caso OMPI No. DMX2006-0014 (desestimando la pretensión del Promovente por estar sustentada en una solicitud de marca en trámite ante el IMPI). En este sentido y contrario a lo que supone el Promovente, conviene aclarar que a diferencia de lo dispuesto en el párrafo 4.a) i de la Política conocida como UDRP que no precisa de una marca registrada como título base de la acción, el artículo 1.A) i) de la Política que rige este procedimiento así lo exige.

De lo anterior se colige que únicamente el registro marcario No. 969808 teniendo por objeto la denominación INTERDANZA amparando servicios comprendidos en la clase 35 internacional, con fecha legal 14 de noviembre de 2006 y sin fecha de uso previo declarada, es susceptible de superar el primer requisito de la Política, toda vez que la identidad entre la marca INTERDANZA del Promovente y el nombre de dominio <interdanza.com.mx> del Titular es inobjetable. Ver Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales de Mexico, S. de R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> por haberse apropiado el Titular indebidamente de la marca TOYOTA “tal como es”).

En estas circunstancias se tiene por cumplida la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En esencia el Promovente alega que debido a que el Titular siendo aún su representante en México incumplió los términos de la relación de negocios, encomienda o contrato que tenía con el Promovente al registrar el nombre de dominio en conflicto sin su autorización, el Titular no puede justificar derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política.

Al respecto y según objeta el Titular, este Experto observa que no existe ninguna prueba idónea en el expediente que acredite la naturaleza jurídica, duración y alcance de la supuesta relación contractual o de negocios que mantuvieron las partes entre los años 2000 y 2006. En otras palabras, el Promovente no demuestra con los correos electrónicos exhibidos como pretende, que el Titular haya sido su empleado, mandatario, comisionista, o prestador exclusivo de servicios profesionales de representación en México, ni que en consecuencia el Titular haya recibido del Promovente alguna remuneración periódica a título de sueldos y salarios, honorarios profesionales, comisiones, igualas o contraprestaciones económicas a cambio de sus servicios personales. Lo que es más importante aún, del estudio de las documentales que integran el voluminoso expediente no se desprende que el Titular estuviese impedido para registrar o usar el nombre de dominio en disputa conforme al Derecho Mexicano Marcario o de la represión contra la competencia desleal, ni tampoco contractualmente en virtud de una obligación asumida frente al Promovente o según la Política incorporada al contrato de registro del nombre de dominio en disputa.

De lo anterior se sigue que a falta de un contrato jurídicamente existente y válido que haga constar en forma vinculante los derechos y obligaciones entre las partes conforme al mismo, no es posible asegurar como lo hace el Promovente, que el Titular hubiese violentado los términos de su representación en México al haber registrado sin autorización de aquél el nombre de dominio <interdanza.com.mx>, máxime cuando para ese entonces el propio Promovente no tenía registrada la marca INTERDANZA en ningún país incluyendo México.

Atento a las consideraciones que anteceden y en especial al hecho de que el Titular registró a su nombre la marca INTERDANZA con anterioridad al registro de idéntica marca por el Promovente en clase distinta, es de concluirse que de conformidad con la defensa prevista en el artículo 1.c.i) de la Política, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, -en la especie el 8 de mayo de 2007-, el Titular comenzó a utilizar el nombre de dominio <interdanza.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de servicios al amparo de su registro marcario para dar a conocer precisamente la realización de un evento que el propio Titular había venido organizando desde años atrás y que es identificado por los participantes como INTERDANZA. Ver Ribbel International Limited v. Ribbel Medizintechnik GmbH, Caso OMPI No. D2005-1183 (si el Titular acredita tener una marca registrada, ello es suficiente para acreditar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en litigio de acuerdo a la Política, máxime cuando la supuesta relación entre el Promovente y el Titular no pueda dilucidarse claramente del expediente) y Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 (reconociendo derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio al amparo de la marca que el Titular registró con antelación a aquélla que sirvió de base a la Solicitud del Promovente).

A mayor abundamiento se destaca que la causal demostrativa de derechos o intereses legítimos antes invocada no precisa para su actualización que el nombre o denominación social del Titular coincida con el nombre de dominio en pugna, por lo que para tales efectos se juzga irrelevante que el Titular no acredite ser parte de una organización legalmente constituida bajo la denominación social “Interdanza de México”.

Por último, el Experto repara sobre la circunstancia de que el Promovente haya dado inicio a un procedimiento administrativo de nulidad del registro marcario No. 944358 del Titular respecto de la denominación INTERDANZA, mismo procedimiento que se está substanciando actualmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y consecuentemente, en ausencia de una declaración administrativa de nulidad que haya causado estado al momento de la presentación de la Solicitud, el registro marcario de referencia sigue surtiendo plenos efectos legales confiriéndole al Titular derechos exclusivos de uso en México sobre la denominación INTERDANZA en relación con los servicios que ampara la marca y que a su vez lo legitima para haber registrado y seguir utilizando el nombre de dominio en conflicto en términos de la Política. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (desestimando como defensa del Titular el registro de una marca idéntica al nombre de dominio en conflicto, luego de que se había dictado una resolución administrativa de nulidad de dicho registro marcario, cuyos efectos legales no fueron suspendidos mediante la sola interposición del recurso de revisión respectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial).

Por consiguiente se determina que el Promovente no satisfizo su carga probatoria en relación al artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Si bien la falta de acreditación del segundo requisito de la Política hace innecesario el análisis de la condición de mala fe (Ver AST Sportswear, Inc. c. Steven R. Hyken, Caso OMPI No. D2001-1324), el Experto desea hacer patente por razones de exhaustividad algunas consideraciones en torno a este tercer elemento bajo la normativa de referencia.

Teniendo presente que el único registro marcario considerado apto para superar el umbral requerido por el artículo 1.a.i) tiene por fecha legal el 14 de noviembre de 2006 sin tener declarada fecha de uso previo, mientras que el nombre de dominio en conflicto fue registrado con antelación a dicha fecha legal, es decir el 21 abril de 2006, se impone concluir a la luz de la Política que el Titular no registró de mala fe el nombre de dominio <interdanza.com.mx> al no haber podido tener en cuenta un registro inexistente en ese entonces respecto de la marca INTERDANZA a nombre del Promovente. Ver documento preparado por la OMPI que recoge la opinión mayoritaria de sus Grupos Administrativos de Expertos sobre Temas Selectos de la Política UDRP intitulado en inglés “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, en cuyo párrafo 3.1 se da cuenta de que en términos generales cuando se registra un nombre de dominio antes de que se hayan establecido derechos de marca (registrada en el caso de la Política para .MX conocida como LDRP), el registro del nombre de dominio no puede considerarse de mala fe.

En el mismo sentido, del examen del contenido del Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto no se derivan a juicio del Experto indicios que hagan presumir la mala fe por parte del Titular en el uso del bien objeto de este procedimiento, como pudieran haber sido aseveraciones en cuanto a un supuesto patrocinio, supervisión, acreditación o coparticipación en la organización del evento “Interdanza” por parte del Promovente.

Por otra parte, se llama la atención sobre el hecho de que a diferencia del Reglamento de la UDRP, el correlativo Reglamento de la Política para .MX no contempla la posibilidad de declarar que la Solicitud se hubiese presentado en forma temeraria y de mala fe como lo pretende el Titular, declaratoria que de cualquier forma no se hubiese producido en la especie teniendo en cuenta que el Titular de hecho se ostentó durante varios años, si bien con la anuencia del Promovente, como representante de este último en México, asociación que seguramente habrá sido provechosa de algún modo a la reputación del Titular.

Para concluir, el Experto estima oportuno dejar sentado que esta Decisión se constriñe a los hechos, objeto, argumentos, pruebas y Derecho aplicables a este procedimiento exclusivamente y por lo mismo nada de lo aquí resuelto pretende prejuzgar, influir o limitar en forma alguna lo que habrán de determinar tanto otro Grupo Administrativo de Expertos constituido al amparo de la UDRP como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los respectivos procedimientos que se están substanciando ante ellos por las mismas partes en esta controversia, para lo cual dichos órganos cuentan con plenitud de jurisdicción.

En tal virtud se tiene por no satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Titular ha demostrado tener derechos e intereses legítimos con arreglo a la Política sobre el nombre de dominio <interdanza.com.mx>, aunado a que el Promovente no acreditó que hubiese habido mala fe en el registro o uso del mismo por parte del Titular. En consecuencia se resuelve desestimar la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 24 de noviembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino

Caso N° DMX2007-0007

1. Las Partes

El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Alberto José Molina Gugino, con domicilio en Mérida, Yucatán, México, representado por Alejandra L. Brito Rojas, Mérida, Yucatán, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día, NIC-México remitió al Centro por igual vía su confirmación de que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localización. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 25 de junio de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigió el 16 de julio de 2007 una comunicación electrónica al Centro con copia para el Registrador, manifestando que el Titular no es más que el contacto administrativo y técnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del mismo es la Organización Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que la Solicitud era improcedente o bien que debía reponerse el procedimiento. A esta comunicación recayó la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al Titular que de acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y técnico del mismo, siendo la Organización meramente un dato informativo. En virtud de lo anterior y con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el Promovente se dirigió vía correo electrónico al Centro para solicitarle una copia de los documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los había recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa ciertas consideraciones en la misma comunicación a manera de réplica al Escrito de Contestación del Titular.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de agosto de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte y cuenta con activos en Alemania, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, México, Perú, China y Singapur, dedicada a la fabricación y venta de una gran variedad de cintas adhesivas de presión para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en relación con múltiples ramas industriales.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano específicamente, el Promovente tiene registrada la marca N° 445837 para la denominación SHURETAPE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la clase 17 internacional con relación a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos”.

Para brindar información corporativa y sobre su línea de cintas adhesivas que comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de América, el Promovente mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez registró el 5 de septiembre de 1996.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en controversia el 27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisión del Experto Pedro W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N° DMX2006-0005.

En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al público consumidor una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una empresa de nombre Shurtape México según se aprecia en la barra superior que identifica al sitio Web aunque sin señalarse dentro del mismo ni la denominación social completa de la empresa ni su domicilio postal

Por último es importante mencionar que a la presente controversia le precedió el procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que había sido concedido con efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relación con la clase 16 internacional para amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del nombre de dominio en litigio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una de las características gráficas de la marca N° 445,837 SHURTAPE registrada en favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de confusión entre ambos;

(ii) La inclusión de las palabras “de México” en el nombre de dominio en disputa no debe ser obstáculo para determinar la confusión a que se refiere el párrafo anterior, pues tales vocablos no son reservables en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada del Promovente;

(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la marca del Promovente, la inclusión de las palabras “de México”, revelan la intención de su Titular de atraer ilícitamente y confundir de nueva cuenta a los usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en México del Promovente perturbando así las actividades comerciales de este último;

(iv) El nombre de dominio del Titular también es semejante en grado de crear confusión con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política, la adición de los dominios de nivel secundario “.com” y/o del código del país “.mx”, resulta igualmente intrascendente para los fines de una análisis de confusión al amparo de la Política;

(v) Del resultado de la búsqueda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007, se desprende que no existe ningún derecho de propiedad industrial respecto de la denominación “shurtape de Mexico” en trámite o concedido, en favor del Titular;

(vi) Además del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro marcario en México bajo la denominación “shurtape” en diversa clase, cuya nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;

(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intentó hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultaría inaplicable en virtud de que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en momento alguno reconoció derechos sobre la marca anulada en beneficio del Titular;

(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente DMX2006-0005 se acredita que no solamente conocía la marca del Promovente sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicitó de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende engañar a los consumidores haciéndoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el Promovente;

(ix) La mención de una empresa denominada Shurtape de México en el Portal auspiciado por el Titular demuestra su intención de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestión es operado por una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que ahí se ofrecen son los mismos que este último ha posicionado en mercado mexicano a lo largo de catorce años;

(x) De entre los motivos por los que debería considerarse que el nombre de dominio en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que éste fue creado catorce años después del otorgamiento de la marca del Promovente, casi once años después del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y tan sólo tres días después de la Decisión del Experto favoreciendo al Promovente en el Procedimiento DMX2006-0005;

(xi) Después de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registró y usó el nombre de dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empañar el buen nombre de la marca SHURTAPE del Promovente y atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet confundiéndolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Titular persigue los mismos propósitos;

(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipografía, el color, las imágenes y los textos tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión, denotan la mal fe de la Titular;

(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se ostenta como una empresa denominada Shurtape de México, cuando ni la organización, ni los contactos técnico o administrativo figuran bajo ese nombre;

(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan el mismo con el afán de conseguir productos legítimos, sin embargo son inducidos a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorización respectiva para comercializar las únicas cintas protegidas mediante la marca registrada N° 445, 837 SHURTAPE.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal resolución no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de resolver un Recurso de Revisión interpuesto por el Titular con fecha 9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue admitido a trámite el 2 de mayo de 2007;

(ii) El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ningún momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para engañar al público consumidor puesto que el Titular se apoyó en el derecho que tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resolución de nulidad de marca decretada;

(iii) La adición de las palabras “de México” al nombre de dominio en controversia obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente en México;

(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente sobre la marca SHURTAPE y por tanto el artículo 1.a) i de la Política resulta inaplicable al caso particular;

(v) Debido a que el Recurso de Revisión interpuesto por el Titular en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominación “shurtape”;

(vi) La Decisión del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y motivada, resultando carente de sustento lógico-jurídico, además de estar plagada de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de ética con que se resolvió dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no podía ser violado tan flagrantemente, este último creó su nuevo y legal nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>;

(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N° 445837 SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular todavía cuenta con el derecho de ostentar la marca N° 700226 SHURTAPE registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de distribución y venta de sus productos de manera pacífica, pública y continua;

(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado por una empresa denominada Shurtape de México, puesto que en ningún lugar del sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de mérito;

(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son específicos sino muy generales, contrario a lo que realizó el Titular al registrar su marca con respecto a las cintas que comercializa, que además son muy diferentes a las que fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este último quien trata de mala fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;

(x) Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el Titular manifiesta que el diseño de su sitio Web lo encomendó a un tercero, que las imágenes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad exclusiva de este último, así como que las ilustraciones de las cintas son genéricas si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;

(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en razón de que su actividad comercial se desarrolla dentro del ámbito de la libre competencia y es por lo tanto legal;

(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr sus pretensiones.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada por la Solicitud y el Escrito de Contestación. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a título de réplica y dúplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Véase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI Nº D2000-1490 (manifestándose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI Nº D2000-1440; Documents Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI N° D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N° D2000-1698.

En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha 1 de agosto de 2007 en relación al Escrito de Contestación del Titular, no son atendibles por el Experto en razón de la sumariedad del procedimiento antes apuntada, además de que de admitirse aquéllas sin solicitar la contrarréplica del Titular, se vulneraría en perjuicio de este último el principio de igualdad procesal contemplado en el artículo 12.B del Reglamento.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusión en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman c. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusión que alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y <shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Política.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva del nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora íntegramente la marca del Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se confundan entre sí debido a que la fisonomía del nombre de dominio controvertido se construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin importar la presencia de la indicación geográfica “de México”, que es interpretada por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general. Ver Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI N° D2000-1245 (determinando similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y <universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro); Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N° D2000-0273 (resolviendo confusión entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI N° D2000-0819 (donde el Experto señaló que la adición de un término puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinación de similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca Canon).

A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de México” no apta para formar parte de una marca registrada o bien que siéndolo exista impedimento legal para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinación de identidad o confusión bajo la Política. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Verónica Aquino Cruz, Caso OMPI N° D2004-0724 (donde este mismo Experto excluyó de su análisis el vocablo “banco” por ser un término genérico en el sector de los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La cuestión principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resolución administrativa sujeta actualmente a revisión, para demostrar derechos o intereses legítimos según la Política.

En este sentido conviene destacar que que el artículo 1.c de la Política no contempla expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposición de que una marca sirva para fundar derechos o intereses legítimos al amparo de la Política, siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que se haga de la misma en el comercio así lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N° D2000-0847 (sería un error concluir que el simple registro de una marca dé origen a un interés legítimo en términos de la Política… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el propósito de hacer un uso legítimo de ésta en el país donde se concedió); BECA Inc. c. CanAm Health Source, Inc., Caso OMPI N° D2004-0298 (la conclusión de que el registro de una marca sin importar donde o cómo haya sido obtenido constituya base suficiente para acreditar derechos o intereses legítimos a la luz de la Política simplemente no es atractiva).

Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en controversia:

(i) El antecedente de una Decisión en diverso procedimiento administrativo respecto de otro nombre de dominio incorporando única y exclusivamente la marca del Promovente, mediante la que se determinó mala fe de parte del Titular en perjuicio del propio Promovente;

(ii) La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya declarada nula por autoridad competente;

(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con posterioridad a la fecha de concesión de la marca del Promovente, teniendo ambas partes idéntica actividad comercial, supone que el Titular registró su marca con pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asistían al Promovente;

(iv) El mérito de la fundamentación y motivación de la declaración administrativa de nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la reducida posibilidad de que el único agravio esgrimido por el Titular tenga éxito en su Recurso de Revisión que se encuentra sub júdice;

(v) La falta de comprobación del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que se vale el Titular con relación a una oferta de buena fe de productos;

(vi) El uso engañoso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del Promovente, tal y como este último la usa en el comercio;

Por otra parte, en relación al argumento principal del Titular en el sentido de que la resolución decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular goza aún de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe señalar que contrario a lo aducido por el Titular, jurídicamente la resolución administrativa de nulidad se encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la sola interposición del Recurso de Revisión, como pudo haberse acordado por la autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo tanto se concluye que aún cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular, aunque por demás incierto, dejar insubsistente la resolución administrativa de nulidad que lo desposeyó de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este último mediante el Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en relación al artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En opinión del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:

(i) La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de dictarse resolución en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo sujeto a la Política, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio idéntico;

(ii) La intención de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen comercial de los productos que ahí se ofrecen bajo la marca SHURTAPE, derivado de la incorporación de textos e imágenes tomados directamente del sitio Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras originales del Promovente en términos del derecho de autor;

(iii) La reproducción exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal y como este último la usa en el comercio;

(iv) La falta de indicación de la denominación social o datos de contacto de la empresa que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;

Por las razones expuestas y vista la resolución del Experto Pedro W. Buchanan Smith en el expediente OMPI N° DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento, el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos típicos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del artículo 1.b. de la Política. Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N° D2000-0378 (El Demandado debió haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y <albertau.com> impediría al Demandante reflejar el nombre de su institución en nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbaría su actividad. Asimismo, el registro por parte del Demandado de más de un nombre de dominio relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito señalado por el artículo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 15 de septiembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.

Caso N° DMX2007-0009

1. Las Partes

El Promovente es NAF NAF, con domicilio en Epinay Sur Seine, Francia, representado por Cabinet Lhermet La Bigne & Remy, Francia,

El Titular es Bernardo Garduño Pedraza y el codemandado WEBMEDIA, S.A. de C.V. El tercero interesado es NAF NAF, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de México, México, representada por Rubio Villegas y Asociados, S.C., México.

Para los fines de este procedimiento y en razón del interés jurídico que acredita, según se explica más adelante, NAF NAF, S.A. de C.V. será identificado en lo sucesivo como el Titular.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nafnaf.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta informando que de acuerdo a sus Políticas Generales de Nombres de Dominio el Titular del nombre de dominio en cuestión no era la empresa WEBMEDIA, S.A de C.V., nombrada en la Solicitud, proporcionando al efecto los datos de localización completos que tenía en su poder respecto del señor Bernardo Garduño Pedraza en su carácter de contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 29 de junio de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 2 de julio de 2007. Con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 21 de julio de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de julio de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa de nacionalidad francesa cuyo origen se remonta a 1973 y que ha logrado consolidarse como una de las diez principales compañías francesas en la industria de la moda femenina. Actualmente el Promovente opera bajo la marca NAF NAF un conjunto de 140 boutiques de su propiedad en Francia y 30 en otros países de Europa, manteniendo además un sistema de licenciatarios y distribuidores autorizados que le permite contar con 440 puntos de venta en más de 50 países fuera de Europa.

Para identificar sus servicios, así como su línea de productos que se ha venido diversificando para incluir accesorios de vestuario, perfumes, lencería, calzado, sábanas, edredones y su propia revista, el Promovente es titular de más de 500 registros marcarios teniendo por objeto la denominación NAF NAF en 117 países. Los títulos de marca más antiguos que exhibe el Promovente datan de 1983 con relación a Francia y a un registro internacional.

Por lo que a México respecta, el Promovente comercializa sus productos a través de un número limitado de tiendas de la cadena de grandes almacenes Liverpool, para lo cual tiene registrada en México la marca NAF NAF respecto de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26 y 28 de productos, así como 42 de servicios.

Para brindar información corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece tanto dentro como fuera de Francia, el Promovente tiene registrados 54 nombres de dominio que incorporan su marca NAF NAF, incluidos 23 nombres de dominio con el código de los países en donde mantiene operaciones comerciales.

El Titular por su parte, acredita su interés jurídico como legítimo causahabiente de los derechos derivados del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento, con el reconocimiento por escrito que exhibe del representante legal de la codemandada WEBMEDIA, S.A. de C.V. en el sentido de que esta última fue contratada para registrar y administrar el nombre de dominio en conflicto por cuenta de la empresa NAF NAF, S.A. de C.V., quien en consecuencia es la única legitimada para defender sus propios derechos e intereses en este procedimiento.

El nombre de dominio en litigio fue registrado el 13 de enero de 1998 y desde entonces se ha usado primordialmente para basar la plataforma de correo electrónico del Titular. El portal de Internet vinculado al nombre de dominio en cuestión ha sido objeto de diversos procesos de remodelación, tal como se advierte en la actualidad.

Sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al procedimiento administrativo del que se ocupa la presente Decisión.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <nafnaf.com.mx> incluye de forma idéntica la marca NAF NAF del Promovente, registrada en 117 países contando México y que conforma asimismo su denominación social y nombre comercial;

(ii) El Titular no tiene registrada ninguna marca con el signo distintivo NAF NAF;

(iii) El Titular no realiza ninguna actividad bajo el nombre comercial NAF NAF;

(iv) El Titular no es conocido con el nombre de dominio en cuestión ni ha utilizado dicho nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios sin haber siquiera realizado preparativos serios para ello;

(v) En tales condiciones puede concluirse que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <nafnaf.com.mx>;

(vi) El Titular ha reservado deliberadamente un nombre de dominio cuya elección no pudo haber sido fruto del azar vista la notoriedad mundial en el sector de la moda de la marca NAF NAF, evidenciando con ello su mala fe;

(vii) El Titular tuvo que haberse percatado al momento de registrar el registro del nombre de dominio en conflicto, de los antecedentes registrales del Promovente en que debieron figurar numerosos nombres de dominio conteniendo la denominación NAF NAF;

(viii) Al apropiarse de la marca notoria del Promovente, el Titular demuestra su intención de impedir que aquél refleje su marca en un nombre de dominio relativo al código de país .MX;

(ix) La inactividad por más de un año del Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto saca un provecho ilegítimo del prestigio y notoriedad de que goza la marca NAF NAF del Promovente ante los internautas del mundo entero;

(x) Aunque no se utilice el sitio de Internet adscrito al nombre de dominio en litigio, la asociación inevitable con la marca NAF NAF del Promovente genera tráfico, ocasionando una valorización indebida frente a compradores potenciales del nombre de dominio;

(xi) La falta de indicación en el Portal de la inexistencia de vínculo o patrocinio alguno por parte del Promovente hace concluir a cualquier visitante del mismo, que el registrante de la marca no mantiene un sitio Web o no es técnicamente capaz de hacerlo (Caso OMPI N° DMX2001-0003);

(xii) La omisión de los datos de contacto del Titular denota la intención de este último de dificultar su identificación, lo que constituye un indicio adicional de su mala fe en el registro del nombre de dominio en cuestión.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular reconoce que el nombre de dominio en controversia es idéntico a las marcas registradas en que el Promovente funda su Solicitud;

(ii) El Titular manifiesta que el 30 de junio de 1987 le fue concedido en México el registro de la marca NAF-NAF en la entonces clase 57, para amparar servicios de publicidad y comunicaciones al público por cualquier medio de difusión. Dicho registro data de una fecha muy anterior a los títulos de registro de marca mexicanos más antiguos que exhibe el Promovente de fecha 27 de junio de 1991;

(iii) Resulta pertinente destacar que el nombre de dominio <nafnaf.com> en donde el Promovente basa su plataforma corporativa Web fue registrado el 11 de febrero de 1998, fecha posterior al 13 de enero de 1998 en que fue registrado el nombre de dominio del Titular;

(iv) El Titular tiene derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia derivado de la titularidad de la marca NAF-NAF que detentó entre el 10 de marzo de 1987 (fecha legal de la solicitud) y el 10 de marzo de 1992;

(v) El Titular funda asimismo su derecho e interés legítimo en el hecho de que desde el 7 de marzo de 1985 en que se constituyó legalmente, realiza actividades comerciales en México bajo la denominación social NAF NAF, S.A. de C.V., siendo hoy en día una de las principales fábricas de ropa en el país que produce tanto marcas propias como de terceros;

(vi) De lo anterior se desprende que antes de recibir cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios;

(vii) El Titular ha usado de manera continua y activa el nombre de dominio en controversia desde su registro en el año de 1998, como puede verificarse de su consulta en el acervo histórico de The Way Back Machine;

(viii) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión según puede constatarse de su búsqueda en Google;

(ix) La creación de la empresa del Titular se produjo ocho años antes de que el Promovente comenzara su expansión fuera de Francia en 1993;

(x) No obstante el nombre de dominio en conflicto se encuentra en remodelación, eso no implica mala fe pues este se sigue usando para la plataforma de correos electrónicos del Titular (email@nafnaf.com.mx), además de que la Política no obliga a un registrante a hacer cierto uso en determinado tiempo de su nombre de dominio;

(xi) La falta de datos completos de identificación en todo caso es atribuible a la empresa WEBMEDIA, S.A. de C.V. contratada por el Titular para registrar y administrar el nombre de dominio en disputa, advirtiéndose al efecto que hubiese bastado al Promovente acceder a Internet para obtener los datos de contacto completos del Titular;

(xii) El nombre de dominio en contienda nunca fue registrado con el propósito fundamental de vender, alquilar o ceder el registro al Promovente;

(xiii) Atento a la fecha previa de registro del nombre de dominio del Titular con respecto a aquélla del nombre de dominio del Promovente, era casi imposible que en esa fecha el Titular conociere la marca o actividades del Promovente;

(xiv) De acuerdo con precedentes al amparo de la Política, es posible aducir derechos sobre la base de marcas no registradas aún en jurisdicciones de derecho civil como México, al demostrarse en este caso que NAF NAF se ha convertido en un identificador distintivo asociado con el Titular o sus bienes o servicios;

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto estará invocando frecuentemente Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien la Política no se refiere expresamente a fenómenos procesales tales como el litisconsorcio (activo o pasivo), las tercerías o la sustitución de partes en el procedimiento administrativo, es de explorado derecho que por lo que hace al caso particular en que un tercero es llamado por uno de los demandados a comparecer en un procedimiento con arreglo a la UDRP, se ha considerado que lo pertinente es conservar los nombres de los colitigantes y admitir la intervención como parte de aquella persona física o moral que demuestra tener interés jurídico en el nombre de dominio. Ver WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International c. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI N° D2006-0975 (La práctica de considerar como colitigantes al administrador del nombre de dominio controvertido y al “titular beneficiario” del mismo ha sido adoptada en dos casos recientes de la OMPI: Midwest/GRS Inc and Others c. Moniker Privacy Services/Forum LLC/Registrant 187640 info@fashionid.com, Caso N° D2006-0478 y MBI, Inc. c. Moniker Privacy Services/Nevis Domains LLC, Caso N° D2006-0550). En la especie, el Titular acredita su interés jurídico en el nombre de dominio con la carta que exhibe de la codemandada WEBMEDIA, S.A. de C.V. desentendiéndose esta última del presente procedimiento visto su carácter de operador técnico del nombre de dominio <nafnaf.com.mx> por cuenta del Titular, así como con facturas expedidas por el Registrador a nombre del Titular respecto del registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa. Aunado a lo anterior, el Experto advierte que la información de localización completa del contacto técnico y administrativo para <nafnaf.com.mx> revelada por NIC-México a solicitud del Centro, incluye un domicilio postal que coincide con el del Titular, lo que vincula directamente al señor Bernardo Garduño Pedraza con el propio Titular. Todo ello produce convicción al Experto sobre la legitimación ad causam con que el Titular comparece en este procedimiento a defender sus propios derechos en sustitución de sus colitigantes.¹

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

Como este caso pondrá de manifiesto, los tres requisitos antes descritos son independientes entre sí y no puede inferirse que la acreditación de uno de ellos conlleva la comprobación automática de los otros, pero tampoco que la falta de demostración de un requisito comporta la improcedencia de otro. Más importante aún resulta enfatizar que la Política, tal como está diseñada, tiene limitantes que le impiden en un caso como el que nos ocupa, servir para determinar cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho para obtener o retener el nombre de dominio en disputa.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Aún cuando intenta oponer la prelación de su marca registrada NAF-NAF que estuvo vigente en México entre 1987 y 1992, frente a los registros marcarios mexicanos en vigor de su contraparte conteniendo la denominación NAF NAF, el Titular admite expresamente que el nombre de dominio en controversia es idéntico a las marcas en que el Promovente apoya su Solicitud.

No habiendo controversia sobre la identidad manifiesta entre los signos en pugna, el Experto desea puntualizar solamente que el artículo 1.a) i de la Política no exige que en tratándose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, las mismas deban encontrarse registradas en México, por lo que es válido que el Promovente funde también su acción en marcas registradas en otros países con antelación a sus propios registros mexicanos como en la especie acredita con los certificados de renovación de sus registros internacional y francés que exhibe.

En estas circunstancias se tiene por se tiene por surtida la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De entre las defensas que hace valer el Titular, existe al menos una que supera claramente las afirmaciones vertidas por el Promovente en torno a este elemento de la Política a juicio de este Experto.

La causal demostrativa de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia que se actualiza en forma más evidente en el caso que nos ocupa está contenida en el artículo 1.c) ii de la Política, que se transcribe a continuación:

“el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos”.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular se constituyó conforme a las leyes mexicanas como una sociedad anónima de capital variable bajo la denominación NAF NAF, el 7 de marzo de 1985, por una duración de 99 años, según consta en la escritura pública número 88,914 otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Humberto Cáceres y Ferraez, Notario Público número 21 del Distrito Federal. Dicho instrumento público quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con fecha 5 de junio de 1985 bajo el folio mercantil 77844.

Es importante señalar que previo a su constitución, el Titular obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el permiso necesario para ostentarse en sus actividades comerciales con la denominación social NAF NAF. Al respecto, el artículo 19 del Reglamento de la Ley (Mexicana) de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dispone que la autoridad “reservará a las sociedades el uso exclusivo de sus denominaciones o razones sociales conforme a los permisos que otorgue, salvo cuando el interesado incumpla lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior (obligación de dar aviso a la autoridad del uso del permiso de denominación social dentro de los seis meses posteriores a su expedición) o se extinga la sociedad correspondiente”.

El Titular ofrece asimismo diversas documentales que luego de ser valoradas por el Experto son consideradas idóneas para acreditar los siguientes actos jurídicos:

(i) la inscripción del Titular en el Registro Federal de Contribuyentes;

(ii) la inscripción patronal del Titular ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

(iii) la presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Declaración anual del impuesto sobre la renta por ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal de 1985;

(iv) la presentación de una solicitud de marca respecto de la denominación NAF-NAF ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

(v) la verificación de operaciones comerciales con terceros entre 1986 y 1992;

(vi) el cotejo y certificación de copias fotostáticas relativas a todos los documentos del Titular antes referidos, por parte del Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, Notario Público Número 85 del Estado de México, a solicitud del señor Isaac Dichi Cohen en su carácter de Administrador Único de la Sociedad denominada “NAF NAF, Sociedad Anónima de Capital Variable”, según consta en el Acta número 8508 de dicho fedatario público, pasada el 18 de julio de 2007 en el libro de cotejos 9 a su cargo.

A fin de constatar el empleo que se ha dado en el comercio a la denominación social del Titular, el Experto realizó motu proprio y en uso de las facultades implícitas para mejor proveer que en su favor reconoce el artículo 12 del Reglamento, el Experto realizó una búsqueda de información pública del Titular en Internet, misma que arrojó entre otros, los siguientes resultados:

(i) la inclusión del Titular en un directorio comercial intitulado Exportador Mexicano;

(ii) la intervención del Titular como demandado en un juicio laboral substanciado ante la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente J.1/548/2003;

(iii) la inclusión del Titular en la cédula de registro del padrón público empresarial conocido como SIEM para el año 2007 (Sistema de Información Empresarial Mexicano “www.siem.gob.mx”)

(iv) la afiliación del Titular a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido

De todo lo anterior se colige que el Titular ha sido conocido corrientemente en los círculos comerciales de la industria textil local con la denominación social NAF NAF con que se ostenta y que tiene reservada en México ante la autoridad administrativa competente e inscrita en el registro público de comercio respectivo, lo que sin lugar a duda justifica derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política. Ver IKB Deutsche Industriebank AG c. Bob Larkin, Caso OMPI N° D2002-0420 (Donde la inscripción de la sociedad mercantil IKB Investments Limited en el Registro de Compañías del Reino Unido fue suficiente para acreditar el derecho o interés legítimo del Demandado para retener el nombre de dominio <ikb.com>) y Avnet, Inc. c. Aviation Network, Inc., Caso OMPI N° D2000-0046 (Concluyendo que el Demandado acreditó con la exhibición de su acta constitutiva, constancia de inscripción y solicitud de número de identificación patronal estadounidense, tener derecho al nombre de dominio <avnet.net> derivado del uso de su denominación social Avnet Industries, Inc. con al menos 10 años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa).

Por último se destaca que el marco jurídico doméstico convalida la conclusión a que se llega en el párrafo anterior toda vez que el Titular está legitimado para usar una denominación social conformada por la marca registrada en México por el Promovente, aun cuando Titular y Promovente realizan actividades comerciales casi idénticas, debido a que la denominación social del Titular se reservó varios años antes de que el Promovente solicitara y le fuera concedido por primera vez en México el registro de su marca. Dicho de otra manera, la denominación social del Titular, no obstante ser idéntica a la marca registrada del Promovente, ha podido coexistir legalmente con esta última en México al amparo la Ley de la Propiedad Industrial. Así, el último párrafo del artículo 91 de este ordenamiento establece: “Lo dispuesto en este precepto (impedimento para usar o hacer formar parte de una denominación social, una marca registrada cuando se trate de bienes o servicios iguales o similares y no se cuente con el consentimiento del titular de la marca) no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada).

En el mismo sentido, el artículo 92 de la legislación de mérito señala que:

“El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

III. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuye, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Bajo estas circunstancias y a diferencia de lo ocurrido en el expediente NAF NAF Company contre Myriam Blaes, Caso OMPI N° D2006-0720, (donde el Demandado no contestó la Demanda y se consideró que no era concebible que el Demandado pudiera acreditar un interés legítimo sobre el nombre de dominio <nafnaf-nifnif-noufnouf.info>, máxime residiendo en Francia), o en Naf Naf Company c. Naf Naf USA Company and Darsateks, Caso OMPI N° D2002-0627 (donde se determinó que el Demandado no era comúnmente conocido como individuo, empresa u organización por el nombre de dominio <nafnaf.com>), en el caso particular el Titular ha probado los hechos en que funda su defensa bajo el artículo 1.c) ii de la Política.”

En consecuencia, se tiene por no establecido el requisito señalado en el artículo 1.a)ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Aún cuando la falta de acreditación del segundo requisito de la Política hace innecesario el análisis de la condición de mala fe (Ver AST Sportswear, Inc. c. Steven R. Hyken, Caso OMPI N° D2001-1324) el Experto desea expresar algunas consideraciones en relación al tercer requerimiento de la Política.

Si bien no está documentado que el Titular haya en algún momento intentado deliberadamente confundir a los consumidores o visitantes a su sitio Web respecto del origen o patrocinio del nombre de dominio en conflicto por el Promovente, lo cierto es que el uso exiguo que se ha dado al nombre de dominio en controversia por más de nueve años, la falta de advertencia en el Portal de la inexistencia de relación alguna con el Promovente, la unicidad del término NAF NAF en general y particularmente en la industria de la moda con que se relaciona estrechamente la actividad del Titular, así como la asociación mental automática del público consumidor real y potencial del Promovente con la marca de este, propiciando inevitablemente la posibilidad de que se produzca confusión actual o futura con el nombre de dominio en controversia debido a la notoriedad en Francia de la marca del Promovente, hubiesen podido constituir presumiblemente en opinión de este Experto, indicios concatenados suficientes para sustentar un caso de mala fe en el uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Titular en aplicación del artículo 1.b) iv de la Política. Sin embargo, vista la existencia de derechos e intereses legítimos por parte del Titular, deviene intrascendente emitir un pronunciamiento respecto a la verificación en el caso concreto de la hipótesis normativa contenida en el artículo 1a) iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Titular ha demostrado tener derecho e interés legítimo con arreglo a la Política sobre el nombre de dominio <nafnaf.com.mx> y en consecuencia se resuelve desestimar la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 13 de agosto de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Polycom Inc. v. Rogelio Silva Rodríguez

Caso No. DMX2007-0004

1. Las Partes

El Promovente es Polycom Inc., con domicilio en Pleasanton, California, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme y Asociados, México.

El Titular es Rogelio Silva Rodríguez, representado por sí mismo y con domicilio en el Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <polycom.com.mx> que se encuentra registrado por NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2007. El 18 de mayo de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de mayo de 2007 NIC-México remitió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en litigio y validando a su vez los datos de contacto del Titular. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de mayo de 2007. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de junio de 2007. El escrito de contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que cotiza en NASDAQ, reconocida internacionalmente como líder en la fabricación y desarrollo de equipos, infraestructura y sistemas integrales de comunicación a distancia por medio de tele y video conferencia.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano, el Promovente tiene registrada en México desde 1997 la marca nominativa POLYCOM en la clase 9 respecto de “productos de teleconferencia, principalmente terminales gráficas y de audio, software de computadoras de audio y gráficos, puentes gráficos y de audio para uso en teleconferencias”.

Con el objeto de proporcionar información corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece en más de veinte países alrededor del mundo, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo el nombre de dominio <polycom.com> que a su vez registró desde 1993.

Por su parte, el Titular registró el 11 de junio de 2001 el nombre de dominio en litigio. En el sitio Web vinculado al nombre de dominio en controversia se anuncian productos y servicios integrados de voz, video y datos para uso en videoconferencia, por parte de una empresa mexicana denominada CVS (Corporate Videoconferencing Services), S.A. de C.V.

Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Promovente inició el procedimiento administrativo al que recae la presente decisión.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <polycom.com.mx> es semejante en grado de confusión respecto a la marca registrada 550,292 POLYCOM, sobre la que el Promovente tiene derechos legítimos, además de que se aplican a productos similares;

(ii) Al reproducir la palabra “polycom”, es claro que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada del Promovente;

(iii) Del análisis comparativo de la marca registrada POLYCOM con el nombre de dominio <polycom.com.mx>, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusión entre ambos signos, razón por la cual el Experto debe considerar que son confundibles;

(iv) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ningún registro de marca para dicha denominación por impedírselo la marca del Promovente;

(v) El Titular no tiene autorización del Promovente para comercializar productos bajo la marca de este último, ni es su distribuidor autorizado;

(vi) El Titular no ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios vinculados a teleconferencias o videoconferencias;

(vi) Aun cuando carezca de derechos de marca, el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “polycom”, tan es así que en el sitio Web se ostenta con la denominación CVS o Corporate Videoconferencing Services, Streaming y Videocomunicación;

(vii) El Titular no hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio ya que en el sitio Web adscrito al mismo aparece un catálogo de productos idénticos a los amparados por la marca del Promovente, de lo que puede inferirse que el Titular trata de engañar al público consumidor fomentando una asociación con productos de la marca POLYCOM, o haciéndole creer que el Titular es un distribuidor autorizado de productos bajo la marca POLYCOM;

(viii) El Titular de manera premeditada ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet al Portal vinculado al nombre de dominio en controversia para ofrecer productos de videoconferencias y teleconferencias, propiciando la posibilidad de que exista confusión con la marca registrada del Promovente y con ello ubicándose su conducta en la causal de mala fe tipificada en el artículo 1.b)iii) de la Política;

(ix) En vista de la existencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el mercado mexicano con más de cinco años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular, en tanto competidor del Promovente, tuvo conocimiento de la marca de este último y por tanto inconcebible que hubiese registrado el nombre de dominio en litigio para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de la marca del Promovente, actualizándose por tanto el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b)iv) de la Política;

(x) Las acciones del Titular tienen el doble fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio y perturbar su actividad comercial en México.

B. Titular

Las afirmaciones y alegaciones en que el Titular basa su defensa son las siguientes:

(i) El Titular ha vendido productos de la marca POLYCOM aún antes de que el fabricante contara con oficinas en la ciudad de México, importándolos directamente de los Estados Unidos y Tailandia;

(ii) El Titular registró los productos por primera vez en México con la primera empresa de telefonía que ofreció servicios de ISDN para videoconferencia, según se muestra en el contrato de confidencialidad anexo que el Titular, en representación de la empresa CVS, celebró con Avantel;

(iii) No existe mala fe ni intención de engaño algunas por parte del Titular al vender productos legítimos debidamente registrados e importados a México desde 1998;

(iv) La marca POLYCOM fue promovida y dada a conocer antes que el Promovente, con recursos propios del Titular;

(v) El nombre de dominio en controversia ha sido usado como parte de la introducción del producto a México desde el 11 de junio de 2001 sin que haya recaído reclamo alguno del Promovente previo a la Solicitud;

(vi) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun sin haber adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

(vii) Además se hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios registrada.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva, en oposición a subjetiva, entre el nombre de dominio <polycom.com.mx> y la marca registrada POLYCOM, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora fielmente y en exclusiva la marca del Promovente, lo que invariablemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI N°. D2000-0429 (No puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel así lo determina).

A la luz de la Política, la conclusión que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos relativos a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales elementos no deben tomarse en consideración al examinar la identidad o confusión entre una marca y un nombre de dominio. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”) y Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Véanse Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

Con relación a este requisito, el Promovente asegura no haber conferido licencia o autorización alguna al Titular para comercializar productos bajo su marca registrada. De igual manera afirma el Promovente que al Titular no se le conoce comúnmente por el nombre de dominio ya que el portal vinculado al nombre de dominio en controversia es auspiciado por la empresa del Titular denominada CVS o Corporate Videoconferencing Services, S.A. de C.V. Por último, el Promovente alega que el Titular no ha usado el nombre de dominio <polycom.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni mucho menos ha hecho un uso legítimo o no comercial del mismo.

En su defensa, el Titular manifiesta esencialmente que es un distribuidor en México de productos auténticos identificados con la marca del Promovente que han venido siendo importados legalmente por el Titular incluso antes de ser introducidos en el mercado mexicano por el propio Promovente.

Al respecto este Experto estima pertinente señalar que por más lícita que pudiese resultar al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial la importación y posterior distribución y venta en territorio mexicano por parte del Titular de productos legítimos a los que se aplica la marca del Promovente, de ninguna manera ello faculta al Titular para apropiarse en perjuicio del Promovente de un nombre de dominio incorporando la marca registrada POLYCOM. Ver Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse, Caso OMPI No. DMX2004-0003 (El principio conocido doctrinalmente como del “agotamiento de derechos de marca” que reconoce el artículo 92, fracción II, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial no confiere en forma alguna el derecho al Titular para reservarse en detrimento del Promovente o alguno de sus licenciatarios, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada del Promovente); Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., Caso OMPI N° D2000-1774 (Aún tratándose de un revendedor autorizado, en ausencia de un acuerdo expreso entre las partes, el revendedor no adquiere el derecho a usar la marca del licenciante como nombre de dominio); The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113 (Incluso cuando el Titular es un vendedor de productos del Promovente al menudeo, el uso colateral de marca necesario para permitir la reventa de los productos del Promovente no resulta suficiente para conferir la titularidad de derechos de marca ni tampoco para usar la marca como nombre de dominio).

A mayor abundamiento, el Experto advierte que del contenido del portal adscrito al nombre de dominio en controversia no se desprende ninguna justificación para que el Titular esté usando la marca del Promovente como nombre de dominio en lugar de haber registrado desde el principio un nombre de dominio que incorporase la denominación social de su propia empresa.

Por último se hace notar que aún cuando el Titular hubiera comercializado en México antes que el Promovente productos bajo la marca POLYCOM, como insatisfactoriamente acredita el Titular con el contrato de “confidencialidad” que exhibe, dicha circunstancia es inconducente para justificar un derecho o interés legítimo toda vez que tanto el registro del nombre de dominio en controversia como la comercialización de productos POLYCOM por parte del Titular, ocurrieron con posterioridad a la fecha legal y de registro en México de la marca del Promovente.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a)ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular reconoce expresamente en su contestación que desde 1998 comercializa productos legítimos identificados con la marca POLYCOM del Promovente.

Lo anterior deja al descubierto que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca del Promovente años antes de registrar el nombre de dominio en contienda el 11 de junio de 2001. Al respecto, las Políticas Generales de NIC-México que se encuentran incorporadas por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en cuestión, imponen en su artículo II.b)ix la obligación para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos de terceros que sean titulares de marcas registradas.

Por consiguiente, el hecho de haber registrado y usar un nombre de dominio idéntico a la marca del Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un país, configura mala fe por parte del Titular en términos de lo dispuesto por el artículo 1.b)iv) de la Política. Ver Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Caso E-Resolution N° AF-96 (La determinación de mala fe se justifica cuando el Titular ha intentado intencionalmente atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su portal creando la posibilidad de que estos se confundan con la marca del Promovente).

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a)iii) de la Política

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <polycom.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 5 de julio de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

G.D. Searle LLC v. Misocy Cazares Bursiaga [cytotec]

Caso N° DMX2007-0002

1. Las Partes

El Promovente es G.D. Searle LLC, con domicilio en Peapack, New Jersey, Estados Unidos de América, representada por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México.

El Titular es Misocy Cazares Bursiaga [cytotec], con domicilio registrado en Chilpancingo, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio <cytotec.com.mx> objeto de la Solicitud se encuentra registrado por NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de 2007. El 4 de abril de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El mismo día NIC-México remitió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto administrativo y técnico, proporcionando al efecto sus datos de localización. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 23 de abril de 2007. El Centro verificó que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2007. Con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de mayo de 2007. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 16 de mayo de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de mayo de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 21 de mayo de 2007, el Centro recibió un correo electrónico por parte del Titular señalando que estaba abierto a considerar una oferta económica del Promovente a cambio de transferirle voluntariamente el nombre de dominio en cuestión. En consecuencia, el Centro reenvío la comunicación en comento al Promovente informándole que en caso de que deseara negociar la cesión voluntaria del nombre de dominio podía solicitar la suspensión temporal del procedimiento. El Promovente no solicitó tal suspensión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que se dedica a la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos farmacéuticos. Desde hace más de veinte años el Promovente distribuye bajo la marca CYTOTEC tanto en México como en otros países un medicamento destinado al tratamiento de úlceras gastrointestinales.

El Promovente es titular en México desde 1984 del registro de marca N° 302,949 sobre la denominación CYTOTEC en las clases internacionales 01, 03 y 05 respecto de productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos para uso médico, entre otros.

Desde hace unos años, el Promovente forma parte del grupo Pfizer, Inc., una de las empresas líderes mundialmente en la industria farmacéutica que ahora se encarga de la comercialización en México y otros países del medicamento que ampara la marca CYTOTEC.

Para brindar información corporativa y respecto de los productos que ofrece en el mercado, el conglomerado al que pertenece el Promovente mantiene desde 1992 un sitio web bajo el nombre de dominio <pfizer.com>, entre muchos otros más.

Por su parte, el Titular registró el 17 de diciembre de 2006 el nombre de dominio en litigio. El portal de Internet vinculado a este último asegura ser el sitio oficial en México del fármaco CYTOTEC.

Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia y sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente inició el procedimiento administrativo al rubro identificado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <cytotec.com.mx> invade los derechos del Promovente al usar sin autorización una denominación idéntica a su marca registrada sobre cuyo uso tiene el derecho exclusivo, el cual se encuentra vigente y surtiendo todos sus efectos legales;

(ii) El Promovente tiene un mejor y previo derecho para ser el legítimo titular del nombre de dominio en litigio como consecuencia de los más de veintidós años que la marca ha permanecido registrada en favor del Promovente con antelación al registro del nombre de dominio cuya transferencia se reclama;

(iii) El nombre de dominio en controversia incorpora completamente la marca del Promovente, causando confusión en el público consumidor respecto del origen de <cytotec.com.mx>;

(iv) El Promovente no ha licenciado ni autorizado al Titular a usar su marca como nombre de dominio;

(v) El Titular no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión ya que en el portal de Internet adscrito se observa una supuesta descripción de los efectos del producto CYTOTEC y posteriormente se muestran fotografías en las que aparece el medicamento que comercializa el Promovente al amparo de la marca CYTOTEC;

(vi) El uso de la marca CYTOTEC por parte del Titular para comercializar el propio medicamento del Promovente pero con una finalidad distinta a la que tiene dicho producto de ninguna manera puede considerarse un interés legítimo sobre la denominación CYTOTEC;

(vii) El Titular tenía conocimiento de la fama y éxito de la marca CYTOTEC y fue precisamente para beneficiarse de tales atributos que registró el nombre de dominio en disputa;

(viii) La mala fe del Titular en el uso del nombre de dominio en conflicto se hace evidente al ofrecer el medicamento CYTOTEC para la interrupción de embarazos de hasta nueve semanas, con lo que desinforma y engaña al público consumidor y lo que resulta más grave aún, pone en riesgo la salud de mujeres embarazadas que pretendiesen seguir el “tratamiento” descrito por el Titular, toda vez que el propio CYTOTEC está contraindicado para mujeres en estado de gravidez;

(ix) El Titular engaña al público consumidor haciéndole creer que el medicamento identificado con la marca CYTOTEC tiene por finalidad interrumpir embarazos, lo cual es completamente falso;

(x) El Titular crea confusión en el consumidor al asociar el nombre de dominio en controversia con la marca del Promovente ya que hace suponer al público que <cytotec.com.mx> pertenece o tiene alguna relación con el Promovente;

(xi) El hecho de que el Titular haya creado un sitio de Internet vinculado al nombre de dominio en disputa para comercializar un producto farmacéutico del Promovente con base en las contraindicaciones del mismo y sin contar con la autorización por parte de aquél, constituye una prueba fehaciente para acreditar la mala fe por parte del Titular.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en la UDRP, este Experto considera pertinente tener en consideración la jurisprudencia asentada en la UDRP respecto de la falta de contestación a una demanda. En este orden de ideas, si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la Política UDRP no se traduce automáticamente en una Decisión en favor del Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> se compone única y exclusivamente de la marca registrada CYTOTEC del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna, así como su identidad conceptual en vista de que la marca en comento es una denominación acuñada ex profeso para identificar el medicamento comercializado por el Promovente.

La conclusión que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del codigo de pais “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad de esa naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La posición del Promovente con relación a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este último no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio. Asimismo, el Promovente alega que el uso no autorizado que hace el Titular de la marca CYTOTEC, ofreciendo en venta el medicamento fabricado por el Promovente a mujeres embarazadas para las que dicho fármaco está expresamente contraindicado, de ninguna manera puede conferir al Titular un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Lo anterior resulta suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.

Vista la falta de contestación a la Solicitud, este Experto presume que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).

En el mismo sentido, de las pruebas ofrecidas por el Promovente y las circunstancias del caso, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable alguna de las hipótesis absolutorias que de forma enunciativa contempla el artículo 1.c) de la Política, en la especie: que el Titular sea conocido con la denominación <cytotec.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni mucho menos que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.

Esto es así debido a que la voz CYTOTEC no tiene otra acepción sino como marca del Promovente, a que el uso del nombre de dominio en conflicto tiene fines lucrativos y por último a que la promoción del medicamento identificado con la marca del Promovente para fines distintos de los que fue autorizado por las autoridades de salud correspondientes no puede dar lugar a una conducta legítima ni a una oferta de productos de buena fe en el sentido del artículo 1.c. inciso iii) de la Política. Ver Ares Trading S.A. v. Bill Edwards, Caso OMPI N° D2005-0189 (a propósito de los medicamentos ofrecidos al público bajo las marcas SERONO, SAIZEN y SEROSTIM que eran anunciados por el Titular para fines recreativos y deportivos muy distintos a los serios tratamientos médicos para los que fueron aprobados por la agencia de salud estadounidense).

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente ha demostrado que el Titular registró el nombre de dominio <cytotec.com.mx> luego de más de veintidós años de vigencia ininterrumpida de la marca que dicho nombre de dominio incorpora. El Experto que suscribe destaca la finalidad única que tiene el vocablo CYTOTEC reservado por el Promovente.

En estas circunstancias, es incuestionable que el Titular sabía de la existencia de la marca del Promovente y por lo mismo no pudo haber habido otra razón para registrar de mala fe el nombre de dominio en conflicto mas que para beneficiarse económicamente del reconocimiento y reputación de que goza la marca CYTOTEC en los distintos países en que se usa en el comercio. Ver F. Hoffmann-La Roche AG v. Ashima Kapoor, Caso OMPI N° D2005-1351 (respecto del conocido fármaco identificado con la marca famosa VALIUM, resolviendo el Panel que la única conclusión a que podía llegarse con certeza era que el Titular había registrado de mala fe los nombres de dominio en disputa para atraer visitantes a su portal para su beneficio económico al propiciar la posibilidad de confusión entre los usuarios de Internet con la marca del Promovente).

Asimismo, salta a la vista del suscrito la inconsistencia de los datos de contacto provistos por el Titular, situación que se tiene por comprobada al haber realizado el Experto en uso de sus facultades implícitas para mejor proveer que previene en su favor el artículo 12 del Reglamento, una búsqueda en un portal público gratuito que contiene el mapa de la ciudad de México, arrojando como resultado la falta de correspondencia entre la calle, colonia y el código postal proporcionados por el Titular, lo que aunando a la inexistencia del número telefónico asentado permite determinar la falsedad de los datos de contacto que fueron proporcionados al Registrador. Esta circunstancia por sí misma ha sido considerada por otros Grupos Administrativos de Expertos como suficiente para resolver la mala fe en el registro del nombre de dominio. Ver Laboratorios Brovel, S.A. de C.V. v. Braco Internacional, S.A. de C.V., Caso OMPI N° D2004-0263.

Por otra parte, el Experto advierte que el portal vinculado al nombre de dominio en disputa se autoproclama “el sitio o página oficial de Cytotec México”, resultando claro que el Titular está usando de mala fe el nombre de dominio en litigio para hacer creer erróneamente a usuarios de Internet que buscan información sobre el producto identificado con la marca del Promovente, que el Titular está relacionado con este último o ha sido autorizado para usar la denominación CYTOTEC y/o vender el medicamento identificado bajo ese nombre. Ver Lilly ICOS LLC v. Jay Kim, Caso OMPI N° D2004-0891 (determinando mala fe como consecuencia de la explotación comercial que se hacía dentro del portal vinculado al nombre de dominio <cialis.com> en que se ofrecían en venta medicamentos bajo la marca CIALIS del Promovente).

A mayor abundamiento, el Experto estima que el Titular ha usado de mala fe el nombre de dominio en cuestión puesto que lejos de mencionar en su portal el tipo de padecimientos para cuyo tratamiento fue concebido el medicamento amparado con la marca CYTOTEC, el Titular promueve dicho medicamento con fines de interrupción al embarazo, en contra de lo expresamente indicado por el propio fabricante y sin advertir el Titular sobre los riesgos a la salud que tal uso inapropiado conlleva. Ver N.V. Organon c. Johnatan Johnston, Caso OMPI N° D2001-1077 (El Titular registró y usó de mala fe el nombre de dominio <decadurabolin.org> debido a que el portal adscrito asociaba el medicamento identificado bajo la marca DECA-DURABOLIN del Promovente con el físico-constructivismo, un uso explícitamente señalado como imprevisto y peligroso para la salud).

Las razones arriba apuntadas permiten concluir que el Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de manera intencionada con el fin de atraer a su sitio Web con ánimo de lucro usuarios de Internet para aprovecharse de la reputación y reconocimiento asociados a la marca registrada CYTOTEC del Promovente, creando la posibilidad de que exista confusión con dicha marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web vinculado a <cytotec.com.mx> y del medicamento ofrecido a través de dicho portal, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv) de la Política.

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <cytotec.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 4 de junio de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández

Caso Nº DMX2007-0001

1. Las Partes

La Promovente es Sullair Corporation, representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, A.C., México.

El Titular es Ricardo Ramírez Hernández, con domicilio en Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <sullair.com.mx>

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de enero de 2007. El 1 de febrero de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo día NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta informándole que el Titular del nombre de dominio en controversia recaía en la persona del Titular en tanto contacto técnico y administrativo registrado. Atendiendo a una prevención del Centro en el sentido de que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 13 de febrero de 2007. El Centro verificó que la Solicitud modificada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los Artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2007. De conformidad con el Artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 7 de marzo de 2007. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de marzo de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de marzo de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense reconocida internacionalmente en el segmento de compresoras de aire, así como en el de maquinaria y sistemas para uso industrial general y de aplicación especial en el ramo de la construcción.

Para identificar sus productos en el mercado doméstico, el Promovente registró en México desde 1972 y mantiene vigente hasta el día de hoy, la marca SULLAIR en la clase 23 para amparar específicamente compresoras y barrenas, y en general toda clase de cuchillería o aparatos, herramientas y sus partes, accesorios y aditamentos para tractores, máquinas y trituradoras.

Con el objeto de anunciar sus productos y ofrecer información corporativa, el Promovente mantiene desde 1997 un portal de Internet bajo el nombre de dominio <sullair.com>

Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio en litigio el 12 de julio de 2005. Actualmente el portal vinculado al nombre de dominio en cuestión se agota en una página de inicio con la imagen de unos engranes como trasfondo, en la que única y exclusivamente se menciona una distribución exclusiva en México, aunque no se dice respecto de qué tipo de productos o servicios, por parte de Mayorista en Diseño Industrial, S.A. de C.V., indicándose al efecto los datos de contacto de este último.

Al percatarse del uso del nombre de dominio en controversia y sin que existan registros de que se haya producido contacto previo entre las partes, el Promovente inició el procedimiento administrativo que nos ocupa, en contra del Titular.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Del análisis comparativo de la marca registrada SULLAIR por un lado y el nombre de dominio <sullair.com.mx> por el otro, es claro que en vista de la identidad del elemento “sullair”, existe semejanza en grado de confusión entre ambos signos;

(ii) El Promovente no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con marcas registradas que tengan por objeto la denominación “Sullair” para proteger productos relacionados con la maquinaria;

(iii) Resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca SULLAIR en México debido a que la marca registrada del Promovente se lo hubiera impedido;

(iv) El Titular no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con la maquinaria;

(v) El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “sullair”, tan es así que en el sitio web se ostenta con la denominación social Mayorista en Diseño Industrial, S.A. de C.V.;

(vi) El Titular tampoco hace uso legitimo o no comercial del nombre de dominio, resultando obvia la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de las marcas del Promovente;

(vii) El Titular no cuenta con la autorización del Promovente para comercializar productos bajo la marca SULLAIR, ni es su distribuidor autorizado, como el Titular lo pretende hacer creer al incluir unos engranes, que son alusivos a máquinas o a la industria en general, en el sitio de Internet relacionado al nombre de dominio en controversia y ostentar la leyenda “Distribuidor en México”;

(viii) La existencia del registro de la marca del Promovente y el uso ininterrumpido de esta última desde 1972 permite concluir que la adopción de la denominación “SULLAIR” como parte del nombre de dominio en litigio se hizo con el fin de inducir al publico consumidor a error o confusión;

(ix) Es difícil suponer mera coincidencia en la incorporación de la marca registrada del Promovente, que es conocida mundialmente en la industria de la maquinaria en general y de compresoras y barrenas en particular;

(x) El Titular pretende atraer de manera ilegitima la atención de los usuarios de Internet al llevarlos a su pagina web, en donde realiza actos de competencia desleal al ostentarse como distribuidor en México de productos de la marca SULLAIR, sin gozar de un vínculo, asociación o relación con el Promovente que legitime el uso de la marca SULLAIR, creando claramente la posibilidad de que exista confusión con la marca registrada del Promovente;

(xi) En vista de la presencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el mercado con mas de treinta años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular efectivamente tuvo conocimiento de la existencia de la marca del Promovente y por tanto resulta inconcebible que haya registrado el nombre de dominio en controversia para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de las marcas del Promovente, habiendo propiciado la confusión de los usuarios de Internet respecto del origen, patrocinio, afiliación o aprobación del sitio o los servicios del Titular con aquellos del Promovente, actualizándose al efecto el supuesto previsto en el artículo 1(b)(iv) de la Política;

(xii) Asimismo, las acciones del Titular se traducen en mala fe en términos del artículo 1(b)(iii) de la Política, en tanto que el nombre de dominio en controversia se registró con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente;

(xiii) Se puede concluir que la conducta del Titular tiene como objetivo impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho pudiese haber convenido.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestación a una Demanda fundada en la Política UDRP no se traduce automáticamente en una Decisión en favor del Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Demandante, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet en la forma que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política .MX.

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio <sullair.com.mx> se compone única y exclusivamente de la marca registrada SULLAIR del Promovente, lo que conlleva a al suscrito Panelista a determinar la identidad gramatical, fonética y conceptual comercial entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene incólume ante la presencia de sufijos (correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del codigo de pais “.mx”) ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Panelistas, al obedecer la existencia de aquéllos a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales componentes no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión según la Política. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1)A)i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La posición del Promovente con relación a este elemento puede resumirse en que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia toda vez que a este último le hubiese sido legalmente imposible registrar en México la marca del Promovente para proteger productos o servicios análogos a los amparados por la marca SULLAIR, además de que al Titular no le ha sido otorgada licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca del Promovente como nombre de dominio.

En virtud de lo anterior, se tiene por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI N° D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI Nº D2000-1467.

En estas circunstancias, el Experto estima procedente considerar la falta de contestación a la Solicitud como indicio suficiente para presumir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI Nº D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).

En suma, tomando en cuenta la fuerte capacidad distintiva de que goza la marca del Promovente, el uso que se ha hecho del nombre de dominio en el portal de Internet adscrito y los argumentos planteados por el Titular, al Experto no le resulta evidente, argumentable o demostrable que el Titular sea conocido con la denominación <sullair.com.mx>; que haya usado el nombre de dominio correspondiente en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SULLAIR es una palabra inventada que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente (Caso OMPI D2005-0250, a propósito de la originalidad de la marca JAFRA), así como al hecho de que este último ha utilizado su marca ininterrumpidamente por casi 35 años en México para identificar los productos que ofrece en el país a través de sus distribuidores autorizados, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SULLAIR al momento de registrar un dominio orientado en principio al consumidor mexicano como lo es el “.com.mx”, máxime si como bien hace notar el Promovente, en el portal al que está vinculado el nombre de dominio en litigio figura la imagen de varios engranes, aparentemente alusivos a los productos identificados bajo la marca del Promovente. Ver Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI N° DMX2006-0007 (donde el Panelista determinó mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que no admite otro significado mas que como marca del Promovente). A mayor abundamiento, vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra connotación, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003).

Por otro lado, llama la atención que en el propio portal no se identifiquen los productos supuestamente ofertados sobre los que se publicita una distribución en México. Lo anterior no puede ser interpretado de otra forma que como un uso artificial del nombre de dominio para tratar de aparentar un fin legítimo del mismo por parte del Titular. A esto se suma la falta de explicación alguna en el portal de Internet que justifique la elección del nombre de dominio.

En consecuencia se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados o inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede atribuirse haber dado contenido a la expresión “sullair”, actualizándose por tanto la causal demostrativa de mala fe tipificada en el articulo 1.b.iv de la Politica.

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii de la Politica.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <sullair.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 4 de abril de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Smarticket Internacional, S.A. de C. V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava

Caso No. DMX2006-0014

1. Las Partes

El Promovente es Smarticket Internacional, S.A. de C. V., Distrito Federal, México representada por Víctor Manuel Romero Rodríguez, México.

El Titular es Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava , Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <smarticket.com.mx>, registrado con NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de noviembre de 2006 y por correo urgente el 4 de diciembre de 2006. El 21 de noviembre de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en controversia. El 22 de noviembre de 2006, NIC-México respondió al Centro por la misma vía manifestando que Marius Wuerzner (Ad LINK Internet Media AG –sedo-), con domicilio en Nordheim-Westfallen Alemania, figuraba en ese entonces como el contacto administrativo, técnico y de facturación, correspondiéndole por tanto el carácter de Titular exclusivo del nombre de dominio en litigio, de acuerdo a lo dispuesto en las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mexico. En consecuencia, el Centro requirió al Promovente con fecha 7 de diciembre de 2006 para que en un plazo de cinco días enmendara el nombre del Titular demandado en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cumplimiento en tiempo y forma. A causa de una falla técnica aducida por NIC-México, el nombre del contacto técnico, administrativo y de pago fue sustituido por el de Octavio Rodríguez Lozano, no obstante encontrarse “bloqueado” el nombre de dominio justamente con el fin de impedirse un cambio en la titularidad del nombre de dominio en litigio durante el trámite del procedimiento.

Con fecha 29 de diciembre de 2006, NIC México confirmó que el Titular del nombre de dominio era Octavio Rodríguez Lozano.

Ante tal circunstancia, el Centro se vio en la necesidad de requerir por segunda ocasión la modificación de la Solicitud a efecto de que esta última señalara a Octavio Rodríguez Lozano como Titular en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cabal cumplimiento. Luego entonces, el Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de enero de 2007. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud venció el 1 de febrero de 2007, sin que el Titular hubiese producido su Escrito de Contestación. En consecuencia, el Centro acusó con fecha 5 de febrero de 2007, la rebeldía del Titular para comparecer y manifestar lo que a su derecho conviniere dentro del procedimiento administrativo. Al recibir dicha notificación, el Titular (también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava) contestó al Centro vía correo electrónico el 5 de febrero de 2007, dándose por enterado del procedimiento administrativo incoado en su contra, para luego limitarse simplemente a manifestar su desconocimiento en relación con el trámite del propio procedimiento, a lo que recayó respuesta del Centro en el sentido de informar al Titular que era de la exclusiva facultad discrecional del Experto pronunciarse sobre cualquier Escrito de Contestación extemporáneo que se produjera de su parte en el futuro, a lo que no siguió ninguna comunicación, respuesta o promoción adicional del Titular.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto el día 26 de febrero de 2007. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mexicana dedicada a la venta y administración de localidades para espectáculos, conciertos, eventos privados, ferias y exposiciones en la República Mexicana, que inició operaciones en marzo de 2003, aunque no fue sino hasta septiembre de 2005 que se constituyó formalmente bajo la denominación social “Smarticket”. Según sus propias cifras más recientes, el Promovente ha acumulado ventas por cuatro millones de boletos para 300 eventos en territorio nacional.

A fin de asegurar el uso exclusivo de su denominación social para identificar los servicios que presta en el mercado, el Promovente presentó con fecha 15 de marzo de 2004, una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca SMARTICKET en la clase 35, en relación a servicios de venta para terceros a través de boletos, misma solicitud que de acuerdo con la manifestación bajo protesta del Promovente se encuentra aún en trámite.

Para conseguir su objetivo de anunciarse y comercializar boletos a través de Internet, el Promovente contrató los servicios de la empresa del Titular denominada XitroX Multimedia, solicitándole las siguientes prestaciones: 1) registrar por cuenta propia un paquete de nombres de dominio incluyendo la denominación “Smarticket”, 2) desarrollar el contenido del sitio de Internet del Promovente, 3) proporcionar el servicio de hospedaje de dicho Portal y 4) diseñar e implementar una plataforma tecnológica (conocida después como Ticket Seller XitroX) mediante la cual se realizara la compra en línea de boletos por parte del público consumidor.

De acuerdo con los términos pactados en el contrato denominado “de Prestación de Servicios de Integración Informática” celebrado entre el Promovente y la empresa del Titular el 23 de marzo de 2003, el Titular registró, entre otros, el nombre de dominio objeto de la presente controversia, el 24 de febrero de 2005.

Después de casi tres años de relación contractual, la presente controversia se originó con motivo de la propuesta económica del Titular para ceder al Promovente el control del nombre de dominio en disputa bajo esquemas a elegir entre licenciamiento exclusivo o venta.

Luego de la negativa del Promovente para pagar el precio por la cesión de <smarticket.com.mx> considerando que la titularidad de este último le correspondía al Promovente por efecto del propio contrato celebrado entre las partes, éstas entraron en una etapa de reclamaciones mutuas que orillaron al Promovente a iniciar en contra del Titular el 4 de abril de 2006, un juicio ordinario civil por incumplimiento de contrato que fue radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal bajo el expediente 295/2006, mismo que se encuentra pendiente de resolución.

A raíz del inicio de su conflicto, el Promovente registró el 16 de febrero de 2006 el nombre de dominio <smartticket.com.mx> para continuar ofreciendo sus servicios por Internet, y el Titular por su parte, ha facilitado en al menos una ocasión el uso por parte de un tercero del nombre de dominio en controversia, en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <smarticket.com.mx> es idéntico o parecido a la marca SMARTICKET que se considera de la propiedad del Promovente aún cuando todavía se encuentra en trámite de registro, de acuerdo al buen uso que de la misma se ha hecho;

(ii) El uso indebido que el Titular ha dado a <smarticket.com.mx> ha creado confusión entre el público usuario que relaciona al Promovente con el nombre de dominio en litigio;

(iii) El Titular ha realizado con ánimo de lucro una ciberocupación del nombre de dominio en disputa respecto del cual no tiene derechos ni mucho menos intereses legítimos;

(iv) El Titular registró con dolo y mala fe el nombre de dominio en disputa a su propio nombre para luego hacer una propuesta económica al Promovente para la venta de un paquete de dominios incluido <smarticket.com.mx>;

(v) Frente al rechazo del Promovente para aceptar su ofrecimiento, el Titular recurrió a la empresa alemana Ad LINK Internet Media AG [sedo] para estacionar el nombre de dominio y luego ofrecerlo a un competidor del Promovente en la ciudad de Morelia, Michoacán, de nombre Reddigit S.A. de C.V. que está utilizando en forma fraudulenta el nombre de dominio que nos ocupa para realizar eventos al amparo de la marca del Promovente;

(vi) En plena disputa dentro de este procedimiento, el Titular realizó una modificación de los contactos técnico y administrativo del nombre de dominio en controversia, en favor de Octavio Rodríguez Lozano, que es en realidad un nombre ficticio inventado por el propio Titular y cuyas nuevas direcciones electrónicas de correo electrónico continúan vinculadas a la empresa del Titular; y

(vii) El nombre de dominio se registró con el fin de impedir que el Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio, originando así una serie de confusiones entre el público usuario.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

El artículo 5.E) del Reglamento establece que cuando el Titular no presenta un escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Solicitud. Sin embargo, esto no quiere decir que la falta de contestación a una Solicitud se traduzca automáticamente en una Decisión en favor del Promovente (ver párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la lectura del primer requisito establecido en el artículo 1.A).i) de la Política se desprende que el Promovente está obligado a efectuar una comparación que demuestre la identidad o probable confusión entre el nombre de dominio cuya transferencia reclama y la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos concedida en su favor por la autoridad competente.

En consonancia con lo anterior, el artículo 3.B).vii) del Reglamento impone al Promovente la exigencia de especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en la que se base la Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, así como la obligación de describir, en el caso de las marcas, los productos o servicios con respecto a los cuales se otorgó el registro marcario.

En la especie, como se detalla en los antecedentes del caso, el Promovente no funda su acción en una marca registrada sino en una solicitud de marca cuyo trámite asegura encontrarse aún inconcluso.

Al respecto es importante precisar que el sistema jurídico mexicano considera “una mera expectativa de derecho el que el solicitante de una marca obtenga dicho registro”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 70/95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo II, Noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pág. 201.

Consecuentemente con lo anterior, la Ley (Federal Mexicana) de la Propiedad Industrial, cuyo cumplimiento le es exigible tanto al Promovente como al Titular, establece en su artículo 87 que “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 10/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, Febrero de 2001, pág. 250 (El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros).

Por otra parte, en ejercicio de las facultades implícitas para mejor proveer que me confiere el artículo 12.A del Reglamento y ante la necesidad de esclarecer la causa de la inusual extensión por casi 3 años en el trámite de la solicitud de marca del Promovente, este Experto recurrió al Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas que está disponible pública y gratuitamente en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, advirtiendo al efecto que con fecha 8 de noviembre de 2006, esto es con antelación al inicio del presente procedimiento, se notificó al Promovente la negativa de dicho Instituto para conceder la marca solicitada en razón de un impedimento legal para su registro, dándose por concluido el trámite de la solicitud de la marca en cuestión.

En vista de las consideraciones que anteceden, el Experto concluye que el Promovente no satisfizo su carga probatoria bajo este requisito.

B Derechos o intereses legítimos

Si bien la falta de comprobación de uno solo de los supuestos bajo el artículo 1.A) de la Política resulta suficiente para desestimar la Solicitud del Promovente, haciendo innecesario el análisis de los elementos restantes, por razones de exhaustividad el Experto estima oportuno referirse sucintamente sobre algunos aspectos relevantes bajo el artículo 1.A).ii) y 1.A).iii) de la Política.

Por lo que hace a la afirmación del Promovente en el sentido de que el Titular indebidamente se apropió del nombre de dominio en litigio, este Panelista advierte que de acuerdo con los términos del contrato de Prestación de Servicios de Integración Informática XitroX, firmado por las partes en este procedimiento el 25 de marzo de 2003, el Titular fue autorizado a registrar en su propio nombre y no por cuenta del Promovente, el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

Esto es así ya que dentro del apartado “Dominios” del contrato en comento se menciona lo siguiente:

“Los dominios relacionados a al (sic) TSX son propiedad de XitroX Multimedia y la sesión (sic) de derechos será independiente a la comercialización de TSX por lo que se concideran (sic) los dominios como parte del servicio de hospedaje del sistema en los servidores de XitroX Multimedia, mismos que son mensualmente autorizados por el propietario por lo que quedan fuera de cualquier tipo de comercialización relacionada al TSX y deberán ser tratados de forma individual.”

En este orden de ideas se aprecia que la circunstancia de que el Titular apareciera desde un principio en la base de datos Whois como el registrante del nombre de dominio <smarticket.com.mx> fue en todo tiempo conocida y aceptada por el Promovente. Asimismo, del conjunto de facturas exhibidas por el Promovente mediante las que se acreditan pagos periódicos realizados en favor del Titular por distintos conceptos bajo el contrato, como por ejemplo servicios de hospedaje de portales, no se encuentra alguna que verifique el pago por la cesión de derechos del dominio <smarticket.com.mx>.

Las circunstancias descritas anteriormente producen en el ánimo de este Experto el efecto de tenerlas como causas que presumiblemente justifican derechos o intereses legítimos por parte del Titular para haber registrado o seguir utilizando el nombre de dominio en litigio.

Por lo antes expuesto, se tiene por no demostrada la hipótesis normativa prevista por el artículo 1.A).ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Respecto a la pertinencia de considerar la propuesta de venta del nombre de dominio en litigio hecha al Promovente por el Titular como una oferta de mala fe en el sentido del párrafo 1(b)(i) de la Política, este Experto Único hace notar que bajo el título de “Venta de patentes, derechos de autor y derechos industriales” del propio contrato celebrado entre las partes, figura el precio de $50,000.00 por la venta del paquete de nombres de dominio “Smarticket”.

En opinión de este Experto, lo anterior impide la posibilidad de considerar el ofrecimiento del Titular en el contexto de la hipótesis a estudio, puesto que por un lado, la venta de nombres de dominio en tanto cosas mercantiles no es por sí misma sancionada por la Política, y por otro la oferta se produce dentro del ámbito de un precio pactado en un contrato escrito y firmado por las partes. Sin embargo, es importante destacar que la decisión en este caso por parte del suscrito Experto en nada prejuzga sobre la validez, incumplimiento, nulidad, o terminación del contrato celebrado entre las partes, cuyas cuestiones podrán resolverse con plenitud de jurisdicción por el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que conoce del juicio incoado por el Promovente en contra del Titular.

Por último, el suscrito Experto toma nota de la conducta del Titular al haber sustituido el nombre del registrante original en la base de datos Whois de NIC-México. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de acreditamiento de los dos supuestos anteriores, el Experto considera que no es necesario pronunciarse respecto a si en el caso concreto se surte la condición requerida por el artículo 1.A).iii) de la Política.

7. Decisión

Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel Administrativo desestima la Solicitud del Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 12 de marzo de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V

Caso No. DMX2006-0009

1. Las Partes

El Promovente es S. Tous, S.L. con domicilio en Manresa, España, y está representado por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Hostmaster Vihaus y el codemandado Vinetworks S.A. de C.V., ambos con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México, siendo representados por Juan José Pujol Rojas. Para efectos de este procedimiento Hostmaster Vihaus y Vinetworks S.A de C.V. son referidos conjuntamente como “el Titular”.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio <tous.com.mx> que constituye el objeto del presente litigio, se encuentra registrado con NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud de Resolución de Controversia (la “Solicitud”) se presentó vía electrónica ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de agosto de 2006 y en forma impresa el 14 de agosto de 2006. El 11 de agosto de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. NIC-México por su parte, remitió con fecha 12 de agosto de 2006, al Centro vía correo electrónico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspondía con aquél mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevención formulada por el Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 4 de septiembre de 2006.

El Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2006. De conformidad con el artículo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2006. El Titular presentó vía Internet su contestación a la Solicitud el 2 de octubre de 2006. El Centro acusó recibo de dicha presentación el 4 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Único el día 10 de noviembre de 2006, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa es el español, siendo este último el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y habiéndose cerciorado que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, el Experto suscrito comunicó a las partes mediante comunicación electrónica de fecha 17 de noviembre de 2006, el cierre de la instrucción del procedimiento administrativo con efectos de citación para el dictado de la presente Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa mundialmente conocida en la industria de la moda, la joyería y los accesorios de vestuario femenino que comercializa bajo su marca TOUS en más de 30 países. En México el Promovente distribuye sus productos a través de 32 tiendas establecidas en 15 entidades federativas, incluyendo Jalisco, lugar de residencia del Titular.

El Promovente tiene registrada la marca TOUS en un gran número de países y por lo que a México respecta es titular de varios registros marcarios en las clases internacionales 3, 9, 14, 18 y 25, siendo la fecha legal más remota el 10 de diciembre de 1998, según lo acredita con las copias certificadas de dichos títulos de marca que comprenden productos tales como metales preciosos, joyería, bisutería y piedras preciosas, perfumería, gafas de sol, productos de cuero, baúles y maletas, bolsos, paraguas, sombrillas, vestidos, calzados, pañuelos para el cuello, fulares y cinturones, entre otros.

Asimismo, para promocionar sus productos y ofrecer información sobre su compañía y la marca TOUS, el Promovente mantiene el portal de Internet identificado bajo el dominio <tous.com>, registrado el 4 de agosto de 1997.

El Titular por su parte se dedica a la prestación de servicios de hospedaje y registro de dominios de Internet, habiendo registrado el nombre de dominio en controversia el 17 de diciembre de 2001.

Luego de ponerse en contacto con el Titular a efecto de solicitarle la transferencia del nombre de dominio en litigio como consecuencia de la alegada infracción al derecho de uso exclusivo de su marca TOUS, el Promovente decidió presentar la Solicitud que dio inicio a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

i. De una comparación gráfica se desprende que el nombre de dominio en controversia es idéntico a la marca registrada TOUS y al nombre de dominio global <tous.com> del Promovente;

ii. Desde su fecha de registro, el Titular no ha dado ningún uso al nombre de dominio en disputa según se comprueba con la herramienta informática “Internet Archive Wayback Machine” que muestra los archivos históricos de las páginas hospedadas en el dominio <tous.com.mx>, infiriéndose así la ausencia de un uso legítimo y leal de este último por parte del Titular;

iii. Como resultado de la investigación a través de los motores de búsqueda de Internet más populares se concluye que el Titular no es ni ha sido conocido como TOUS;

iv. Una búsqueda de antecedentes registrales en el sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no arrojó ningún resultado del signo TOUS conferido en favor del Titular, lo que permite afirmar que este último no ha adquirido derechos de marca bajo la denominación TOUS;

v. De las comunicaciones vía telefónica y electrónica entre el Promovente y el Titular se comprueba que el Titular ha registrado el nombre de dominio con el fin de vender su registro al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados y que están relacionados directamente con el nombre de dominio, configurándose así la causal de mala fe en el registro del nombre de dominio prevista en el artículo 1.b) de la Política;

vi. Por si lo anterior no fuera suficiente y en consonancia con múltiples Decisiones bajo la Política UDRP, la falta de uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Promovente constituye en el presente caso evidencia de mala fe en el uso de dicho identificador.

B. Titular

Las alegaciones que a manera de defensa el Titular vierte en su Contestación a la Solicitud son las siguientes:

i. El registro del dominio en conflicto se realizó a instancia de uno de sus clientes, sin haber recibido aún la contraprestación debida por dicho servicio;

ii. Ante el incumplimiento de su cliente, la única intención del Titular es recuperar los gastos administrativos, de registro y mantenimiento de <tous.com.mx> generados hasta la fecha;

iii. La intención a que se hace referencia no puede ser considerada de mala fe, ya que el nombre de dominio en controversia se verificó a solicitud de un tercero, no siendo responsabilidad del Titular conocer a priori los registros de marca existentes para registrar un dominio.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

i. El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

ii. El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

iii. El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusión del nombre de dominio en litigio vis-à-vis su propio nombre de dominio, en este caso <tous.com>.

Ahora bien, del cotejo a simple vista de los signos en pugna se advierte inmediatamente que el nombre de dominio <tous.com.mx> es idéntico gramaticalmente a la marca “TOUS”, conclusión que indefectiblemente trae aparejada la posibilidad de confusión a nivel fonético y conceptual comercial.

La presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior genéricos como <.com> o relativos a códigos de países como <.mx>) no es óbice a la conclusión que antecede, ya que como lo han reiterado sistemáticamente los precedentes bajo la Política UDRP y la Política .MX, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Asimismo, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, la inigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo <.com>; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente, se tiene por cumplida la hipótesis prevista en el artículo 1(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente aduce que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia derivado de la inexistencia de registros marcarios en México concedidos a su favor. Esta afirmación desde luego presupone la falta de otorgamiento de licencias o autorizaciones respecto de la marca del Promovente en beneficio del Titular.

Además, el Promovente asegura que el Titular no es conocido comúnmente bajo la denominación TOUS, exhibiendo al efecto diversas documentales privadas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y se tienen aquí por valoradas en el sentido de conferirles valor probatorio suficiente para acreditar presuntivamente tal circunstancia.

En virtud de lo anterior, el suscrito Experto estima demostrado prima facie por parte del Promovente, el segundo requisito de la Política, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No.D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.

Por otro lado, del contenido del escrito de contestación no se advierte ninguna circunstancia de la que pueda inferirse la existencia de derechos o intereses legítimos reconocidos por la Política o la legislación mexicana en favor del Titular respecto del nombre de dominio en litigio. De hecho cabe destacar que el propio Titular admite expresamente en su contestación la legitimidad de los intereses del Promovente en relación al dominio <tous.com.mx>.

En suma, este Panelista concluye que en la especie no se surte en favor del Titular ninguna de las defensas previstas en el artículo 1(c) de la Política.

Por ende, se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artículo 1(a)(ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por una parte, el Promovente intenta acreditar la mala fe en el registro del nombre de dominio por parte del Titular con la transcripción de una supuesta conversación entre los representantes de ambas partes que habría tenido lugar el 16 de marzo de 2006, mediante la cual el Titular habría hecho una serie de admisiones en cuanto a su conocimiento previo de la marca TOUS, su familiarización con la Política y la forma de burlar sus fines, así como una petición al representante del Promovente para que este último gestionara a su favor una cantidad mayor a los costos estrictamente relacionados con el registro y renovación del dominio por parte de NIC-México. El Promovente asegura que la cantidad exigida por el Titular corresponde a $18.266,60 (dieciocho mil doscientos sesenta y seis pesos 60/100 pesos mexicanos), cifra que le fue comunicada por el Titular mediante un documento que el Promovente no exhibe junto con su Solicitud.

Al respecto, en ejercicio de la facultad discrecional en materia de admisión y valoración de pruebas que el artículo 12.D del Reglamento de la Política otorga al Panel Administrativo, se estima a la transcripción (sesgada) de la conversación de mérito, incapaz de producir los efectos de confesión extrajudicial que pretende atribuirles el Promovente, al haber sido unilateralmente producida por su oferente y no estar vinculada con algún otro medio de prueba que permita corroborar su integridad y autenticidad, así como la identidad de las partes, o mejor aún la ratificación expresa o tácita del Titular en el curso de este procedimiento. Véase TV Azteca, S.A. de C.V. v. Eduardo Martínez Trigueros, Caso OMPI No. DTV2005-0003 (desestimando registros de audio de conversación telefónica aportados por el Promovente al no estar corroborada o ratificada la autenticidad de su contenido ni la identidad de los participantes).

Empero, del estudio integral de las constancias que integran el expediente administrativo se tienen por acreditados, inferidos o no desvirtuados los siguientes hechos:

i. El nombre de dominio <tous.com.mx> ha permanecido inactivo desde su registro a la fecha;

ii. El Titular ha puesto a la venta para cualquier interesado el nombre de dominio en conflicto;

Por otra parte, al Experto le resulta inverosímil la justificación del Titular para haber registrado el nombre de dominio <tous.com.mx> por cuenta de un tercero sin recibir la contraprestación debida por su “servicio” y no obstante tal incumplimiento seguir asumiendo los costos relativos a su renovación. Aún cuando esta circunstancia hubiese sido demostrada fehacientemente, ello no le conferiría al Titular derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio ni lo exoneraría de haber registrado y usado el nombre de dominio por casi cinco años de mala fe, por las razones que se exponen a continuación.

En efecto, contrario a la creencia del Titular, las Políticas Generales de NIC-México que se encuentran incorporadas por referencia al acuerdo de registro del nombre de dominio <tous.com.mx>, impone en su artículo II.b)vii la obligación para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos en favor de terceros.

En el mismo sentido, cabe destacar que la Política no le da derecho al Titular para recuperar del Promovente, los gastos generados con motivo del registro y uso de un nombre de dominio que invade los derechos al uso exclusivo de la marca del propio Promovente y que fue además registrado sin derecho o interés legítimo de por medio. El vehículo idóneo para fundar tal pretensión sería un contrato de prestación de servicios de registro y mantenimiento de nombre de dominio celebrado entre el Titular y el Promovente, en caso de que el nombre de dominio <tous.com.mx> hubiera sido registrado por cuenta del Promovente, lo que no ocurrió aquí. Así, de resultar cierto que el Titular actuó por instrucciones de un tercero, del cual no proporcionó siquiera datos de identificación, contacto, o la copia del contrato de prestación de servicios entre ellos, el derecho del Titular para repetir contra su cliente por falta de pago quedaría intacto a pesar de una resolución adversa en este procedimiento. En resumen, es inaceptable la conducta del Titular consistente en pretender obtener un “rescate a cambio de liberar la marca que ha mantenido” sin derecho por cerca de cinco años. Freddy Addu v. Frank Fushille, Caso OMPI No. D2004-0682.

Todo lo anterior lleva al suscrito Experto a concluir que el Titular registró el nombre de dominio <tous.com.mx> con el propósito fundamental de vendérselo al Promovente por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estén relacionados con el nombre de dominio, actualizándose así la hipótesis demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b)i de la Política. Sirven de sustento Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0788 (sin importar la cuantía, la mera solicitud de cualquier ganancia en exceso del costo de registro del nombre de dominio es suficiente por si misma para tener por acreditada la mala fe bajo la Política); y Hang Seng Bank Limited v. Websen Inc., Caso OMPI No. D2000-0651 (incluso la referencia a una “pequeña cuota” indeterminada puede representar un valor cierto que supera los costos documentados que directamente se relacionen con el nombre de dominio, motivando una determinación de mala fe al amparo de la Política).

Por las consideraciones descritas se colige que la exigencia requerida en el artículo 1(a)(iii) de la Política ha sido satisfecha en el caso concreto.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensión planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tous.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

24 de noviembre de 2006

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV v. Mario Mijango Amador

Caso N° DMX2006-0010

1. Las Partes

El Promovente es Computadoras y Accesorios del Mayab SA de CV, con domicilio en Mérida, Yucatán, México, representada por Carlos F. Brito C., México.

El Titular es Mario Mijango Amador, con domicilio en Tamaulipas, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <computam.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de septiembre de 2006. El 25 de septiembre de 2006 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 28 de septiembre de 2006 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta indicando que el titular del nombre de dominio no correspondía con aquél mencionado en la Solicitud. En respuesta a la prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 4 de octubre de 2006.

El Centro verificó que la Solicitud modificada cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de octubre de 2006. De conformidad con el párrafo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de octubre de 2006. Debido a que el Titular no presentó contestación alguna dentro de plazo, el Centro acusó su rebeldía con fecha 31 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto Único el día 10 de noviembre de 2006, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 8 del Reglamento. El suscrito Panelista considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actúa es el español, siendo este último el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en controversia.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa con cinco años de existencia en el sureste de la República Mexicana, dedicada a la venta, instalación, mantenimiento, reparación y consultoría en materia de tecnologías de la información, incluyendo equipos de cómputo, hardware, dispositivos periféricos y redes informáticas.

Para identificar sus servicios el Promovente tiene registrada en México la marca COMPUTAM en las clases internacionales 35, 37, 38 y 42, con respecto a publicidad, trabajos de oficina, reparación, servicios de instalación, telecomunicaciones, diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora, entre otros. La fecha legal del registro marcario más antiguo corresponde al 25 de abril de 2005.

A efecto de promocionar sus servicios y ante la imposibilidad de registrar el nombre de dominio en litigio, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo la dirección electrónica “http://www.computam.net”.

Por su parte, el Titular registró el nombre de dominio objeto de la presente controversia el 13 de marzo de 2006. El sitio de Internet vinculado al nombre de dominio <computam.com.mx> oferta los mismos productos comercializados por el Promovente y muestra prominentemente la marca de este último en su página de inicio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <computam.com.mx> es gráfica y fonéticamente idéntico a las marcas registradas por el Promovente, las cuales se aplican a servicios idénticos a los ofrecidos por el Titular bajo el nombre de dominio en disputa;

(ii) Es de advertirse que el nombre de dominio indebidamente registrado del Titular también resulta similar al nombre de dominio <computam.net>, propiedad del Promovente;

(iii) Para efectos de determinar la identidad o confusión antes apuntada resulta intrascendente la adición del nivel secundario (gTLD) “.com” y del código de país (ccTLD) “.mx”, como elementos diferenciadores del nombre de dominio en controversia respecto de la marca y nombre de dominio del Promovente, según lo han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos al amparo de la Política;

(iv) El Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, en razón de que el Promovente no lo autorizó a utilizar la marca COMPUTAM, ni tiene derecho de propiedad intelectual concedido o en trámite sobre dicha denominación en México, lo que se demuestra con los resultados que arrojan las búsquedas fonética en clases 35 y 42, y de antecedentes registrales por titular, efectuadas por el Promovente mediante el Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

(v) El hecho de que el Titular oferte bajo el nombre de dominio en controversia, servicios idénticos a los que presta el Promovente indica que tal nombre de dominio no ha venido utilizándose de manera legítima en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios;

(vi) El uso que el Titular atribuye al nombre de dominio en conflicto es eminentemente comercial, además de ilegítimo y desleal por engañar a los consumidores al hacerles suponer que los servicios del Titular se ofrecen al amparo de la marca que el Promovente ha venido posicionando favorablemente en el mercado;

(vii) Es evidente que el Titular solicitó el nombre de dominio en litigio para aprovecharse del prestigio que denota la marca del Promovente, con el propósito de impedir a este último reflejar su marca COMPUTAM en un nombre de dominio con terminación .MX, correspondiente al país en que está radicado;

(viii) El público consumidor que consulta la página de Internet bajo el nombre de dominio en controversia, es inducido a error o confusión en cuanto al origen comercial de los servicios ofrecidos bajo la marca COMPUTAM, lo que se demuestra con una búsqueda de dicha denominación utilizando el motor de búsqueda Google, misma que incluye tanto el sitio del Promovente como aquél del Titular;

(ix) La utilización por parte del Titular del nombre de dominio en la forma que lo ha venido haciendo configura un acto ilegal al hacerse publicidad valiéndose de la marca del Promovente y de esta manera engañar al consumidor que ingresa a su sitio web buscando un servicio ofrecido por el Promovente bajo la marca COMPUTAM;

(x) Al utilizar la marca del Promovente como nombre de dominio y ostentarse como propietario de aquélla, el Titular ha intentado de manera intencionada atraer con engaño y ánimo de lucro, usuarios de Internet a su portal, creando confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicho sitio web, configurándose así la mala fe por parte del Titular en el uso del nombre de dominio en pugna.

B. Titular

El titular no contestó a las alegaciones del Promovente, por tanto, dejando de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto a cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Si bien múltiples Grupos Administrativos de Expertos han reiterado que la falta de contestación a una Solicitud fundada en esta u otra Política no se traduce automáticamente en una Decisión en favor del Promovente (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha tenido por ajustado a derecho el aceptar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el Promovente, siempre y cuando el Panel Administrativo las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI N° D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda); y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, el quid en este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se, se confunde lo suficiente con la marca del Promovente para justificar la procedencia de una pretensión bajo la Política. De lo anterior se desprende que, contrario a lo pretendido por el Promovente, resulta irrelevante la identidad o confusión del nombre de dominio en litigio vis-à-vis su propio nombre de dominio, en este caso <computam.net>.

En la especie, de su simple comparación al primer golpe de vista se advierte que el nombre de dominio <computam.com.mx> es idéntico a la marca COMPUTAM en el plano gramatical, fonético, e incluso conceptual dada la sugestividad inherente del propio signo marcario.

Como bien aduce el Promovente, la presencia de sufijos (sean dominios de nivel superior genéricos como “.com” o relativos a códigos de países como “.mx”) es inocua para desestimar una determinación de identidad o confusión al amparo de la Política, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar a un determinado comerciante como la fuente de los productos o servicios. En el mismo tenor, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal falta de coincidencia entre el nombre de dominio por un lado y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado por el otro, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión bajo la Política. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el demandado apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

En razón de las consideraciones que anteceden, se tiene por cumplida la hipótesis prevista en el artículo 1(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Con relación a este elemento, el Promovente asegura que el Titular carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio objeto de la presente controversia toda vez que no le ha sido conferida licencia, facultad o autorización alguna para usar la marca COMPUTAM como nombre de dominio. En consecuencia y debido a que el nombre de dominio en controversia alberga un portal utilizado para ofrecer servicios de la misma naturaleza a los que el Promovente presta bajo su marca, resulta jurídicamente imposible como lo corrobora este último con el resultado de las búsquedas de antecedentes registrales efectuadas, que el Titular tuviese alguna marca registrada en México respecto de la denominación COMPUTAM.

Lo anterior es suficiente para tener por demostrado prima facie, el segundo requisito de la Política, revirtiendo con ello la carga de la prueba al Titular. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No. D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI N° D2000-1467.

En estas circunstancias y ante la falta de contestación a la Solicitud, el Experto estima que el Titular carece de derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd., Caso OMPI N° D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso eResolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o interés legítimo cuando ninguno de estos le resultaba al Panel aparente a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo que estimase en su favor).

Por ende se determina que el Promovente ha demostrado el supuesto previsto en el artículo 1(a)(ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por lo que hace a este requisito de la Política, a fin de apoyar sus afirmaciones el Promovente ha ofrecido medios de prueba que al no ser objetados por el Titular fueron valorados por este Experto en el sentido de conferirles valor probatorio bastante para tener por acreditado lo siguiente:

(i) El Titular incumplió la obligación prevista en el artículo II.b)vii de las Políticas Generales de NIC-México (incorporadas por referencia al contrato de registro del nombre de dominio <computam.com.mx>), consistente en cerciorarse de antemano que el nombre de dominio a registrar no invadía derechos de marcas registradas en favor de terceros, ya que debió haber sabido de la existencia de la marca COMPUTAM, registrada con más de siete meses de antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en conflicto;

(ii) El Titular ofrece en territorio mexicano bajo la denominación CompuTam, servicios de idéntica naturaleza a los prestados por el Promovente y respecto de los cuales este último tiene concedidos varios registros marcarios precisamente en México al amparo del signo nominativo COMPUTAM;

De lo anterior se colige que el Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio <computam.com.mx> a fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, posibilitando la confusión frente a la marca COMPUTAM del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del portal, o los servicios ofrecidos bajo el mismo, configurándose así la causal de mala fe tipificada en el artículo 1(b)iv de la Política. En el mismo sentido véase Sydney Markets Limited v. Nick Kakis, trading as Shell Information Systems, Caso OMPI N° D2001-0932 (resolviendo que “la única inferencia razonable que puede derivarse de los hechos de este caso es que, al usar el nombre de dominio, el Demandado ha intentado atraer a su portal, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, creando la posibilidad de confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Demandado”); y National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. v. RMG Inc-BUY or LEASE by E-MAIL, Caso OMPI N° D2001-1387 (concluyendo “sobre la base de las pruebas presentadas y en ausencia de Contestación alguna, que el Demandante ha demostrado la mala fe en el uso del nombre de dominio por parte del Demandado”).

No obstante lo anterior, resulta suficiente para tener por demostrado el extremo que precisa el artículo 1(a)(iii) de la Política, es de advertirse la existencia de una circunstancia adicional que confirma la determinación de mala hecha por este Panelista, derivada del contenido del portal de Internet adscrito al nombre de dominio <computam.com.mx>, que presuntivamente infringe los derechos del Promovente al uso exclusivo de su marca registrada y al mismo tiempo configura una conducta de competencia desleal en términos del artículo 213 de la Ley (Federal Mexicana) de la Propiedad Industrial, cuya observancia le es exigible tanto al Promovente como al Titular.

Atento a las razones expuestas se tiene por satisfecha en el caso concreto la exigencia del artículo 1(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el suscrito Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su pretensión planteada y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <computam.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

24 de noviembre de 2006