Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Casa del Libro, S.A. de C.V., c. Verónica de la Mora Vela

Caso No. DMX2009-0009

 

1. Las Partes

El Promovente es Casa del Libro, S.A. de C.V., domiciliada en México, Distrito Federal, México.

La Titular es Verónica de la Mora Vela domiciliada en Orizaba, Veracruz, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <casadellibro.com.mx>.

El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de julio de 2009. El 6 de julio de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de julio de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos completos del contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 13 de julio de 2009 suministrando los datos completos de contacto del Titular develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 15 de julio de 2009. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de agosto de 2009. El Titular presento su escrito de Contestación ante el Centro el 3 de agosto de 2009.

El 18 de agosto de 2009: por correo electrónico el Centro recibió del Promovente un escrito de manifestaciones a la contestación presentada por la Titular; (ii) la Titular y el Promovente enviaron al Centro e intercambiaron correos electrónicos respecto a la posibilidad y admisibilidad de escritos adicionales no solicitados, y (iii) la Titular envió un correo electrónico al Centro adjuntando dos documentos como pruebas. El 20 de agosto de 2009 por correo electrónico el Centro recibió de la Titular un escrito de aclaraciones al escrito de manifestaciones a la contestación que había presentado el Promovente.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de agosto de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad mexicana, constituida en 1972, que se dedica a la venta de libros.

4.2 El Promovente es titular de las marcas mixtas (i) CL Y DISEÑO (y diseño), la cual tiene registrada en México bajo el N° 443198 en clase 42 y con solicitud de fecha 24 de septiembre de 1991, y (ii) CL (y diseño) bajo el N° 443199 en clase 16 y con solicitud de fecha 26 de agosto de 1991; ambas con fecha de registro 30 de septiembre de 1993 y habiendo sido renovados los registros en 2001.

4.3 Entre diciembre de 2001 y enero de 2003 el Promovente realizó periódicamente pagos al Titular por diversos conceptos.

4.4 En noviembre de 2002 el Promovente pagó directamente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el mantenimiento anual de 3 nombres de dominio: del nombre de dominio en disputa, de <casalibro.com.mx> y de <casadelibro.com.mx>.

4.5 El nombre de dominio en disputa fue creado el 4 de enero de 2005.

4.6 El Promovente es titular de los nombres de dominio <casalibro.com.mx> y <casadelibro.com.mx> ambos creados el 2 de febrero de 2005.

4.7 En 2006 el Promovente inició ante el Registrador un procedimiento de disputa por titularidad del nombre de dominio en disputa, y el 8 de septiembre de 2006 el Registrador determinó no resolver sobre dicho procedimiento.

4.8 El 2 de marzo de 2007 el Promovente presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el “IMPI”) dos solicitudes de registro de marca nominativa para CASA DEL LIBRO, expediente 839971 en la clase 16 y expediente 839972 en la clase 35. El 16 de abril de 2007 el IMPI emitió oficios de cita de anterioridad: (i) en el expediente 839971 citando las marcas 579810 y 588274 CASA DEL LIBRO, y (ii) en el expediente 839972 citando la marca 588274 CASA DEL LIBRO.

4.9 La empresa Espasa Calpe, S.A., de España, aparece como titular de los registros de marca mexicanos antes referidos Nos. 579810 y 588274 amparando ambos la marca mixta CASA DEL LIBRO (y diseño) en las clases 41 y 39 respectivamente.

4.10 El nombre de dominio en disputa automáticamente redirecciona al sitio <mercadolibros.com.mx>, en donde la Titular opera un portal enfocado a la compra y venta de libros usados entre sus visitantes, y en donde también se ofrecen a anunciantes espacios publicitarios (también conocidos como banners).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones relevantes del Promovente en su Solicitud se pueden resumir como sigue:

A.1 El nombre de dominio en disputa resulta idéntico tanto a la denominación social del Promovente como a sus marcas registradas CASA DEL LIBRO y diseño, registros mexicanos Nos. 443198 y 443199, toda vez que la parte nominativa de las mismas corresponde precisamente a la marca CASA DEL LIBRO propiedad del Promovente, y que de hecho es la denominación con la que el Promovente mismo y sus servicios han sido conocidos en México desde por lo menos el año 1972.

A.2 La comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo a los aspectos nominativos de la marca, ya que atendiendo a la naturaleza de los nombres de dominio es imposible hacer una comparación.

A.3 La decisión en Endeavors Technology, Inc. v. Dick In Jar, Caso OMPI No. D2001-0770, resulta aplicable a la presente disputa.

A.4 El Promovente posee derechos sobre el dominio en disputa por ser el titular de dos registros marcarios y, además, porque corresponde a su denominación social, la cual era perfectamente conocida por la Titular.

A.5 La Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no es titular de registro alguno de marca o nombre comercial para la denominación CASA DEL LIBRO (adjunta el resultado de la búsqueda por titular realizada el 1 de julio de 2009 en la base de datos del IMPI). La Titular tampoco es titular de alguna reserva de derechos para dicha denominación ni es conocida en el ámbito de comercializadoras de libros como tal.

A.6 Contrató a la Titular el 4 de enero de 2005 a efecto de que ésta registrase el nombre de dominio en disputa y desarrollase una página de Internet que permitiese al Promovente la venta de libros a través del mismo, habiéndole cubierto sus honorarios según comprobantes que acompaña (Anexo 7). La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa que el Promovente le pagó por registrar y ahora pretende afectar sus actividades comerciales a través de una página de Internet denominada MERCADO LIBROS, que se vincula con el nombre de dominio en disputa.

A.7 La Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que la documentación ofrecida como prueba demuestra que fue el Promovente quien en todo caso le pagó para que registrara dicho nombre de dominio a nombre del Promovente, lo que no hizo así la Titular, quien se apropió del nombre de dominio en disputa, por lo que no hay forma alguna en que pueda argumentar que lo registró para usarlo lealmente, siendo que por el contrario, la Titular tenía pleno conocimiento de la denominación social, nombre comercial y marcas del Promovente.

A.8 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa en el año 2006, por lo que en agosto de 2006 el Promovente inició una disputa ante el Registrador, sin que dicha disputa prosperase.

A.9 El dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe (i) ya que el Promovente fue quien pagó a la Titular para que registrara a nombre del Promovente el nombre de dominio en disputa, por lo que es evidente que existía una relación de prestación de servicios profesionales de parte de la Titular a favor del Promovente, por lo que no hay manera en que la Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía al Promovente o a su marca registrada CASA DEL LIBRO cuando registró el nombre de dominio en disputa.

A.10 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa con el objeto de impedir que el Promovente refleje en el mismo su marca, y también con la intención de afectar la actividad comercial del Promovente, así como con el objeto de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet, confundiéndolos, haciéndoles creer que el Promovente es quien en alguna forma opera, patrocina o se relaciona con el sitio web ubicado bajo el nombre de dominio en disputa, para ofrecerles servicios publicitarios a través de banners que son cobrados por la Titular.

Las alegaciones relevantes del Promovente en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

A.11 Resulta falso que la apoderada del Promovente no tuviera poder para otorgar un poder para actuar en representación del Promovente “siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

Las alegaciones relevantes de la Titular en su Contestación se pueden resumir como sigue:

B.1 El Promovente no es propietario de la denominación y marca CASA DEL LIBRO. No obstante que el Promovente afirma textualmente tener el registro de la marca CASA DEL LIBRO Y DISEÑO, los documentos enviados por el Promovente muestran que con número de registro 443199 es titular de la denominación CL marca mixta, que contiene un diseño, y con número de registro 443198 es titular de la denominación CL Y DISEÑO marca mixta, que contiene un diseño.

B.2 El Promovente tiene pleno conocimiento de que la marca CASA DEL LIBRO no es lo mismo que CL y CL Y DISEÑO, toda vez que el 2 de marzo de 2007 presentó solicitudes ante el IMPI con números de expediente 839971 y 839972 para registrar la marca CASA DEL LIBRO (acompañó como Anexo 3), la cual no le ha sido otorgada hasta la fecha.

B.3 El registro 579810 del IMPI, con fecha de concesión 29 de junio de 1998 indica con toda precisión que la denominación y marca CASA DEL LIBRO están registrados a nombre de Espasa Calpe, S.A. De la misma forma con el registro 588274 para la clase 39, se muestra con claridad que Espasa Calpe, S.A. es el titular de la denominación y marca CASA DEL LIBRO.

B.4 El Promovente declara falsamente que contrató y entregó dinero para que la Titular realizara el pago de renovación del nombre de dominio en disputa. Un acuerdo existente de actividades con el Promovente llevó al registro del nombre de dominio en disputa en 2001, siendo este dominio registrado a nombre del Promovente. Dicho registro dejó como registrante y contacto administrativo al Sr. Félix Cruz Gamboa. Al término de relaciones en febrero de 2003, el Promovente renovó el registro del dominio en 2003, pero no presentó la renovación en 2004. Transcurrido el plazo para pago de renovación el nombre de dominio no quedó inmediatamente disponible para su registro, transcurrieron algunas semanas antes de quedar disponible, durante todo ese lapso de tiempo, el Promovente no tuvo interés alguno en realizar la renovación quedando finalmente disponible el nombre de dominio en disputa.

B.5 El Promovente tuvo el nombre de dominio en disputa y otros dominios (<casadelibro.com.mx> y <casalibro.com.mx>) desde Octubre de 2001, sin embargo en octubre de 2004 dejó de pagar dichos dominios, y cumplidos los plazos que NIC México determina antes de liberar un dominio previamente registrado, la Titular registró el nombre de dominio en disputa el día 4 de enero de 2005.

B.6 La relación entre la Titular y el Promovente terminó en febrero de 2003. Después de febrero de 2003 el Promovente no tuvo ninguna relación o contacto con la Titular, quien niega haber recibido o haber sido contratada por el Promovente para ninguna actividad o para la renovación del nombre de dominio en disputa con posterioridad a esa fecha, por lo que para enero de 2005 ya no existía contacto o relación entre ambos.

B.7 Las pruebas aportadas por el Promovente no corresponden o fundamentan sus afirmaciones: pólizas internas de pagos en las que ninguna corresponde a un pago del registro de nombre de dominio a nombre de la Titular o entregado a ella. Cotizaciones y facturas que tampoco demuestran que le haya entregado dinero o dado pago alguno por la renovación de nombre de dominio después de haber concluido toda relación. De sus pruebas, el pago con la última fecha es del 30 de enero de 2003, donde le fueron facturadas licencias de un software adquirido en línea. El único documento que presenta donde se muestra un pago de renovación de registro corresponde a un pago de mantenimiento de octubre de 2002 a octubre de 2003, dicho pago fue realizado con cheque nominativo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución acreditada para el pago de dominios en México.

B.8 Espasa Calpe S.A. conforme a información pública, declara ser la dueña del dominio <casadellibro.com> desde 1996 y existir con la denominación Casa del Libro desde 1923 en España.

B.9 El nombre de dominio en disputa no es usado con el fin de vender, alquilar o ceder su registro a otra persona o grupo, tampoco vulnera la marca o servicios del Promovente porque el dominio no es utilizado ni contiene referencia o mención alguna que lleve al visitante a creer o deducir que está en un sitio con relación alguna con el Promovente.

B.10 El nombre de dominio en disputa no fue registrado a fin de impedir que el Promovente refleje su marca ya que sus marcas legalmente registradas son CL y CL Y DISEÑO. El sitio al cual el visitante arriba después de ingresar al nombre de dominio en disputa es <mercadolibros.com.mx> el cual no contiene ninguna referencia a la marca CL; y en cuanto al diseño – logotipo – registrado no es usado en forma alguna ni existe ninguna semejanza o parecido en imagen o gráfico alguno en el sitio <mercadolibros.com.mx> que pudiera confundir al visitante.

B.11 El sitio <mercadolibros.com.mx> tiene como objetivo promover la compra-venta de libros usados entre sus visitantes, no se promueve u ofrece la venta de libros de forma directa. El Promovente no ha demostrado que sus intereses o actividades sean afectados en forma alguna ni comercial ni de presencia, toda vez que el sitio <mercadolibros.com.mx> no hace uso de su marca CL ni tiene actividades o características similares a la actividad comercial del Promovente ya que éste se dedica a la venta de libros en sus librerías y el sitio <mercadolibros.com.mx> no tiene dichas actividades.

B.12 De la documentación enviada por el Promovente en sus anexos, se puede apreciar que si bien el representante envía documento que le permite actuar en representación del Promovente, quien firma el documento (Sra. Amparo Vega Arenal) a nombre del Promovente no figura como persona con facultades para otorgar poder en el acta constitutiva de la empresa, documento que también anexa el demandante como prueba.

Las alegaciones relevantes de la Titular en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

B.13 El Promovente expresa “en su escrito de manifestaciones a la contestación que la Sra. Amparo Vega Arenal en su calidad de miembro del consejo de administración tiene facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas, indicando que se revisen las fojas 5, 6 y 7. En la foja 15 la Sra. Amparo Vega Arenal figura como tesorero del consejo pero en esa foja se definen las facultades del presidente ejecutivo y en la foja 16 del gerente, estos puestos son quienes tienen las facultades mencionadas y en ese documento no se menciona a la Sra. Amparo Vega Arenal en esos puestos”.

La Titular solicita se rechace la Solicitud del Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestiones preliminares

A.1 Escritos suplementarios no solicitados

La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no contemplan la presentación por las partes de escritos suplementarios no solicitados. De acuerdo al artículo 14 del Reglamento, y a lo expuesto en diversas decisiones¹, es facultativo para este Experto permitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados.

El Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado el 18 de agosto del 2009, en tanto la Titular hizo lo mismo el 20 de agosto del 2009.

En general dichos escritos suplementarios no solicitados resultan repetitivos de lo ya manifestado por las partes en sus respectivos escritos de Solicitud y Contestación, con pocos elementos nuevos que seguramente podrían haberse hecho valer desde el principio. En el presente caso este Experto ha resuelto admitir los escritos suplementarios de ambas partes por lo que se refiere únicamente a la cuestión de falta de personalidad de quien promueve a nombre del Promovente, ya que los mismos no retrasan el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el artículo 12 del Reglamento.

A.2 Personalidad del Promovente

Quien actúa en nombre del Promovente sua sponte acompañó a la Solicitud una carta poder otorgada, inter alia, a su favor y que suscribió Amparo Vega Arenal en nombre del Promovente, ante lo cual la Titular argumentó en su Contestación que Amparo Vega Arenal carecía de facultades para actuar en nombre del Promovente y, por tanto, para suscribir dicha carta poder conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud, a lo que quien actúa en nombre del Promovente dio respuesta en su escrito suplementario no solicitado.

De acuerdo a lo establecido en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no se requiere que quien actúa en nombre de las partes acredite que cuenta con facultades para ello. Sin embargo, este Experto no puede soslayar la objeción hecha valer por la Titular, por inusual que sea dicha circunstancia en este tipo de procedimientos².

Este Experto considera que los Grupos de Expertos generalmente reconocen la personalidad de quienes actúan en nombre de las partes, de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, basándose en una presunción juris tantum de que el representante cuenta con la autorización de su representado. Sin embargo, precisamente por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario es que quienes actúan en nombre de las partes deben efectivamente contar con dicha representación de forma válida, y estar listos para acreditarlo en el momento que se requiera³.

Ante la objeción hecha valer por la Titular, este Experto podría haber emitido una orden de procedimiento solicitando al Promovente que acreditase que en efecto Amparo Vega Arenal tenía facultades para actuar en su nombre y suscribir la carta poder antes referida. Sin embargo, en este caso no fue necesario emitir dicha orden de procedimiento dado que en el escrito suplementario no solicitado presentado al Centro el 18 de agosto de 2009, quien promueve en nombre del Promovente de forma específica dio respuesta a dicha objeción manifestando “resulta del todo falso que la apoderada de mi mandante no tuviera poder para otorgar un poder a nombre del suscrito, para actuar en representación de CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

Ahora bien, la escritura constitutiva del Promovente (Anexo 4 de la Solicitud) no contiene poder alguno otorgado a Amparo Vega Arenal para representar y actuar en nombre del Promovente, como tampoco para otorgar poderes en nombre del Promovente. Quien promueve en nombre del Promovente afirma que la señora Amparo Vega Arenal tiene, en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó. Las páginas 5, 6 y 7 de la escritura constitutiva del Promovente se refieren a las facultades y poderes del Consejo de Administración, como órgano colegiado, y en ningún lado de dicha escritura se establece que sus miembros en lo individual gozarán de esas mismas facultades y poderes, como erróneamente argumenta quien promueve en nombre del Promovente. Por otra parte, las páginas 15, 16 y 17 de dicha escritura contienen el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración (entre los que figura Amparo Vega Arenal como tesorera), el nombramiento de otras personas y el otorgamiento expreso de poderes (i) a favor del presidente ejecutivo del propio Consejo de Administración, (ii) a favor de otra persona que también es miembro del mismo Consejo pero a quien se le otorgan en su calidad de también gerente general de la sociedad, y (iii) a favor de otras personas entre las que no figura Amparo Vega Arenal.

Resulta de explorado derecho que el Consejo de Administración de una sociedad anónima mexicana es un órgano colegiado, y que los poderes y facultades del Consejo de Administración corresponden a dicho órgano como tal y no a sus miembros en lo individual⁴, salvo que expresamente se les confieran esas facultades a sus miembros en lo individual, lo que no acontece en este caso en tratándose de Amparo Vega Arenal.

De las constancias que obran en el expediente no se desprende en ningún caso que Amparo Vega Arenal tenga poderes para actuar en nombre del Promovente, sea en su calidad de miembro del Consejo de Administración o de otra manera, y por tanto, de facultades para otorgar la representación del Promovente a favor de quien promueve en nombre del Promovente en este procedimiento. Si Amparo Vega Arenal tuviese poderes para actuar en nombre del Promovente en virtud de documento diverso a la escritura constitutiva del Promovente, el Promovente así lo podría haber acreditado en su escrito suplementario no solicitado⁵.

Resulta que la Titular en su Contestación objetó la personalidad del Promovente, sin que quien actúa en nombre del Promovente haya logrado refutarla exitosamente visto lo manifestado en su escrito suplementario no solicitado.

Dado lo anterior, este Experto no puede entrar al análisis del fondo de la controversia. De hacerlo, podría resultar en un perjuicio al Promovente, en caso de que la resolución le fuese adversa, al haber comparecido a este procedimiento mediante persona no facultada para ello, como también podría resultar en un perjuicio a la Titular, en caso de que la resolución le fuese adversa, al hacer caso omiso de la objeción que oportunamente hizo valer. Lo antes dicho, sin afectar adversamente los derechos que correspondan al Promovente y que pueda hacer valer en diversa ocasión si así lo estima conveniente.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 4 Septiembre 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
World Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung
Caso No. DMX2009-0005

1. Las Partes

El Promovente es World Wrestling Entertainment, Inc., con domicilio en Stamford, Connecticut, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Ki Sung, con domicilio en Centreville, Virginia, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es <wwe.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos completos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud del Centro, el 25 de marzo de 2009 el Promovente envió al Centro vía correo electrónico una enmienda a la Solicitud proporcionando los datos detallados de contacto del Titular y del contacto administrativo, técnico y de facturación que habían sido revelados por NIC-México. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de abril de 2009.

El 3 de abril 2009 el Centro recibió vía correo electrónico un mensaje del Titular. El 6 de abril de 2009 el Centro acusó recibo de dicho mensaje vía correo electrónico al tiempo que indicó al Titular que la fecha para presentar su respuesta vencía el 15 de abril de 2009. El Titular no presentó alguna otra comunicación al Centro. Por consiguiente, el 17 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que procedería al nombramiento del miembro único del Grupo de Expertos. El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de mayo de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que se dedica a la promoción de la lucha libre profesional.

4.2 El Promovente es titular de la marca nominativa WWE la cual tiene registrada en México bajo el N° 762095, bajo el N° 873570 y bajo el N° 875493, todas ellas con fecha de solicitud 14 de junio 2002.

4.3 El nombre de dominio en disputa fue creado el 13 de marzo de 2007.

4.4 El Titular tiene declarado su domicilio en Virginia, Estados Unidos de América.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico a las marcas registradas del Promovente.

- El Promovente es la promoción [sic] de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, siendo conocido anteriormente como World Wide Wrestling Federation (WWWF) y World Wrestling Federation o WWF. Los luchadores más famosos del mundo han contribuido a darle al Promovente fama incomparable en México y en el mundo.

- El Titular obtuvo el nombre de dominio en disputa el 13 de marzo de 2007, pero desde el 30 de septiembre de 2007 no ha actualizado el sitio que supuestamente se dedica a difundir noticias constantes y actuales relacionadas con el Promovente, y lo más grave es que contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama mundial del Promovente para difundir esos servicios.

- El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Al ingresar el nombre Ki Sung en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “wwe”, sin que el Promovente haya encontrado evidencia alguna de la que se desprenda que el actual titular del nombre de dominio en disputa sea conocido como “wwe”.

- El Titular no tiene la marca WWE registrada a su nombre ni es licenciatario.

- El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Resulta contrario a toda lógica que una persona radicada en los Estados Unidos de América gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México que no actualiza desde hace muchos meses.

- No puede existir ningún uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año y sobretodo cuando contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama del Promovente mundial para difundir esos servicios. Igualmente existen enlaces a productos como figuras de acción, juegos y videos que también pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

- De conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio en disputa, el Titular está actuando de mala fe.

- Es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios web enlazados. El sitio web pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página web oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. En su mensaje vía correo electrónico al Centro, el Titular manifestó:

“I registered the domain site <wwe.com.mx> in 2006 to create a WWE forum for users to communicate and exchange WWE thoughts and ideas. This could include fan base support of wrestlers, managers, and critique of wrestling matches. I have been in the process of improving my website in the last few months. However, since I have received notification from wwwcorp.com concerning site advertisement and a video link, I will hold back on these site improvements. I will only provide user forums until WIPO has determined the domain ownership outcome. In the meantime, you can access my current site at http://www.krun.com/wwe At this point, I will wait WIPO’s decision. Please feel free to contact me if you have any questions. Additionally, please have all future correspondence written in English.”

6. Debate y conclusiones

A. Respuesta deficiente

Este Experto debe primero considerar la admisibilidad, como contestación a la Solicitud, del mensaje que por correo electrónico envió el Titular al Centro el 3 de abril de 2009. Lo anterior, dado que dicho mensaje no cumple con todos los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento. Aún más, dicha comunicación fue enviada en inglés y no en el idioma de registro del nombre de dominio en disputa y por ende el idioma del procedimiento. Cabe hacer notar que requisitos similares se establecen para el escrito de solicitud que presenta la parte promovente (Cfr. artículo 3 del Reglamento).

El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “usted [el titular] deberá someter al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos establecidos en el Artículo 5 del Reglamento. Al presentar el escrito de contestación, puede referirse al modelo de contestación y directrices para la presentación del escrito de contestación en (http://arbiter.wipo.int/domains/filing/mx/response-es.doc)… Deberá comunicar al Centro su escrito de contestación con arreglo a lo prescrito en el Artículo 5 del Reglamento y el Párrafo 3 del Reglamento Adicional… el administrador del procedimiento está a su disposición para responder a las preguntas relacionadas con cuestiones como los requisitos de presentación, así como para prestarle asistencia en la correcta comprensión de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, dicho administrador no podrá proporcionarle ningún tipo de asesoramiento jurídico”.

El 6 de abril de 2009 el Centró acusó recibo del mensaje por correo electrónico enviado por el Titular, al tiempo que le reiteró que la fecha establecida para presentar su contestación era el 15 de abril de 2009, solicitándole confirmara si dicho mensaje debía ser considerado como su contestación definitiva y que, a falta de dicha confirmación o ulterior comunicación para la fecha establecida, dicha comunicación se consideraría como su contestación definitiva. El Centro no recibió ninguna otra comunicación del Titular.

Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que no lo hizo, por lo que este Experto desestima como contestación a la Solicitud el mensaje que por correo electrónico el Titular envió al Centro el 3 de abril de 2009 por no cumplir con todos los requisitos marcados en el artículo 5.B del Reglamento¹.

De cualquier forma, la comunicación del Titular no ofrece hechos, y menos aún pruebas, que sustenten sus meras afirmaciones que sean distintas a las que se desprenden del contenido del expediente. Así las cosas, de haber considerado su comunicación, no obstante la falta de cumplimiento con las formalidades requeridas por el Reglamento, ésta no habría afectado el sentido de la presente Decisión, como se analizará a continuación.

Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación formal por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas².

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada WWE.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WWE del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que WWE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México fue solicitado desde el 2002, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2007. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en los Estados Unidos de América, país donde el Promovente tiene sus oficinas principales.

El Promovente asevera ser la empresa de promoción de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, incluido México, sin que aporte evidencia alguna que apoye su dicho.

El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca WWE ni es licenciatario de la misma, que tampoco ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y que no encontró evidencia alguna que así lo indique. El Promovente alega que no puede existir uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año, que contiene enlaces automatizados a servicios y productos de terceros que pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa (Anexo 3), en la que se muestran, entre otros: (i) las palabras “World Wrestling Entertainment” que corresponden precisamente a la denominación del Promovente, (ii) una sección en el centro de la página con varios enlaces a otros sitios web de terceros (entre ellos uno que lee “Videos de Lucha Libre” que enlaza al sitio web “www.Mixplay.tv/LuchaLibre”, otro que lee “RedMAX Fixed/Mobile WiMAX” que enlaza al sitio “www.redlinecommunications.com”, y otro que lee “Wwe Action Figures” que enlaza al sitio “www.myLotAnswers.net”) seguidos de las palabras “Anuncios Google”, (iii) un aparente buscador de parejas bajo el encabezado “AdultFriendFinder”, (iv) un encabezado que lee “Encuestas” seguido de la pregunta “Quien ha sido el mejor luchador en toda la historia de la WWE antes WWF?” seguido de varios nombres y más abajo “Votar”, (v) un encabezado que lee “Últimas Noticias” seguido de enlaces relativos a noticias relacionadas aparentemente con el Promovente (como por ejemplo “WWE: Ric Flair habla de planes de retiro” o “WWE: Resultados de RAW 7/23”).

El uso del nombre de dominio en disputa para realizar encuestas relativas a la lucha libre o de difundir noticias relacionadas con el Promovente o la lucha libre pudiera parecer indicativo que el Titular tiene un interés legítimo sobre el mismo³. Sin embargo, el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular no se limita a lo anterior. Los enlaces a sitios web de terceros y el “AdultFriendFinder” permiten presumir que se trata de enlaces patrocinados que le generan un ingreso al Titular. La impresión de dicha página no muestra alguna leyenda o aviso que desligue a dicho sitio del Promovente, a pesar de que sí muestra la denominación del Promovente y su marca WWE. Lo anterior no constituye un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

D. Registro o uso de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia⁴.

El Promovente alega que es ilógico que una persona radicada en los Estados Unidos de América, como es el caso del Titular, gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México.

El Promovente manifiesta que de acuerdo a la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio objeto de la Solicitud, el Titular está actuando de mala fe. El Promovente no aporta elementos específicos que soporten su dicho.

El Promovente alega que es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios enlazados. El Promovente asevera que el sitio pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente, sin que el Promovente nos muestre evidencia alguna de tales contenidos⁵.

Como se estableció líneas arriba, el Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa. Dicho contenido permite presumir que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe. El hecho de que el portal que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa también ofrezca noticias aparentemente relacionadas con la lucha libre o también sirva de foro para realizar encuestas relacionadas con la lucha libre, no demuestra que ese sea el objeto principal (que no decir único) para el cual se usa el nombre de dominio en disputa y, por tanto, no desacredita la presunción antes establecida⁶.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <wwe.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 14 de mayo del 2009

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¹ No es este el primer caso en que se presenta una situación similar. En EAuto, Inc. c. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120, se establece: “The Panel also must determine how to treat Respondent’s March 14, 2000 e-mail. The Panel declines to treat it as a Response because, among other things, the e-mail does not contain the requisite certification that the information contained therein is, “to the best of Respondent’s knowledge, complete and accurate”. En Crédit Industriel et Commercial S.A c. Yu Ming, Caso OMPI No. D2005-0458, se establece: “In this case, the Panel has determined that it will decide this case without reference to the uncertified Response as the person who submitted the Response has not only failed to certify that the information contained in its Response is complete and accurate, but it has also failed to sign the Response”.

² En Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

³ Respecto a un sitio destinado primordialmente como punto de encuentro para admiradores o fans, diversos grupos de expertos han establecido que cuando menos se debe tratar de sitios activos y no comerciales, y claramente distintivos de cualquier sitio oficial (Cfr. Pregunta 2.5, en WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions).

⁴ En Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation c. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2007-0018, este Experto manifestó: “corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política”.

⁵ En Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith”.

⁶ En Tia Carrere c. Steven Baxt, Caso OMPI No. D2005-1072 se estableció: “the website attracts Internet users by virtue of Complainant’s name and then uses that name as a vehicle to send users to other commercial sites, either for the benefit of Respondent or others to whom Respondent’s website contains links. If there is such a thing as a true fan site, and this Panel is uncertain of that possibility, such a site would have to be devoted entirely to Complainant and Complainant’s activities. Respondent’s website is otherwise, and this Panel finds that the disputed domain name is being used in bad faith”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Jagex Limited v. Jung Hyun Shin

Caso No. DMX2008-0010

1. Las Partes

El Promovente es Jagex Limited con domicilio en Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Olivares & Cía., México.

El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: <runescape.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC.México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2008. El 30 de octubre de 2008 el Centro envió a NIC.México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de octubre de 2008 NIC.México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente realizó dos enmiendas a la Solicitud en fecha 14 de noviembre de 2008 y 24 de noviembre de 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de diciembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 19 de diciembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una empresa británica que opera en la industria del diseño, desarrollo y operación de juegos de computadora en línea.

4.2 El Promovente es titular de la marca RUNESCAPE la cual tiene registrada, entre otros países, en (i) México bajo el No. 963580 (nominativa) y bajo el No. 971033 (mixta), ambas con fecha de presentación en Julio 2006, y con fecha de registro noviembre 2006 y enero 2007, respectivamente, (ii) Estados Unidos de América bajo el No. 2829952, con fecha de presentación en noviembre 2002 y fecha de registro abril 2004, y (iii) el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte bajo el No. 2302308, con fecha de presentación en junio 2002 y fecha de registro diciembre 2002.

4.3 El Promovente es titular del nombre de dominio <runescape.com>, cuyo registro obtuvo en enero del 2000. A través de dicho nombre de dominio, el Promovente opera y ofrece a los usuarios de Internet su juego de computadora en línea Runescape.

4.4 El juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente ha sido difundido a nivel internacional.

4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 1 de marzo de 2007.

4.6 La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionada con un tercero y muestra enlaces a sitios web de terceros no relacionados con el Promovente e indica que el mismo está a la venta.

4.7 El Titular está domiciliado en San Diego, California, Estados Unidos de América, según información contenida en el WhoIs.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca registrada del Promovente, sin que obste que una de las marcas registradas del Promovente ostente un diseño ya que la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo solamente a los aspectos nominativos de la marca.

- El juego de computadora en línea Runescape es un juego de rol multijugador masivo en línea (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) que tuvo su lanzamiento en el año 2001 desde el sitio web del Promovente “www.runescape.com”. A partir de junio de 2006 ha habido aproximadamente 4.6 millones de jugadores de Runescape activos, y alrededor de 742,000 suscriptores de Runescape alrededor del mundo, incluyendo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Canadá, República Popular China, Australia y Nueva Zelanda. Para operar el juego en línea Runescape, el Promovente controla alrededor de 130 servidores ubicados en varios países.

- El Promovente ha generado una amplia cobertura mediática que acredita que la marca RUNESCAPE, así como el juego identificado con dicha marca, son ampliamente conocidos y lo eran antes de que el Titular hubiese registrado el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Siendo que el domicilio de contacto del Titular se ubica en los Estados Unidos de América, no hay manera en que no hubiese tenido conocimiento de dicha cobertura mediática.

- El término Runescape es altamente buscado en Internet. Al realizar búsquedas ya sea a través de Yahoo, Google o Lycos, sólo aparecen resultados relacionados con el Promovente y su juego en línea identificado con la marca RUNESCAPE.

- El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

- Como se desprende del resultado de la búsqueda por titular realizada el día 28 de octubre de 2008 en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el Promovente adjunta copia de la misma), Jung Hyun Shin no aparece como titular de ningún registro de marca o aviso comercial que corresponda a la denominación RUNESCAPE. El Titular tampoco cuenta con una reserva de derechos para dicha denominación.

- El Titular no es conocido por el nombre “Runescape” y no podrá llegar a ser conocido con dicho nombre en virtud de que la marca propiedad del Promovente y su juego de cómputo en línea gozan de gran fama, pues dicho juego es ampliamente conocido alrededor del mundo e incluso es considerado por el libro de records Guiness como el más grande y popular.

- El Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, toda vez que lo tiene estacionado con la empresa SEDO, y en la página desplegada se publicitan diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular, siendo que sólo parece interesado en obtener ingresos derivados ya sea de publicidad o de parking que le debe estar entregando la empresa SEDO, o bien intenta obtener un beneficio económico indebido de parte del Promovente puesto que en dicha página aparece que el Nombre de Dominio está a la venta.

- El Nombre de Dominio en disputa corresponde exactamente a la marca RUNESCAPE y al nombre de dominio <runescape.com> registrados por el Promovente, además de que fue registrado por el Titular hasta el día primero de marzo de 2007, esto es, con posterioridad al registro del nombre de dominio <runescape.com> y de la marca RUNESCAPE por parte del Promovente.

- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se ha registrado y se utiliza de mala fe porque el Titular al adquirirlo y utilizarlo lo hizo y lo hace con la clara intención de impedir que el Promovente refleje sus marcas en un nombre de dominio con terminación “.com.mx”, siendo que ya ha desarrollado una conducta de esta índole en el pasado pues el Titular ya ha registrado y usado de mala fe en otras ocasiones nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros (el Promovente cita Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019).

El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas¹.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada RUNESCAPE.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo que respecta a la marca RUNESCAPE y diseño, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).

Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca RUNESCAPE del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que el Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud al tenerlo estacionado con la empresa SEDO ya que en la página desplegada se indica que el mismo está a la venta, además de mostrar diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular. Diversos Grupos de Expertos han considerado dicho uso como ilegítimo cuando los enlaces mostrados son, entre otros, a sitios web de competidores o de productos competitivos². El hecho de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud aparezca en venta para cualquier interesado no prueba por sí mismo la falta de un derecho o interés legítimo sobre el mismo para el Titular, como tampoco evidencia lo contrario³.

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “runescape” como nombre de dominio.

El Promovente acredita que el Titular no posee registro alguno de marca o aviso comercial de la denominación “Runescape”. El Promovente asevera que el Titular no cuenta con una reserva de derechos sobre dicha denominación y que tampoco es conocido por la misma ni podrá llegar a ser conocido como tal en virtud de que la marca del Promovente y su juego de cómputo en línea asociado a la misma son ampliamente conocidos a nivel internacional.

Ha quedado acreditado que RUNESCAPE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta al 2006, en los Estados Unidos de América al 2004 y en el Reino Unido al 2002. Resulta, además, que es ampliamente conocido el juego de computadora en línea que se identifica con la marca RUNESCAPE y al que los usuarios de Internet acceden desde el sitio “www.runescape.com” del Promovente.

Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado⁴.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

El Promovente alega que en otras ocasiones el Titular ya ha registrado y usado de mala fe nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros, habiendo desarrollado ese tipo de conducta de manera reiterada, citando Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019. Sin embargo, este Experto hace notar que el titular de los nombres de dominio en disputa en dichos casos citados por el Promovente no corresponde en su totalidad al del Titular en el presente caso, sin que el Promovente haya presentado argumento o evidencia algunos que auxilien a este Experto a considerarlos como una misma persona.

No obstante lo anterior, ha quedado acreditado que la marca RUNESCAPE fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que el juego de computadora en línea del mismo nombre que se ubica en el sitio web del Promovente “www.runescape.com” es sumamente conocido a nivel mundial. El Promovente también acreditó que la marca RUNESCAPE y el juego de cómputo en línea identificado con dicha marca han tenido una amplia cobertura en diversos medios de comunicación, incluyendo en Estados Unidos de América, lugar donde se ubica el domicilio del Titular.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la existencia del juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente⁵.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <runescape.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 27 de enero de 2009.

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¹ En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

² Cfr. Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2008-0666; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415; Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com, Inc., Caso OMPI No. D2006-0006; Lo Monaco Hogar, S.L. v. MailPlanet.com, Inc., Caso OMPI No. D2005-0896.

³ En Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI No. D2000-0044, se establece “the mere offering of the domain name for sale to any party does not constitute a right or legitimate interest in that name. The offering for sale of a domain name (to the trademark holder or its competitor for a price in excess of out-of-pocket costs) is one avenue for establishing bad faith registration and use”.

⁴ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given… Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.

⁵ En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca… Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, “BBVA” is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant’s trademarks”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Google, Inc. v. Oreste del Mar

Caso No. DMX2008-0013

 

1. Las Partes

El Promovente es Google, Inc., California, Estados Unidos de América, representado por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., México.

El Titular es Oreste del Mar, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: <igoogle.com.mx>.

El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de diciembre de 2008. El 17 de diciembre de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de diciembre de 2008, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Dado que la Solicitud presentada había sido bajo una Política y Reglamento distintos a los aplicables a los nombres de dominio .MX, el 23 de diciembre de 2008 el Promovente presentó al Centro una Solicitud enmendada. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de enero de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de enero de 2009.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fundamento en los artículos 12.A y 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, los motivos por los que debería considerarse que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la Solicitud, y dando asímismo oportunidad al Titular de presentar las manifestaciones y pruebas que considerase convenientes en relación a dicho elemento de derechos o intereses legítimos, la cual fue notificada a las partes el 4 de febrero de 2009. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 23 de febrero de 2009 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a Orden de Procedimiento No. 1 el 11 de febrero del 2009. El Titular no presentó respuesta alguna.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que tiene como objeto social, entre otros, el establecimiento de servicios y medios de comunicación e información a través de terminales de computadora utilizando la Internet.

4.2 El Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio: <google.com> creado en Septiembre de 1997, <google.com.ar> creado en Junio de 1999, y <google.com.mx> creado en Febrero de 2003.

4.3 El Promovente es titular de la marca GOOGLE la cual tiene registrada en México, entre otros registros, bajo el No. 855628 con fecha de presentación en Febrero 2004, y bajo el No. 902009 con fecha de presentación en Julio 2005.

4.4 El Promovente es titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www.google.com.mx” No. 04-2008-042413460300-203 otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México en Mayo 2008.

4.5 La marca GOOGLE fue reconocida como notoriamente conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolución emitida el 30 de Junio de 2005, expediente P.C. 815/2004(N-447) 12389.

4.6 El nombre de dominio en disputa fue creado en mayo de 2007.

4.7 La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio en disputa indica que el mismo está a la venta.

4.8 El Titular tiene su domicilio en Buenos Aires, Argentina, según información proporcionada por el Registrador.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El Promovente creó el sigo distintivo GOOGLE que en el transcurso de los años se ha transformado en un signo notoriamente conocido, adquiriendo enorme prestigio y reconocimiento en más de 86 idiomas a lo largo de 100 países.

- El Promovente abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.google.com”. A fin de proporcionar sus servicios en México obtuvo el registro del nombre de dominio <google.com.mx> y en Argentina obtuvo el registro del nombre de dominio <google.com.ar>.

- El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa cuatro años después que el Promovente hubiera registrado el nombre de dominio <google.com.mx>.

- El Titular pretende engañar al público registrando un nombre de dominio análogo al del Promovente, agregando una letra “i” al principio, sin que ello establezca una diferencia o haga una distinción entre un nombre de dominio y otro. Es indubitable e incontrovertible la similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio <google.com.mx> y <igoogle.com.mx>. El grado de confusión generado acarrea la ilegalidad del nombre de dominio <igoogle.com.mx>, que pretende ofuscar el entendimiento y razón de los usuarios de Internet y, en aprovechamiento de ese error, hacerse de éstos, cuya intención original era consultar y utilizar los servicios del Promovente, mismos que además ostentan una marca notoriamente conocida a nivel mundial.

- El Titular pretende desviar a los consumidores y usuarios de Internet de manera equivocada y, consecuentemente, empañar el bueno nombre de la marca del Promovente con ánimo de lucro.

- El Titular utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que el supuesto del párrafo 1.a.iii., b. de la Política se actualiza cuando una persona registra un nombre de dominio con el fin de venderlo al promovente. El Promovente contactó al Titular vía correo electrónico solicitándole cesara y se desistiera de continuar utilizando el nombre de dominio objeto de la Solicitud bajo la consideración que su uso violaba los derechos del nombre de dominio <google.com.mx> y la marca GOOGLE del Promovente. En respuesta a tal comunicado, vía correo electrónico, el Titular solicitó la cantidad de siete mil dólares.

- El Promovente nunca otorgó ni ha otorgado acuerdo de voluntad o autorización alguna al Titular para el uso, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa. Por lo anterior y en virtud de la clara intención del Titular de lucrar ilegalmente con el nombre de dominio en disputa, se demuestra la mala fe con la que actuó el Titular.

- El Titular ofreció públicamente a la venta el nombre de dominio en disputa en la página web que se ubica bajo dicho nombre de dominio, lo que demuestra la mala fe del Titular al intentar obtener un beneficio en su favor, violando los derechos del Promovente.

- Es claro que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa, fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el mismo al Promovente o a un competidor del Promovente.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Al revisar la Solicitud, este Experto notó de forma preliminar que el Promovente presentaba argumentos confusos y poco claros respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión por parte del Titular, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente o la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos al respecto de forma clara.

Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud¹. Corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda al Experto tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.

Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocida que es la marca del Promovente y el servicio de información que opera en su sitio web, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares².

En su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente se limitó a repetir los argumentos ya escritos en su Solicitud. Además, en su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente hizo ciertas manifestaciones en el sentido que se oponía a que se le otorgase al Titular un plazo adicional para dar respuesta a la Solicitud, y señalando que la forma en que este Experto se conducía provocaba inequidad procesal para el Promovente al darle ese nuevo plazo al Titular, además de violar el artículo 5.E del Reglamento, aduciendo que al no haber respuesta a la Solicitud por parte del Titular se tenían por confesos los hechos y consideraciones de derecho hechos valer por el Promovente. Al respecto, este Experto hace notar (i) que se debe tratar a ambas partes con igualdad, garantizando que cada una tenga oportunidad de exponer su caso; (ii) el plazo dado al Titular en la Orden de Procedimiento No. 1 no era para dar respuesta a la Solicitud como tal, sino que claramente se limita al elemento de derechos o intereses legítimos respecto al cual precisamente se invitaba al Promovente a exponer sus argumentos, esto es, se da un trato igual a ambas partes; (iii) no existe violación alguna al artículo 5.E del Reglamento, el cual en ningún lado establece (como erróneamente afirma el Promovente) que la falta de contestación por el titular de un nombre de dominio dé como resultado que se tengan por confesos los hechos y argumentos hechos valer por la parte promovente.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas³.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada GOOGLE, y ser titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www.google.com.mx”.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca GOOGLE del Promovente. En efecto, salvo por la adición de la letra “i”, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca del Promovente, sin que dicha adición sea suficiente para establecer una distinción entre ambos.

De igual manera, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es también semejante en grado de confusión al título “www.google.com.mx”del Promovente, siendo aplicable lo apuntado en el párrafo anterior. Al respecto, no escapa a este Experto que dicha reserva fue otorgada en fecha posterior a la creación del nombre de dominio en disputa, sin que este Experto lo estime relevante para efectos del párrafo 1.a.i. de la Política⁴.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente acreditó que la marca GOOGLE ha sido considerada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como notoriamente conocida, y que es titular del nombre de dominio <google.com.ar> cuyo código territorial corresponde a Argentina, lugar donde tiene manifestado su domicilio el Titular, además de ser titular de los nombres de dominio <google.com> y <google.com.mx>.

El Promovente afirma que abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.google.com” y que no ha otorgado al Titular autorización alguna para la utilización, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa.

El Promovente omite hacer notar que uso se da al nombre de dominio en disputa.

Resulta que el Titular no dió contestación a la Solicitud y de la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. No obstante la falta de claridad en varios de los argumentos hechos valer por el Promovente, el Titular no los refutó. Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie⁵ el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

La denominación “Google” fue registrada como marca por el Promovente varios años antes que el nombre de dominio en disputa fuera registrado, y dicha marca es notoriamente conocida. El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el servicio de información que opera el Promovente a través de su sitio web “www.google.com” es sumamente conocido.

El Promovente exhibió copia impresa de comunicaciones vía correo electrónico con el Titular, en las que le solicita cese y se desista de continuar utilizando el nombre de dominio en disputa, y de las respuestas del Titular en las que solicita, primero la cantidad de siete mil dólares (“no se quien me lo vendió. Lo compré en un portal de de compra venta de dominios. El dominio lo pague 7.000 (siete mil dolares). Si recupero mi dinero, con gusto te lo cedo.”) y después de tres mil dólares (“lamentablemente esos valores no alcanzan a cubrir lo que pague. Estaria dsipuesto [sic] solo a recibir: 3000 (tres mil dolares), ni mas ni menos”). Dicha conducta del Titular ha sido considerada en diversos casos como evidencia de mala fe⁶.

Es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio <igoogle.com.mx> sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente la marca GOOGLE del Promovente o alguno de sus sitios web “www.google.com” o “www.google.com.mx” o “www.google.com.ar”. Es relevante que, salvo por la adición de una letra “i”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GOOGLE del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que también ha sido considerada en varios casos como evidencia de mala fe⁷.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la marca GOOGLE del Promovente y de sus sitios web identificados con dicha marca al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. El hecho de que el Titular haya manifestado en sus comunicaciones vía correo electrónico que adquirió de un tercero el nombre de dominio en disputa no es obstáculo para determinar si el registro se hizo de mala fe ya que, para efectos de la Política, este Experto considera que el acto de adquisición se asimila al registro del nombre de dominio en cuestión, coincidiendo con el punto de vista expresado al respecto por expertos en otros casos⁸.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <igoogle.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 23 de enero de 2009.

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¹ En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, se estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”, (énfasis añadido).

² En varias ocasiones expertos han solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.

³ En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

⁴ Al respecto véase el razonamiento seguido en Valve Corporation v. ValveNET, Inc., ValveNET, Inc., Charles Morrin, Caso OMPI No. D2005-0038.

⁵ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455, se estableció “a Complainant’s burden of proof on this element is light… Complainant must make at least a prima facie showing that Respondent has no rights or legitimate interests in the mark”. En Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121 se estableció “Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent)… If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”. Véase también Ellerman Investments Limited and The Ritz Hotel Casino Limited v. Antonios Manessis, Caso OMPI No. D2001-1461.

⁶ Entre otros, en Red Bull GmbH. v. Grey Design, Caso OMPI No. D2001-1035, se estableció: “the fact that Respondent’s administrative contact was willing to sell the Domain Name for US$ 10,000, an amount exceeding by far the out-of pocket costs of registration, constitutes evidence of registration and use of the Domain Name in bad faith”.

⁷ El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, se establece “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”, (énfasis agregado). En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002-0568, se establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith”, (énfasis agregado).

⁸ En Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah, Caso OMPI No. D2000-1406, se estableció: “the term “registration” extends beyond the original act of registration and covers subsequent acquisitions of the domain name… there are several prior Panel decisions in which it has been held more generally that “registration” extends to subsequent acts of acquisition”. En MC Enterprises v. Mark Segal (Namegiant.com), Caso OMPI No. D2005-1270, se estableció: “The Respondent is not the original registrant of the subject domain name, but for the purposes of the Policy, his acquisition of the subject domain name constitutes registration”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona v. Corbell Trading

Caso No. DMX2008-0006

1. Las Partes

La parte Promovente es Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona, Barcelona, España, representada internamente.

El Titular es Corbell Trading, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:

<lacaixa.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del nombre de dominio citado es Internetworks, S.A. de C.V.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2008. El 4 de agosto de 2008, el Centro envió a Registry.MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 7 de agosto de 2008 Registry.MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta informando que el Titular no era la persona que figuraba como tal en la Solicitud, proporcionando a su vez los datos de contacto del Titular y de los contactos administrativo, técnico y de pago. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el 26 de agosto del 2008 el Promovente presentó una enmienda a la Solicitud. El mismo 26 de agosto de 2008 el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico, proveniente de la dirección de correo electrónico correspondiente a la del Titular proporcionada por Registry.MX, en la que el Sr. Gonzalo Bellón de Aguilar solicitaba información respecto al procedimiento y manifestaba ser el propietario del Nombre de Dominio en disputa, información que le fue proporcionada por el Centro, via correo electrónico, el 27 de agosto de 2008. El 1 de septiembre de 2008 Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, los datos de contacto del registrador del Nombre de Dominio en disputa, Internetworks, S.A. de C.V. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una segunda enmienda a la Solicitud el 5 de septiembre del 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de septiembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 30 de septiembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de octubre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente opera en el sector bancario como caja de ahorros, siendo una de las más importantes en territorio español y en la comunidad europea en general.

4.2 El Promovente es titular de la marca denominativa LA CAIXA la cual tiene registrada en México bajo el N° 364159 (registro que fue renovado por 10 años en mayo del 2003) y en Andorra bajo el N° 3008 (registro original que data de enero de 1997), así como de la marca LA CAIXA y diseño la cual tiene registrada en España bajo el N° 1168636 (registro original que se remonta a abril de 1989).

4.3 El Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio <lacaixa.com>, <lacaixa.org>, <lacaixa.net>, <lacaixa.es>, y <lacaixa.biz>, a través de los cuales el Promovente ofrece a los usuarios de Internet información sobre sí misma y sus productos y servicios.

4.4 El Promovente es conocido en territorio español y a nivel internacional como “La Caixa”.

4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 27 de diciembre de 2006.

4.6 El Titular tiene declarado su domicilio en Madrid, España.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico o semejante a las marcas registradas del Promovente, lo que implica un riesgo de confusión para el público.

El agregado del artículo “la” al término “caixa” le otorga singularidad. Cualquier denominación que incluya el término “la caixa” invoca en la mente del consumidor en primer lugar a la entidad financiera catalana Caixa D´Estalvis I Pensions de Barcelona. El prestigio y renombre que ha alcanzado el Promovente ha permitido que se le conozca simplemente como”la Caixa”, además de que el Promovente es generalmente referido como “La Caixa” en periódicos españoles y extranjeros.

La implantación del Promovente en todo el territorio español y su posición en el ranking financiero europeo, y su participación en actividades socio-culturales y benéficas, hacen impensable imaginar que no se conoce su notoriedad en el mercado.

Al introducir en los buscadores de Internet (i.e. Google y Yahoo) el término “LACAIXA”, la mayoría de los resultados obtenidos hacen referencia al Promovente o sociedades constituidas por el Promovente, lo que muestra que LA CAIXA es sin duda una marca reconocida y de gran notoriedad, criterio que se puede apreciar en Societé Le Monde interactif c/ Monsieur Elphège Frèmy, Caso OMPI No. D2000-0647, como sigue: “si los principales buscadores de contenidos (Yahoo, Alta Vista, Lycos) ofrecen tras la búsqueda de los términos “le monde”, la página web del periódico “Le Monde”, en primer lugar de la lista, ello constituye una prueba de su implantación internacional y del espacio Internet”¹.

No deja lugar a dudas la naturaleza de marca notoria de LA CAIXA debido a elementos como la permanencia en el mercado, pues su uso se remonta a hace más de 25 años, la intensidad y alcance geográfico que proporcionan más de 5,400 oficinas distribuidas por todo el territorio español, el grado de prestigio que ha alcanzado en el mercado español, así como el conocimiento que el público tiene sobre la marca.

El Promovente fue una empresa pionera en Internet en el sector bancario en España, ofreciendo sus productos en portales accesibles desde diversas páginas Web de Internet, operadas desde los siguientes nombres de dominio: <lacaixa.com>, <lacaixa.org>, <lacaixa.net>, <lacaixa.es> y <lacaixa.biz>.

La marca LA CAIXA (denominativa y mixta) fue registrada con anterioridad al Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, por lo que resulta incuestionable el derecho exclusivo que ostenta el Promovente sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Además, el Promovente es titular de otras muchas marcas en las que aparece la denominación “La Caixa” como parte distintiva, registradas tanto en el territorio español como en más de 49 países, bien en los respectivos estados o bien como marca internacional.

El Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización por parte de los legítimos titulares de la misma para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como nombre de dominio, ni en consecuencia para identificarse mediante el mismo.

La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó dicha usurpación del nombre de dominio se hayan insertado contenidos en dicha página web. No existen, por tanto, indicios de que el Titular haya efectuado actos que demuestren su utilización, en relación con alguna oferta de productos o servicios. Tampoco se conoce al titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.

No existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener el Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca LA CAIXA.

Tiene el convencimiento de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud ha sido registrado de mala fe. El Titular en ningún momento ha realizado ningún uso comercial del Nombre de Dominio en disputa lo que demuestra una falta de interés legítimo sobre el mismo y deja entrever la mala fe que hay detrás del registro.

Las marcas citadas constan registradas desde mucho tiempo antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio en disputa, además de que el Promovente goza de gran prestigio y notoriedad en el territorio español.

Cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio en disputa era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la combinación de las marcas del Promovente.

El Titular registró el Nombre de Dominio en disputa, siendo éste confusamente similar a las marcas registradas por una de las entidades financieras más importantes de España y Europa, con la evidente mala fe que comporta la utilización de una nomenclatura que ya ha sido declarada como prueba de mala fe en anteriores decisiones.

El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas².

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada LA CAIXA.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo que respecta a la marca LA CAIXA y diseño registrada en España, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).

Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca LA CAIXA del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que LA CAIXA es una marca registrada por el Promovente, que su registro en España se remonta a 1989, en Andorra a 1997 y en México a cuando menos el 2003 (fecha en que su registro fue renovado). Resulta, además, que la marca LA CAIXA es ampliamente conocida, así como que el Promovente es conocido como La Caixa. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en España, territorio donde la marca LA CAIXA y el Promovente tienen mayor influencia.

El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como Nombre de Dominio ni, en consecuencia, para identificarse mediante el mismo. La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó se hayan insertado contenidos en dicha página web. Tampoco se conoce al Titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.

El Pomovente alega que es evidente que no existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener dicho Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca del mismo nombre.

De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que el Titular lo haya refutado³.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente alega que cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud éste era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la reproducción en su totalidad de las marcas del Promovente.

Ha quedado acreditado que LA CAIXA (tanto denominativa como mixta) fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que es sumamente conocida, así como que el Promovente es conocido como “La Caixa” tanto en territorio español como a nivel internacional. Consta, además, que el Titular tiene su domicilio en Madrid, España, de acuerdo a la información contenida en el WhoIs.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca LA CAIXA y su vinculación con el Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente⁴.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <lacaixa.com.mx> sea transferido a Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: Octubre 28, 2008

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¹ La resolución de dicho caso se encuentra originalmente redactada en francés. Este Experto asume que la cita que hace el Promovente se refiere a la siguiente parte de dicha resolución: “A cet égard, les principaux moteurs de recherche, américains en tête (Yahoo, Alta Vista, Lycos), renvoient, lorsqu’on tape “le monde”, au site du journal, en premier de la liste. Ce qui constitue une preuve de son implantation internationale, y compris dans l’espace dématérialisé de l’Internet”.

² En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

³ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given… Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.

⁴ En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca… Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca. Pues bien, habiendo quedado acreditado un uso intenso en España de la marca CITIFINANCIAL, incluido el uso publicitario, cabe concluir razonablemente, y el Demandado no lo ha negado, que en el momento en que se registra el nombre de dominio <citifinancial.com.es> éste es perfecto conocedor de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, “BBVA” is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant’s trademarks”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim

Caso No. DMX2007-0018

 

1. Las Partes

La parte Promovente es

(i) Sony Ericsson Mobile Communications AB (“Promovente1”) de Lund, Suecia,

(ii) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Promovente2”) de Estocolmo, Suecia, y

(iii) Sony Corporation (“Promovente3”) de Tokio, Japón,

(el Promovente1, el Promovente2 y el Promovente3, en lo sucesivo conjuntamente como el “Promovente”) representadas por Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, de Hannover, Alemania.

El Titular es Heinz Windheim, de Bremen, Alemania.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:

<sonyericson.com.mx>

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2007, señalando dos nombres de dominio como objeto de la misma: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. El 28 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 16 de noviembre de 2007, señalando como objeto de la misma los dos nombres de dominio antes precisados. El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

De conformidad con los artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de diciembre de 2007. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de enero de 2008, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajustó a las normas del procedimiento.

Al revisar la Solicitud, este Experto consideró de forma preliminar que el Promovente, no obstante haber participado anteriormente en varios procedimientos similares ante el Centro, no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud. Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las pruebas que considerase convenientes para acreditar que los nombres de dominio objeto de la Solicitud han sido registrados o se utilizan de mala fe, y dando asimismo oportunidad al Titular de presentar las pruebas que considerase convenientes en relación al elemento de registro y/o uso de mala fe, la cual fue notificada a las partes el 22 de enero de 2008. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 11 de febrero de 2008 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento primero por telefax y el 29 de enero del 2008 por correo electrónico. El Titular no presentó respuesta alguna.

Como se mencionó anteriormente, la Solicitud inicial incluía dos nombres de dominio: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. Sin embargo, el Promovente en su respuesta a dicha Orden de Procedimiento, manifestó que no mantenía su reclamación respecto al nombre de dominio <sony-ericsson.com.mx>, desistimiento que este Experto considera procedente, por lo que lo expuesto bajo los apartados 4 a 7 del presente se refiere únicamente al nombre de dominio <sonyericson.com.mx>.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 Promovente2 es el titular de la marca ERICSSON la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000107003, fecha de registro 23 de marzo de 1999, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros. Promovente2 también tiene registrada la marca ERICSSON en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 001459130, fecha de registro 15 de febrero de 2001.

4.2 Promovente3 es el titular de la marca SONY la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000000472, fecha de registro 5 de mayo de 1998, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros.

4.3 Promovente2 y Promovente3 constituyeron a Promovente1 como empresa conjunta en la que participan por partes iguales.

4.4 Promovente1 es licenciatario del Promovente2 y del Promovente3 y está autorizado a emplear la combinación de las marcas SONY ERICSSON como nombre comercial y como marca para sus productos.

4.5 Promovente1 es propietario y operador del sitio web <sonyericsson.com>. En ese sitio web, Promovente1 ofrece a los usuarios de Internet informaciones sobre sus productos, especialmente teléfonos móviles, y otros temas relacionados.

4.6 La marca SONY es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil, multimedia y entretenimiento.

4.7 La marca ERICSSON es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil y de teléfonos móviles.

4.8 El nombre SONY ERICSSON ha sido reconocido a nivel mundial en el ámbito de teléfonos móviles, siendo ampliamente conocido en el sector de telecomunicaciones y entre los clientes, siendo una marca comercial bien conocida en ese sector.

4.9 El Promovente ha obtenido resoluciones favorables en procedimientos comparables ante el Centro (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2002-1128, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Piedras, Caso OMPI No. D2005-0553, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sony corporation, c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Mohamed Ali Aal Ali, Caso OMPI No. DAE2006-0002 y Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Aylin Dzhelilova, Caso OMPI No. D2006-1568).

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca comercial sobre la que los demandantes tienen derechos:

La primera parte del nombre del dominio <sonyericson.com.mx> es idéntica a la famosa marca comercial del Promovente3. La segunda parte del nombre de dominio mencionado es semejante en grado de confusión a la también famosa marca comercial del Promovente2. El nombre de dominio completo es semejante en grado de confusión a la marca comercial SONY ERICSSON empleada por el Promovente1.

En relación a lo anterior, es de suponer que el público podrá tener la impresión de que el nombre de dominio en cuestión está en alguna forma relacionado con las marcas comerciales del Promovente.

El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio:

El Titular jamás ha sido autorizado por el Promovente para utilizar sus marcas comerciales en forma alguna.

El Titular no es capaz de demostrar que ha empleado o se ha preparado en forma demostrable para emplear el nombre de dominio o un nombre que corresponda al mismo en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

El Titular no es capaz de establecer derechos con respecto al nombre de dominio dado que (como individuo, empresa u otra organización) nunca ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio ni tampoco adquirió derechos de marca comercial o de servicios en la marca de dominio. El Titular nunca ha sido designado con el nombre de dominio disputado ni tampoco ha sido asociados con éste o conocido bajo estos nombres.

El Titular no emplea el nombre de dominio en forma legítima, no comercial o leal, sino que lo posee con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1. Esto significa que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, lo que no puede considerarse como uso legítimo, no comercial o leal del nombre de dominio.

El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe:

El uso del nombre de dominio debe considerarse como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca comercial de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor del Promovente están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del Titular. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para el Promovente tener que depender de la buena voluntad del Titular que podría variar de día en día.

El Promovente intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico sin que éste haya respondido a dichos correos electrónicos. Investigaciones ulteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que ha sido confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen.

El nombre de dominio es utilizado con malos propósitos, puesto que las marcas mundialmente conocidas del Promovente se utilizan con el fin de dirigir el tráfico en páginas publicitarias de Internet, las cuales, entre otras cosas, también muestran productos de tecnología (”TecnoLarge”) y hacen publicidad, de tal modo que existe riesgo de confusión directa y de que se haga un mal uso de las marcas con fines lucrativos. El mero hecho de contar con un nombre de dominio como tal y su utilización con fines publicitarios, como en el caso en cuestión, son motivos suficientes para justificar una utilización con malos propósitos, como consta en diversos casos ante el Centro. Los acusados (sic) pueden no tener ningún interés justificable en que los clientes potenciales del Promovente se extravíen y en que los demandados puedan hacer publicidad a los solicitantes con las conocidas marcas y, de ese modo, engañar a los clientes potenciales.

El Promovente solicita que el nombre de dominio objeto de la Solicitud sea transferido al Promovente1.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que corresponde al Promovente acreditar los extremos antes anotados.

Como se expuso líneas arriba, al revisar la Solicitud este Experto notó de forma preliminar que el Promovente no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud, no obstante que hacía valer el haber participado en varios casos similares ante el Centro, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente¹ o bien considerar la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos o evidencia suplementarios respecto al posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio por parte del Titular.

Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud². Sirva esta manifestación para reiterar que corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.

Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocidas que son las marcas del Promovente y su particular uso conjunto, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares³.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre las marcas SONY y ERICSSON.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio objeto de la Solicitud es similar en grado de confusión a las marcas del Promovente. En efecto, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> es igual a las marcas del Promovente.

Por consiguiente se tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Titular no dió contestación a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

Resulta que las marcas ERICSSON y SONY son mundialmente famosas y que gozan de una fuerte capacidad distintiva, tanto en lo individual como en su particular uso conjunto (que ya en sí mismo resulta característico).

El Promovente asevera que el Titular posee el nombre de dominio con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1, esto es, que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, sin que aporte elemento alguno de prueba que sustente su dicho. No obstante lo anterior, de los hechos acreditados, las otras alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la concurrencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Titular.

En consecuencia este Experto considera que el Promovente ha acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.

El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia.

El Promovente manifiesta que el uso de los nombres de dominio por el Titular debe considerarse “como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor de los demandantes están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del demandado. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para los demandantes tener que depender de la buena voluntad del demandado que podría variar de día en día”. El Promovente cita como apoyo Geert Hofstede v. Sigma Two, Caso OMPI No. D2003-0646. No es suficiente que el Promovente simplemente diga que el uso del nombre de dominio debe ser considerado de mala fe por el uso deliberado de las marcas de otro, sin aportar expresamente elementos adicionales o una explicación razonada para soportar su afirmación del uso supuestamente “deliberado”⁴.

Por otra parte, el Promovente manifiesta que intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico, y que éste jamás reaccionó a dichos correos electrónicos, ni revistió una actitud cooperadora. El Promovente no aporta copia de dichos correos electrónicos ni alguna otra prueba o explicación que sustente su dicho.

El Promovente también manifiesta que investigaciones posteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que dice fue confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen, y adjunta copia de un documento (aparentemente en idioma alemán) que supuestamente constituye el acta de defunción del Titular, sin que aporte elemento alguno que establezca (i) un nexo de identidad entre el Titular y la persona mencionada como fallecida bajo dicho documento, y (ii) su relevancia respecto a la posible existencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

No escapa a este Experto que, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio en cuestión es idéntico a las marcas del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que en ningún momento hace valer el Promovente⁵ no obstante su participación en varios procedimientos similares ante el Centro.

Por otra parte, el Promovente hace valer que sus marcas son mundialmente conocidas y manifiesta que el nombre de dominio objeto de la Solicitud muestra enlaces publicitarios a otros sitios de productos de tecnología, lo que afirma es motivo suficiente para justificar un uso con malos propósitos. Resulta entonces que el Titular hace uso de un nombre de dominio que incorpora las marcas conocidas del Promovente (notando este Experto que el particular uso conjunto de ambas marcas resulta per se altamente distintivo y característico) sin tener conexión alguna con las mismas ni con éste, y que el sitio al que conecta dicho nombre de dominio muestra enlaces publicitarios, de donde se puede inferir un ánimo de lucro, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe⁶ y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

 

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> sea transferido a Sony Ericsson Mobile Communications AB.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: Febrero 11, 2008

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¹ En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo, Caso OMPI No. D2002-0148, la resolución del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”.

² En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, el Grupo de Expertos estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out” (énfasis añadido).

³ En varias ocasiones el Grupo de Expertos ha solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.

⁴ En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resolución del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited, WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (énfasis añadido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966, la resolución establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.

⁵ El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, el Grupo de Expertos estableció “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark” (énfasis agregado). En Doctor.Ing.h.c. F.Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, Caso OMPI No. D2001-1095, el Grupo de Expertos estableció “An Internet user who misspells the Complainant’s name or trademark – either through ignorance or inadvertence – will find himself or herself redirected to the Respondent’s site which is a wholly different site with no connection whatever to the Complainant. The Respondent is taking advantage of that error or ignorance and is using the goodwill and reputation in the PORSCHE trademark for its own commercial gain”. En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002- 0568, la resolución establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (énfasis agregado).

⁶ En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableció que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”. En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI No. D2005-0250, el Grupo de Expertos estableció “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.