Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Casa del Libro, S.A. de C.V., c. Verónica de la Mora Vela

Caso No. DMX2009-0009

 

1. Las Partes

El Promovente es Casa del Libro, S.A. de C.V., domiciliada en México, Distrito Federal, México.

La Titular es Verónica de la Mora Vela domiciliada en Orizaba, Veracruz, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <casadellibro.com.mx>.

El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de julio de 2009. El 6 de julio de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de julio de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos completos del contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente el 13 de julio de 2009 suministrando los datos completos de contacto del Titular develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Solicitud. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 15 de julio de 2009. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 5 de agosto de 2009. El Titular presento su escrito de Contestación ante el Centro el 3 de agosto de 2009.

El 18 de agosto de 2009: por correo electrónico el Centro recibió del Promovente un escrito de manifestaciones a la contestación presentada por la Titular; (ii) la Titular y el Promovente enviaron al Centro e intercambiaron correos electrónicos respecto a la posibilidad y admisibilidad de escritos adicionales no solicitados, y (iii) la Titular envió un correo electrónico al Centro adjuntando dos documentos como pruebas. El 20 de agosto de 2009 por correo electrónico el Centro recibió de la Titular un escrito de aclaraciones al escrito de manifestaciones a la contestación que había presentado el Promovente.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 21 de agosto de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad mexicana, constituida en 1972, que se dedica a la venta de libros.

4.2 El Promovente es titular de las marcas mixtas (i) CL Y DISEÑO (y diseño), la cual tiene registrada en México bajo el N° 443198 en clase 42 y con solicitud de fecha 24 de septiembre de 1991, y (ii) CL (y diseño) bajo el N° 443199 en clase 16 y con solicitud de fecha 26 de agosto de 1991; ambas con fecha de registro 30 de septiembre de 1993 y habiendo sido renovados los registros en 2001.

4.3 Entre diciembre de 2001 y enero de 2003 el Promovente realizó periódicamente pagos al Titular por diversos conceptos.

4.4 En noviembre de 2002 el Promovente pagó directamente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el mantenimiento anual de 3 nombres de dominio: del nombre de dominio en disputa, de <casalibro.com.mx> y de <casadelibro.com.mx>.

4.5 El nombre de dominio en disputa fue creado el 4 de enero de 2005.

4.6 El Promovente es titular de los nombres de dominio <casalibro.com.mx> y <casadelibro.com.mx> ambos creados el 2 de febrero de 2005.

4.7 En 2006 el Promovente inició ante el Registrador un procedimiento de disputa por titularidad del nombre de dominio en disputa, y el 8 de septiembre de 2006 el Registrador determinó no resolver sobre dicho procedimiento.

4.8 El 2 de marzo de 2007 el Promovente presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el “IMPI”) dos solicitudes de registro de marca nominativa para CASA DEL LIBRO, expediente 839971 en la clase 16 y expediente 839972 en la clase 35. El 16 de abril de 2007 el IMPI emitió oficios de cita de anterioridad: (i) en el expediente 839971 citando las marcas 579810 y 588274 CASA DEL LIBRO, y (ii) en el expediente 839972 citando la marca 588274 CASA DEL LIBRO.

4.9 La empresa Espasa Calpe, S.A., de España, aparece como titular de los registros de marca mexicanos antes referidos Nos. 579810 y 588274 amparando ambos la marca mixta CASA DEL LIBRO (y diseño) en las clases 41 y 39 respectivamente.

4.10 El nombre de dominio en disputa automáticamente redirecciona al sitio <mercadolibros.com.mx>, en donde la Titular opera un portal enfocado a la compra y venta de libros usados entre sus visitantes, y en donde también se ofrecen a anunciantes espacios publicitarios (también conocidos como banners).

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones relevantes del Promovente en su Solicitud se pueden resumir como sigue:

A.1 El nombre de dominio en disputa resulta idéntico tanto a la denominación social del Promovente como a sus marcas registradas CASA DEL LIBRO y diseño, registros mexicanos Nos. 443198 y 443199, toda vez que la parte nominativa de las mismas corresponde precisamente a la marca CASA DEL LIBRO propiedad del Promovente, y que de hecho es la denominación con la que el Promovente mismo y sus servicios han sido conocidos en México desde por lo menos el año 1972.

A.2 La comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo a los aspectos nominativos de la marca, ya que atendiendo a la naturaleza de los nombres de dominio es imposible hacer una comparación.

A.3 La decisión en Endeavors Technology, Inc. v. Dick In Jar, Caso OMPI No. D2001-0770, resulta aplicable a la presente disputa.

A.4 El Promovente posee derechos sobre el dominio en disputa por ser el titular de dos registros marcarios y, además, porque corresponde a su denominación social, la cual era perfectamente conocida por la Titular.

A.5 La Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que no es titular de registro alguno de marca o nombre comercial para la denominación CASA DEL LIBRO (adjunta el resultado de la búsqueda por titular realizada el 1 de julio de 2009 en la base de datos del IMPI). La Titular tampoco es titular de alguna reserva de derechos para dicha denominación ni es conocida en el ámbito de comercializadoras de libros como tal.

A.6 Contrató a la Titular el 4 de enero de 2005 a efecto de que ésta registrase el nombre de dominio en disputa y desarrollase una página de Internet que permitiese al Promovente la venta de libros a través del mismo, habiéndole cubierto sus honorarios según comprobantes que acompaña (Anexo 7). La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa que el Promovente le pagó por registrar y ahora pretende afectar sus actividades comerciales a través de una página de Internet denominada MERCADO LIBROS, que se vincula con el nombre de dominio en disputa.

A.7 La Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa toda vez que la documentación ofrecida como prueba demuestra que fue el Promovente quien en todo caso le pagó para que registrara dicho nombre de dominio a nombre del Promovente, lo que no hizo así la Titular, quien se apropió del nombre de dominio en disputa, por lo que no hay forma alguna en que pueda argumentar que lo registró para usarlo lealmente, siendo que por el contrario, la Titular tenía pleno conocimiento de la denominación social, nombre comercial y marcas del Promovente.

A.8 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa en el año 2006, por lo que en agosto de 2006 el Promovente inició una disputa ante el Registrador, sin que dicha disputa prosperase.

A.9 El dominio en disputa fue registrado y se usa de mala fe (i) ya que el Promovente fue quien pagó a la Titular para que registrara a nombre del Promovente el nombre de dominio en disputa, por lo que es evidente que existía una relación de prestación de servicios profesionales de parte de la Titular a favor del Promovente, por lo que no hay manera en que la Titular pudiera alegar que no conoce o que no conocía al Promovente o a su marca registrada CASA DEL LIBRO cuando registró el nombre de dominio en disputa.

A.10 La Titular se apropió del nombre de dominio en disputa con el objeto de impedir que el Promovente refleje en el mismo su marca, y también con la intención de afectar la actividad comercial del Promovente, así como con el objeto de atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet, confundiéndolos, haciéndoles creer que el Promovente es quien en alguna forma opera, patrocina o se relaciona con el sitio web ubicado bajo el nombre de dominio en disputa, para ofrecerles servicios publicitarios a través de banners que son cobrados por la Titular.

Las alegaciones relevantes del Promovente en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

A.11 Resulta falso que la apoderada del Promovente no tuviera poder para otorgar un poder para actuar en representación del Promovente “siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

Las alegaciones relevantes de la Titular en su Contestación se pueden resumir como sigue:

B.1 El Promovente no es propietario de la denominación y marca CASA DEL LIBRO. No obstante que el Promovente afirma textualmente tener el registro de la marca CASA DEL LIBRO Y DISEÑO, los documentos enviados por el Promovente muestran que con número de registro 443199 es titular de la denominación CL marca mixta, que contiene un diseño, y con número de registro 443198 es titular de la denominación CL Y DISEÑO marca mixta, que contiene un diseño.

B.2 El Promovente tiene pleno conocimiento de que la marca CASA DEL LIBRO no es lo mismo que CL y CL Y DISEÑO, toda vez que el 2 de marzo de 2007 presentó solicitudes ante el IMPI con números de expediente 839971 y 839972 para registrar la marca CASA DEL LIBRO (acompañó como Anexo 3), la cual no le ha sido otorgada hasta la fecha.

B.3 El registro 579810 del IMPI, con fecha de concesión 29 de junio de 1998 indica con toda precisión que la denominación y marca CASA DEL LIBRO están registrados a nombre de Espasa Calpe, S.A. De la misma forma con el registro 588274 para la clase 39, se muestra con claridad que Espasa Calpe, S.A. es el titular de la denominación y marca CASA DEL LIBRO.

B.4 El Promovente declara falsamente que contrató y entregó dinero para que la Titular realizara el pago de renovación del nombre de dominio en disputa. Un acuerdo existente de actividades con el Promovente llevó al registro del nombre de dominio en disputa en 2001, siendo este dominio registrado a nombre del Promovente. Dicho registro dejó como registrante y contacto administrativo al Sr. Félix Cruz Gamboa. Al término de relaciones en febrero de 2003, el Promovente renovó el registro del dominio en 2003, pero no presentó la renovación en 2004. Transcurrido el plazo para pago de renovación el nombre de dominio no quedó inmediatamente disponible para su registro, transcurrieron algunas semanas antes de quedar disponible, durante todo ese lapso de tiempo, el Promovente no tuvo interés alguno en realizar la renovación quedando finalmente disponible el nombre de dominio en disputa.

B.5 El Promovente tuvo el nombre de dominio en disputa y otros dominios (<casadelibro.com.mx> y <casalibro.com.mx>) desde Octubre de 2001, sin embargo en octubre de 2004 dejó de pagar dichos dominios, y cumplidos los plazos que NIC México determina antes de liberar un dominio previamente registrado, la Titular registró el nombre de dominio en disputa el día 4 de enero de 2005.

B.6 La relación entre la Titular y el Promovente terminó en febrero de 2003. Después de febrero de 2003 el Promovente no tuvo ninguna relación o contacto con la Titular, quien niega haber recibido o haber sido contratada por el Promovente para ninguna actividad o para la renovación del nombre de dominio en disputa con posterioridad a esa fecha, por lo que para enero de 2005 ya no existía contacto o relación entre ambos.

B.7 Las pruebas aportadas por el Promovente no corresponden o fundamentan sus afirmaciones: pólizas internas de pagos en las que ninguna corresponde a un pago del registro de nombre de dominio a nombre de la Titular o entregado a ella. Cotizaciones y facturas que tampoco demuestran que le haya entregado dinero o dado pago alguno por la renovación de nombre de dominio después de haber concluido toda relación. De sus pruebas, el pago con la última fecha es del 30 de enero de 2003, donde le fueron facturadas licencias de un software adquirido en línea. El único documento que presenta donde se muestra un pago de renovación de registro corresponde a un pago de mantenimiento de octubre de 2002 a octubre de 2003, dicho pago fue realizado con cheque nominativo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, institución acreditada para el pago de dominios en México.

B.8 Espasa Calpe S.A. conforme a información pública, declara ser la dueña del dominio <casadellibro.com> desde 1996 y existir con la denominación Casa del Libro desde 1923 en España.

B.9 El nombre de dominio en disputa no es usado con el fin de vender, alquilar o ceder su registro a otra persona o grupo, tampoco vulnera la marca o servicios del Promovente porque el dominio no es utilizado ni contiene referencia o mención alguna que lleve al visitante a creer o deducir que está en un sitio con relación alguna con el Promovente.

B.10 El nombre de dominio en disputa no fue registrado a fin de impedir que el Promovente refleje su marca ya que sus marcas legalmente registradas son CL y CL Y DISEÑO. El sitio al cual el visitante arriba después de ingresar al nombre de dominio en disputa es <mercadolibros.com.mx> el cual no contiene ninguna referencia a la marca CL; y en cuanto al diseño – logotipo – registrado no es usado en forma alguna ni existe ninguna semejanza o parecido en imagen o gráfico alguno en el sitio <mercadolibros.com.mx> que pudiera confundir al visitante.

B.11 El sitio <mercadolibros.com.mx> tiene como objetivo promover la compra-venta de libros usados entre sus visitantes, no se promueve u ofrece la venta de libros de forma directa. El Promovente no ha demostrado que sus intereses o actividades sean afectados en forma alguna ni comercial ni de presencia, toda vez que el sitio <mercadolibros.com.mx> no hace uso de su marca CL ni tiene actividades o características similares a la actividad comercial del Promovente ya que éste se dedica a la venta de libros en sus librerías y el sitio <mercadolibros.com.mx> no tiene dichas actividades.

B.12 De la documentación enviada por el Promovente en sus anexos, se puede apreciar que si bien el representante envía documento que le permite actuar en representación del Promovente, quien firma el documento (Sra. Amparo Vega Arenal) a nombre del Promovente no figura como persona con facultades para otorgar poder en el acta constitutiva de la empresa, documento que también anexa el demandante como prueba.

Las alegaciones relevantes de la Titular en su escrito suplementario (véase infra Sección 6 A.1) se pueden resumir como sigue:

B.13 El Promovente expresa “en su escrito de manifestaciones a la contestación que la Sra. Amparo Vega Arenal en su calidad de miembro del consejo de administración tiene facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas, indicando que se revisen las fojas 5, 6 y 7. En la foja 15 la Sra. Amparo Vega Arenal figura como tesorero del consejo pero en esa foja se definen las facultades del presidente ejecutivo y en la foja 16 del gerente, estos puestos son quienes tienen las facultades mencionadas y en ese documento no se menciona a la Sra. Amparo Vega Arenal en esos puestos”.

La Titular solicita se rechace la Solicitud del Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestiones preliminares

A.1 Escritos suplementarios no solicitados

La Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no contemplan la presentación por las partes de escritos suplementarios no solicitados. De acuerdo al artículo 14 del Reglamento, y a lo expuesto en diversas decisiones¹, es facultativo para este Experto permitir la presentación de escritos suplementarios no solicitados.

El Promovente presentó un escrito suplementario no solicitado el 18 de agosto del 2009, en tanto la Titular hizo lo mismo el 20 de agosto del 2009.

En general dichos escritos suplementarios no solicitados resultan repetitivos de lo ya manifestado por las partes en sus respectivos escritos de Solicitud y Contestación, con pocos elementos nuevos que seguramente podrían haberse hecho valer desde el principio. En el presente caso este Experto ha resuelto admitir los escritos suplementarios de ambas partes por lo que se refiere únicamente a la cuestión de falta de personalidad de quien promueve a nombre del Promovente, ya que los mismos no retrasan el presente procedimiento, al tiempo que se respeta el trato igualitario debido a las partes para presentar su caso en forma justa conforme a lo marcado en el artículo 12 del Reglamento.

A.2 Personalidad del Promovente

Quien actúa en nombre del Promovente sua sponte acompañó a la Solicitud una carta poder otorgada, inter alia, a su favor y que suscribió Amparo Vega Arenal en nombre del Promovente, ante lo cual la Titular argumentó en su Contestación que Amparo Vega Arenal carecía de facultades para actuar en nombre del Promovente y, por tanto, para suscribir dicha carta poder conforme a los documentos adjuntos a la Solicitud, a lo que quien actúa en nombre del Promovente dio respuesta en su escrito suplementario no solicitado.

De acuerdo a lo establecido en la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional no se requiere que quien actúa en nombre de las partes acredite que cuenta con facultades para ello. Sin embargo, este Experto no puede soslayar la objeción hecha valer por la Titular, por inusual que sea dicha circunstancia en este tipo de procedimientos².

Este Experto considera que los Grupos de Expertos generalmente reconocen la personalidad de quienes actúan en nombre de las partes, de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, basándose en una presunción juris tantum de que el representante cuenta con la autorización de su representado. Sin embargo, precisamente por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario es que quienes actúan en nombre de las partes deben efectivamente contar con dicha representación de forma válida, y estar listos para acreditarlo en el momento que se requiera³.

Ante la objeción hecha valer por la Titular, este Experto podría haber emitido una orden de procedimiento solicitando al Promovente que acreditase que en efecto Amparo Vega Arenal tenía facultades para actuar en su nombre y suscribir la carta poder antes referida. Sin embargo, en este caso no fue necesario emitir dicha orden de procedimiento dado que en el escrito suplementario no solicitado presentado al Centro el 18 de agosto de 2009, quien promueve en nombre del Promovente de forma específica dio respuesta a dicha objeción manifestando “resulta del todo falso que la apoderada de mi mandante no tuviera poder para otorgar un poder a nombre del suscrito, para actuar en representación de CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., siendo que a fojas 5, 6 y 7 de dicho documento queda en claro que la señora AMPARO VEGA ARENAL tiene en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a su favor CASA DEL LIBRO, S.A. DE C.V., por lo que el poder exhibido por el suscrito es a todas luces válido”.

Ahora bien, la escritura constitutiva del Promovente (Anexo 4 de la Solicitud) no contiene poder alguno otorgado a Amparo Vega Arenal para representar y actuar en nombre del Promovente, como tampoco para otorgar poderes en nombre del Promovente. Quien promueve en nombre del Promovente afirma que la señora Amparo Vega Arenal tiene, en su calidad de miembro del Consejo de Administración, facultades para delegar el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó. Las páginas 5, 6 y 7 de la escritura constitutiva del Promovente se refieren a las facultades y poderes del Consejo de Administración, como órgano colegiado, y en ningún lado de dicha escritura se establece que sus miembros en lo individual gozarán de esas mismas facultades y poderes, como erróneamente argumenta quien promueve en nombre del Promovente. Por otra parte, las páginas 15, 16 y 17 de dicha escritura contienen el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración (entre los que figura Amparo Vega Arenal como tesorera), el nombramiento de otras personas y el otorgamiento expreso de poderes (i) a favor del presidente ejecutivo del propio Consejo de Administración, (ii) a favor de otra persona que también es miembro del mismo Consejo pero a quien se le otorgan en su calidad de también gerente general de la sociedad, y (iii) a favor de otras personas entre las que no figura Amparo Vega Arenal.

Resulta de explorado derecho que el Consejo de Administración de una sociedad anónima mexicana es un órgano colegiado, y que los poderes y facultades del Consejo de Administración corresponden a dicho órgano como tal y no a sus miembros en lo individual⁴, salvo que expresamente se les confieran esas facultades a sus miembros en lo individual, lo que no acontece en este caso en tratándose de Amparo Vega Arenal.

De las constancias que obran en el expediente no se desprende en ningún caso que Amparo Vega Arenal tenga poderes para actuar en nombre del Promovente, sea en su calidad de miembro del Consejo de Administración o de otra manera, y por tanto, de facultades para otorgar la representación del Promovente a favor de quien promueve en nombre del Promovente en este procedimiento. Si Amparo Vega Arenal tuviese poderes para actuar en nombre del Promovente en virtud de documento diverso a la escritura constitutiva del Promovente, el Promovente así lo podría haber acreditado en su escrito suplementario no solicitado⁵.

Resulta que la Titular en su Contestación objetó la personalidad del Promovente, sin que quien actúa en nombre del Promovente haya logrado refutarla exitosamente visto lo manifestado en su escrito suplementario no solicitado.

Dado lo anterior, este Experto no puede entrar al análisis del fondo de la controversia. De hacerlo, podría resultar en un perjuicio al Promovente, en caso de que la resolución le fuese adversa, al haber comparecido a este procedimiento mediante persona no facultada para ello, como también podría resultar en un perjuicio a la Titular, en caso de que la resolución le fuese adversa, al hacer caso omiso de la objeción que oportunamente hizo valer. Lo antes dicho, sin afectar adversamente los derechos que correspondan al Promovente y que pueda hacer valer en diversa ocasión si así lo estima conveniente.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 4 Septiembre 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Wendy’s International, Inc. c. Elefante Digital, S.C.
Caso No. DMX2009-0008

1. Las Partes

El Promovente es Wendy’s International, Inc., con domicilio en Ohio, Estados Unidos de América, representada por Bufete Soní, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Elefante Digital S.C., con domicilio en México, Distrito Federal, representada por Alejandro Borrego Hinojosa González, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <wendys.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de junio de 2009. El 11 de junio de 2009, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio. El 11 de junio de 2009, el Registrador remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular aparece como registrante del nombre de dominio en disputa en la base de datos WhoIs y proporcionando a su vez los datos de localización completos del Titular, así como aquellos del contacto administrativo, técnico y de facturación. A instancia del Centro, el Promovente realizó una enmienda a la Solicitud el 18 de junio de 2009 a efecto de incorporar las direcciones electrónica y postal tanto del Titular como del contacto técnico, administrativo y de facturación que fueron reveladas por el Registrador.

El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 25 de junio de 2009 para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de julio de 2009. La Contestación a la Solicitud fue presentada al Centro el 15 de julio de 2009.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 24 de julio de 2009 previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

No existe controversia respecto a que el idioma aplicable a este procedimiento y su correspondiente Decisión sea el español.

En términos de lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento y previa confirmación de que ambas partes tuvieron una oportunidad justa y equitativa para exponer su caso, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 3 de agosto de 2009, pasando el expediente a estado de resolución con efectos de citación para el dictado de la resolución.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense fundada hace más de treinta años que opera una cadena internacional de restaurantes de comida rápida a través de un sistema de franquicias con presencia en Estados Unidos y Canadá principalmente, y en menor escala en más de una decena de países incluido México.

Para distinguir sus alimentos preparados, entre ellos las tradicionales hamburguesas con carne en forma cuadrada que ofrece en su red de establecimientos, el Promovente tiene registrada la marca WENDY’S en más de noventa países. En México el Promovente cuenta actualmente con cerca de una veintena de restaurantes y es titular de nueve registros vigentes sobre la marca WENDY’S que se encuentra registrada desde 1983, según se acredita con copias certificadas de los títulos de registro y renovación respectivos.

El Promovente mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <wendys.com> donde provee información sobre la compañía y los alimentos que ofrece al público.

Por su parte, el Titular se constituyó en 2006 estableciendo dentro de su objeto social la prestación de servicios profesionales en materia de informática, sistemas de cómputo, diseño gráfico e industrial y publicidad, incluyendo el diseño de páginas de Internet, presentaciones interactivas, aplicaciones para Internet y servicios de hospedaje de sitios Web y publicidad.

El nombre de dominio en controversia fue registrado por el Titular el 2 de abril de 2008 y desde entonces el sitio Web respectivo estuvo inactivo, incluyendo simplemente las leyendas “[bytecube]… PROXIMAMENTE… si le interesa comprar este dominio envíe un correo a dominios@bytecube.com” como se da cuenta en la fe de hechos notarial de fecha 28 de mayo de 2009 que ofrece como prueba el Promovente. Sin embargo, en la fecha que se dicta la presente Decisión, el Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto permanece inutilizado aunque ahora muestra un logotipo junto a la denominación WENDYS, así como dos campos bajo los rubros nombre de usuario y contraseña.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca registrada WENDY’S al haber registrado el nombre de dominio en controversia para ofrecerlo en venta al público en general, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico y reproduce el elemento principal de las marcas WENDY’S sin consentimiento del Promovente;

(ii) Es bien sabido que la adición de los sufijos “.com.mx” no evita encontrar similitudes en grado de confusión entre un nombre de dominio y una marca;

(iii) Como es de estudiado derecho, el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o un interés legítimo en ese nombre;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos para usar la marca WENDY’S en los Estados Unidos de América, México o en cualquier otro país;

(v) El Titular no utiliza comercialmente el término WENDY’S con oferta alguna de buena fe respecto de bienes y servicios;

(vi) El Promovente no conoce evidencia alguna para establecer que el Titular es conocido comúnmente como negocio u otra forma comercial, por el nombre de dominio registrado;

(vii) En consecuencia debe concluirse que el Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca WENDY’S en el nombre de domino materia de este procedimiento;

(viii) El Titular tampoco está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del nombre de dominio ya que no ofrece ningún producto o servicio a través del mismo sino más bien retiene pasivamente el nombre de dominio esperando obtener dinero por la venta del mismo o simplemente de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del nombre de dominio, afectando con ello seriamente sus intereses;

(ix) Los hechos anteriores llevan a la abrumadora presunción de que el Titular no tiene interés legítimo en y para el nombre de dominio y de esta manera se arroja la carga probatoria al Titular;

(x) En la especie se actualiza claramente la hipótesis de mala fe que establece la Política en el párrafo (1)(b)(i) toda vez que el propósito principal del Titular al registrar el nombre de dominio fue con el propósito de transferirlo con fines de lucro;

(xi) El Titular registró el nombre de dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de las marcas del Promovente, toda vez que este último tiene muchos registros de la marca WENDY’S en México y a nivel mundial desde hace más de 24 años, los cuales aparecen constantemente en televisión, revistas y folletos de circulación nacional;

(xii) En aplicación del caso Telstra Corporation Limited. v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, la retención pasiva del nombre de dominio por el Titular, ausente de evidencia de uso de buena fe actual del mismo, es prueba tajante de registro y uso de mala fe.

B. Titular

Las aseveraciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El representante del Promovente no cuenta con facultades expresas para haber promovido el presente procedimiento administrativo ante el Centro ni se comprueba fehacientemente que la persona que firmó la Solicitud sea la misma que figura en la Carta Poder exhibida para acreditar la personalidad con que se ostenta el representante del Promovente;

(ii) El Titular registró el nombre de dominio debido a que se encontraba disponible y ha venido usándolo de manera legítima desde entonces, haciendo cambios a dicho nombre de dominio, desarrollando su marca y logotipo propios para diferenciar su actividad;

(iii) Actualmente el nombre de dominio en disputa está destinado al desarrollo y uso de una agenda en línea que tiene las capacidades de llevar la agenda orientada a proyectos de manera móvil;

(iv) Debido a que el diseño del programa se encuentra aún en etapa de desarrollo y corrección de errores de programación, la página del nombre de dominio no estaba funcionando al momento de la presentación de la Solicitud;

(v) El Titular desconocía que la marca WENDY’S se encontraba registrada en México ya que la misma no es una marca notoriamente conocida en México, así como porque no existe ningún establecimiento que use dicha marca a nivel nacional;

(vi) La supuesta marca del Promovente es un nombre femenino genérico y que para efectos de dominio no puede ser considerado propiedad exclusiva de aquél, máxime que dicho nombre admite varios usos y propósitos no marcarios;

(vii) El nombre de dominio en disputa es tan genérico que una búsqueda de “Wendy” en Google arroja más de 48,300,000 recursos de Internet con dicha referencia y hasta páginas como “www.wendy.com” que no tienen relación alguna con el Promovente y más de 875,000 sitios para el caso de “wendys”;

(viii) El Promovente no acreditó que su marca sea notoriamente conocida en México como afirma pues no presentó prueba o evidencia alguna de la que se pudiera concluir que la misma ha alcanzado el estatus de notoria en México;

(ix) El Titular cuenta con una marca distintiva de su software derivado del simple uso de este último a pesar de que no se haya obtenido todavía un registro marcario;

(x) Atento a lo dispuesto por el párrafo 4(c) de la Política, el Titular ha utilizado el nombre de dominio correspondiente en relación con una oferta de buena fe de productos antes de haber sido notificado de la Solicitud;

(xi) El Titular nunca ha tenido la intención de desviar a los consumidores o empañar el buen nombre de la marca del Promovente ya que el mercado del Titular es completamente distinto y sin sinergia alguna con aquél en el que participa el Promovente;

(xii) No es posible imputar mala fe al Titular toda vez que este último desconoce si hay establecimientos del Promovente en este territorio y por lo tanto es imposible presumir que el Titular tuviese conocimiento de la marca del Prmovente;

(xiii) El Promovente nunca estableció contacto con el Titular para intentar adquirir el nombre de dominio en conflicto, razón por la cual no puede argumentar que el propósito de la posesión del nombre de dominio es sólo la venta o lucro del mismo;

(xiv) Si bien la página invitaba a todo aquél interesado en comprar el nombre de dominio a enviar un correo electrónico a la dirección proporcionada, ello no permite concluir que el nombre de dominio se encontrara “fundamentalmente” en venta ya que no había una oferta pública o un precio del mismo;

(xv) El Promovente no pudo demostrar la existencia de publicidad en México respecto de la marca WENDY’S para tener por acreditado un conocimiento actual o sustancial de la misma por parte del Titular.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Representación del Promovente

En vista de las objeciones que hace valer el Titular respecto de la falta de facultades expresas en la Carta Poder que exhibe el representante del Promovente para acreditar su personalidad, baste señalar que la representación en el procedimiento administrativo regulado por la LDRP se presume de buena fe en favor de aquél que promueve en nombre de otro al que pretende evitar que se le sigan afectando sus derechos e intereses económicos. Ver Expedia, Inc. v. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem, Caso OMPI No. DMX2007-0013 (los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos a favor de este último; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento).

Es de advertirse que las circunstancias arriba apuntadas se surten plenamente en el caso que nos ocupa, lo que es suficiente para tener por acreditada la legitimación procesal del apoderado del Promovente para efectos de este procedimiento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que para el caso de una reclamación UDRP fundada en una marca, el estudio del elemento de confusión se reduce a una comparación entre el nombre de dominio y la marca por sí solos, con independencia de factores de uso y comercialización usualmente considerados en casos de infracción de marca y competencia desleal).

En consecuencia devienen infundados los argumentos del Titular en relación con el origen y genericidad de la marca del Promovente para efectos del análisis del primer requisito de la Política.

Así las cosas, de una comparación literal entre <wendys.com.mx> y la marca registrada WENDY’S, se desprende que los signos en estudio son no sólo confundibles sino materialmente idénticos.

La falta de apóstrofo en el nombre de dominio no desvirtúa la conclusión que antecede debido a que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de incluir tal signo ortográfico. Ver Stella D’oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc., Caso OMPI No. D2000-0012 (concluyendo que el nombre de dominio <stelladoro.com> era “virtualmente” idéntico a la marca STELLA D’ORO).

En el mismo sentido se ha pronunciado un sinnúmero de Grupos de Expertos al reiterar que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las afirmaciones del Promovente en este apartado se infiere que el Titular no es licenciatario de la marca WENDY’S ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación. Se asegura también que el Titular no hace un uso legítimo del nombre de dominio objeto de este procedimiento, así como que el primero no es conocido en círculo comercial o entorno alguno con el nombre de dominio en cuestión.

Lo anterior es suficiente para arrojar la carga de la prueba al Titular, quien a su vez alega tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio derivado del uso no marcario que admite la denominación WENDY’S, que deriva de un nombre femenino genérico.

El Experto rechaza la pretensión de equiparar el término genérico incluido en <container.com> sobre el que versó la resolución administrativa de la Oficina de Marcas de Estados Unidos que invoca el Titular, con una marca como WENDY’S que goza de amplio reconocimiento a nivel internacional al asociarse automáticamente por el consumidor a los restaurantes de hamburguesas del Promovente, como resultado del uso continuo e ininterrumpido y la extensa difusión que este último ha venido haciendo de su marca en Norteamérica principalmente y en menor medida en otros países como México durante casi 20 años. De tal suerte que no puede decirse que la marca del Promovente sea débil o que el nombre de dominio registrado por el Titular no tenga una connotación esencialmente marcaria. Ver Do The Hustle LLP v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624 (donde el experto negó la solicitud de transferencia de <polleyesters.com> al considerar que las marcas POLLY ESTHER’S y POLLY ESTHERS del Promovente eran débiles y que el Titular había registrado un término genérico en lugar de una marca “obvia” de productos o servicios).

Por otra parte, el Titular basa su defensa en un programa de cómputo denominado “Wendys” que según su propio dicho se encuentra en fase de desarrollo y cuya aplicación se refiere a una agenda en línea para dispositivos móviles. El Titular alega tener derechos de marca derivados del uso de la denominación Wendys en relación con su programa de cómputo. Para acreditar la existencia de la marca y el software que refiere, el Titular exhibe una impresión en papel común y corriente en el que aparece un logotipo circular acompañado del nombre Wendys escrito en letras mayúsculas, así como tres impresiones ordinarias en las que figura un recuadro a manera de ventana, donde se refiere un sistema para control de proyectos en línea denominado Wendys, con los siguientes rubros del lado derecho: contactos, proyectos, tareas pendientes, notificaciones y soporte en línea. Asimismo aparecen tres columnas: empresas, proyecto y fecha de última modificación.

El Experto juzga insatisfactoria la evidencia documental presentada para demostrar la existencia de la aplicación informática a que se refiere el Titular bajo el nombre Wendys. Ello ante la falta de un documento público como el certificado de registro de obra expedido por el Registro Público del Derecho de Autor que hubiera sido idóneo para acreditar la materialidad y título del programa de cómputo en cuestión. El Titular pudo también haber exhibido una copia del programa de cómputo que refiere a efecto de permitir corroborar a este Experto su existencia y funcionalidad. Asimismo, el Titular omitió proporcionar información relativa al autor o autores del software en cuestión, el código fuente en que está escrito, sus aplicaciones concretas, el entorno y programas con los que es compatible y demás especificaciones técnicas. A mayor abundamiento se hace notar que el Titular no dio ninguna explicación sobre la elección del nombre Wendys y su relación con una agenda en línea que sirve para dar seguimiento a proyectos, lo que hubiera abonado a la credibilidad y legitimidad de la defensa del Titular. Por último, el Experto rechaza que el Titular tenga derechos de marca sobre el término Wendys derivados del uso del programa de cómputo a que se refiere el Titular ya que como este último admite, dicho programa se encuentra en fase experimental y por lo tanto nunca ha sido usado en el comercio.

Sin perjuicio de lo anterior, el Titular no logró comprobar que antes de recibir cualquier aviso de la controversia hubiese utilizado el nombre de dominio <wendys.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios como lo exige el artículo 1.c.i de la Política ya que según demuestra la fe de hechos notarial que exhibe el Promovente, el sitio Web del Titular no hacía alusión a ningún software ni a su próxima aparición sino que únicamente servía para ofrecer en venta el nombre de dominio en conflicto.

En consecuencia, el Experto concluye que no se actualiza en beneficio del Titular ninguna hipótesis que justifique derechos o intereses legítimos de su parte en el nombre de dominio en disputa al tenor de la Política.

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular niega haber tenido conocimiento de la marca WENDY’S al considerar que esta última no es una marca notoriamente conocida en México.

Al respecto es preciso señalar que la Política no exige que una marca que sirva de base a la Solicitud deba ser famosa o notoria sino únicamente que dicha marca se encuentre registrada.

Las pruebas ofrecidas por el Promovente demuestran que la marca WENDY’S se encuentra registrada en México desde 1983, por lo que el Titular pudo y debió haber sabido de la existencia de la marca del Promovente y la oponibilidad erga omnes del registro marcario correspondiente.

Por otra parte, el Titular rechaza haber registrado el nombre de dominio de mala fe ya que asegura la oferta en venta que hacía del nombre de dominio en el Portal de Internet no era perfecta al carecer de la indicación del precio de venta. De aceptarse esta proposición, sería muy sencillo para cualquier Titular evadir la aplicación del artículo 1.b.i. de la Política al ofrecer en venta un nombre de dominio esperando que sea el Promovente quien ofrezca una cantidad que colme las expectativas económicas del Titular.

Cabe apuntar que el derecho mexicano no establece los requisitos mínimos que debe reunir una oferta de venta en sí misma para tenerse por válidamente hecha sino solo los elementos esenciales de un contrato de compraventa. De cualquier manera, para los fines de la hipótesis en cita de la Política lo que interesa es determinar si existen indicios suficientes que acrediten, aún presuntivamente, que el Titular registró el nombre de dominio con el fin primordial de venderlo por un costo que supera aquél de su registro y mantenimiento.

En opinión del Experto, los siguientes hechos acreditados en el expediente o inferidos del mismo constituyen indicios de la mala fe del Titular en el registro y uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud:

(i) El sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa ha permanecido inactivo desde su registro;

(ii) En dicho sitio Web expresamente se ofrecía públicamente en venta el nombre de dominio en pugna, invitando al efecto expresiones de interés por parte de cualquier interesado en comprarlo;

(iii) Una vez notificado del procedimiento administrativo incoado en su contra, el Titular modificó su Portal de Internet para incluir un logotipo con la denominación WENDYS, así como una ventana de un recurso aparentemente restringido a usuarios registrados;

(iv) El registro de la marca del Promovente en México desde 1983 y su explotación comercial en territorio mexicano hasta la fecha;

(v) El amplio reconocimiento de que goza la marca WENDY’S en Estados Unidos y Canadá, que son vecinos y/o socios comerciales de México;

(vi) La presencia y difusión de la marca del Promovente en Internet a través del sitio <wendys.com>.

El cúmulo de estas circunstancias producen convicción en el Experto respecto de la finalidad lucrativa que animó en todo momento al Titular para registrar y detentar pasivamente por más de un año el nombre de dominio en disputa con el propósito de venderlo al mejor postor por un precio superior al costo de su registro, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.i de la Política.

En estas condiciones se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <wendys.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 10 de agosto de 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Best Buy Enterprise Services, Inc. v. MPSNet Dominios
Caso No. DMX2009-0007

1. Las Partes

La Promovente es Best Buy Enterprise Services, Inc., con domicilio en Minnesota, Estados Unidos de América, debidamente representada.

El Titular es MPSNet Dominios, con domicilio en México, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de abril de 2009. El 6 de abril de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de abril de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 17 de abril de 2009. El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada si cumplían los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 23 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de mayo de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de mayo de 2009.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo de Expertos el día 26 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto, ante lo afirmado en la Solicitud y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

a. La Promovente es una empresa, constituida de acuerdo con las leyes de Norteamérica, en 1966 y dedicada a la venta de productos electrónicos, con presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, República Popular de China, México y Turquía. Bajo la marca GEEKSQUAD ofrece servicios destinados a solucionar problemas tecnológicos, incluyendo servicios de instalación, diagnóstico y reparación de computadoras, juegos electrónicos, instalación de equipos de audio, GPS en automóviles, entre otros.

b. Es titular de la marca GEEKSQUAD, registrada en México y en los Estados Unidos de América.

En México, bajo los siguientes números:

- 870333 GEEKSQUAD y diseño en la clase internacional 9, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 25 de febrero de 2005.

La clase 9 internacional protege: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; maquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

- 871764 GEEK SQUAD y diseño en la clase 37 internacional, que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas.

- 1052519 GEEK QUAD en clase 9 internacional, que protege computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber: computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (laptop), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras, periféricos de computadora y sus accesorios, productos electrónicos para el consumidor, a saber, equipo de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, solicitada el 3 de enero de 2005 y otorgada el 9 de marzo de 2005, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

- 1052520 GEEK SQUAD en la clase 37 que protege instalación de computadoras y servicios de reparación de las mismas, servicios de instalación y reparación de teatro en casa (home theater) y electrónicos para automóviles, solicitada el 10 de julio de 2008 y otorgada el 31 de julio de 2008.

La clase 37 internacional protege: construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

Así también, es titular en los Estados Unidos de América de los siguientes registros de marca:

- 1943643 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 37, que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 30 de junio de 1994 y otorgada el 26 de diciembre de 1995.

- 2023380 GEEK SQUAD y diseño en clase internacional 25, que protege ropa, principalmente camisetas, solicitada el 7 de septiembre de 1995 y otorgada el 17 de diciembre de 1996.

- 2744658 GEEK SQUAD en clase 42 internacional que protege instalación y reparación de computadoras, solicitada el 29 de abril de 2002 y otorgada el 29 de julio de 2003.

- 2834408 GEEK SQUAD 24 HOUR COMPUTER SUPPORT TASK FORCE, en clase 37 internacional, que protege servicios de instalación y reparación de computadoras, solicitada el 27 de noviembre de 2002 y otorgada el 20 de abril de 2004.

- 3065904 GEEK SQUAD y diseño, en clase 9 internacional, que protege computadoras, periféricos y accesorios, a saber, cables y conectores, reguladores de corriente, transformadores de corriente universal y unidades de disco, solicitada el 17 de marzo de 2005 y otorgada el 7 de marzo de 2006.

- 3462060 GEEK SQUAD y diseño, en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 8 de julio de 2008.

- 3457884 GEEK SQUAD en clase 37 internacional, que protege instalación y reparación de home theater y electrónicos para autos, solicitada el 30 de noviembre de 2007 y otorgada el 1 de julio de 2008.

c. Es titular de los nombres dominio: <geeksquad.com>, desde el 18 de agosto de 1995; <geeksquad.net>, desde el 1ºde agosto de 2002; <geeksquad.tv>, desde el 13 de mayo de 2008 y <geeksquad.cc>, desde el 24 de mayo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

a. Es una empresa líder a nivel mundial, en el ramo de la venta de productos electrónicos, con más de 1,150 tiendas y presencia en los Estados Unidos de América, Canadá, China, México y Turquía.

b. Que por las actividades que realiza, y los múltiples registros de marca con los que cuenta, la marca registrada GEEKSQUAD goza de gran prestigio y se ha dado a conocer en diversos países del mundo, incluyendo México.

c. Que hasta el 11 de mayo de 2006, la página vinculada con el nombre de dominio <geeksquad.com.mx> es redireccionada a la página de Internet “www.imstores.com/cadeexpress” y posteriormente a la página “www.cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen productos electrónicos similares a los ofrecidos por la Promovente a través de la marca GEEKSQUAD. Esto, señala que sucede al tratar de ingresar a la página “www.geeksquad.com.mx”.

d. A su juicio, considera que MPSNet Dominios ha registrado y usa de mala fe el dominio <geeksquad.com.mx> con la intención de impedir a su mandante, refleje en el nombre dominio, sus marcas registradas, aprovechándose con ello del buen nombre y fama de la marca GEEKSQUAD en la prestación de servicios y en la venta de productos coincidentes con los de ella.

e. Que el nombre dominio <geeksquad.com.mx> es idéntico a la marca de su propiedad GEEKSQUAD.

f. Que el Titular carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <geeksquad.com.mx>, además de que de la búsqueda por titular realizada el 27 de agosto de 2008, en las bases de datos, ni el Titular, ni el contacto técnico administrativo son titulares de ningún registro de marca, aviso comercial, reserva de derechos para dicha denominación, ni es conocido en el ámbito de las televisoras de educación y cultura ni en Internet.

g. Que con fecha 8 de diciembre de 2008, envió una carta dirigida al Sr. Braverman en su calidad de contacto administrativo, técnico y de pago del Titular, solicitando la cancelación voluntaria del registro de nombre dominio, la cual nunca fue contestada.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

C. Personalidad del Promovente

Analizado el poder conferido por Best Buy Enterprise Services, Inc., que otorga a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al Experto que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa Promovente, sin que esto sea un requerimiento solicitado por la Política o el Reglamento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo previsto en los artículos 14, 15 y 19 del Reglamento, el Experto debe emitir la decisión sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la Política y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Alega el Promovente que el nombre dominio <geeksquad.com.mx>, registrado por el Titular es idéntico a la marca registrada sobre la cual alega tener derechos.

De un análisis comparativo, entre la marca del Promovente GEEKSQUAD y el nombre dominio en disputa, resulta clara la identidad entre las denominaciones en cuestión, por tratarse de una denominación idéntica, y por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica. Cabe señalar que los registros de marca otorgados en México, propiedad del Promovente están compuestos por la denominación “geeksquad” y el diseño consistente en un círculo dentro del que la palabra “geek” se encuentra sobre la palabra “squad”, la primera sobre un fondo blanco y la segunda sobre un fondo negro; sin embargo, tomando en cuenta las presentes circunstancias, esto no afecta la identidad entre el nombre dominio en conflicto y las marcas del Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad respecto del nombre de dominio en disputa, que pudiere corresponderle al Titular, el Experto observa que:

El Titular no dio contestación a la Solicitud, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos razonables documentados narrados en la Solicitud.

En este sentido el Promovente ha presentado un caso prima facie, el cual a falta de contestación del Titular no ha sido controvertido.

Respecto a los derechos o intereses legítimos del Promovente, sobre el reclamo del nombre de dominio en disputa, el Experto observa que:

1. El Promovente es titular de diversos registros de la marca GEEKSQUAD o GEEKSQUAD y diseño, en México y los Estados Unidos, pero resultan aplicables al caso los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y expedido el 9 de marzo de 2005 que distingue instalación de computadoras y servicios de reparación en las mismas, en la clase 37 internacional; así como el registro 870333 GEEKSQUAD y diseño, solicitado el 3 de enero de 2005 y otorgado el 5 de febrero del mismo año, y que distingue computadoras y productos electrónicos relacionados, a saber, computadoras personales, computadoras de escritorio, computadoras portátiles (lap tops), agendas electrónicas personales, asistentes de información personal y sistemas de audio para computadoras; periféricos de computadora y sus accesorios; productos electrónicos para el consumidor, a saber: equipos de audio, video y de imagen digital, periféricos de audio y video y sus accesorios, en la clase 9 internacional.

2. De las constancias del expediente se aprecia que ambos se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, y su fecha de presentación 3 de enero de 2005, incluso la de otorgamiento de ambos registros son anteriores a la fecha de creación del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx>, que es 11 de mayo de 2006.

3. Asimismo, de lo manifestado por el Promovente, el nombre de dominio en disputa <geeksquad.com.mx> se registró con el fin de atraer usuarios al vínculo “www.imstores.com/cadeexpress,” y a la página “cadeshop.com.mx”, en la que se ofrecen: accesorios, almacenamiento (dispositivos y medios), audio/video, capacitación, computadoras, etc., los cuales resultan ser similares a los servicios protegidos por los registros 871764 GEEKSQUAD y diseño; y 870333 GEEKSQUAD y diseño.

4. De lo anterior se acredita, que el Promovente registró con anterioridad la marca en cuestión, y no fue sino después de más de un año, en que el Titular solicitó el registro del nombre dominio en disputa, y las actividades o servicios que ofrece a través del nombre de dominio <cadeshop.com> son similares a los servicios protegidos por la marca del Promovente, lo que puede inducir a error o confusión al público consumidor, haciéndole creer que existe una relación o asociación entre ambos, pero fundamentalmente le impide al Promovente acceder al nombre de dominio consistente en su marca.

5. No pasa desapercibido para este Experto, que la fecha de expiración del nombre dominio en disputa <geeksquad.com.mx> es del 10 de mayo de 2009 y al tratar de accesar a las páginas “www.imstore.com/cadeexpress”, y “www.cadeshop.com.mx”, como lo señala el Promovente, no aparece vinculación o asociación con el nombre dominio en disputa, y al tratar de accesarlo, aparece la siguiente leyenda:

“Web Server’s Default Page

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You can do the following:

Create domains and set up Web hosting using Parallels Plesk Panel.

For more information please contact Administrator.”

De lo anterior, se concluye que el Titular carece de intereses legítimos o derechos respecto al nombre dominio en disputa en los términos de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe, puesto que lo hizo un año y medio después del otorgamiento de las marcas GEEKSQUAD y diseño, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, sin perjuicio de la difusión y conocimiento de las actividades del Promovente con este signo en diversos países, y de los cuales el Promovente muy seguramente tenía conocimiento, como se puede comprobar por el contenido de las páginas web a las que redirecciona el nombre de dominio en disputa.

Sin ser necesario el análisis, el Experto considera que el Titular registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que como se estudió anteriormente el Titular carecía de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Aun más, el Experto hace notar que el término “geeksquad” carece de algún significado común en el idioma español, por lo que cabría pensar que el Titular lo registró y usó como nombre de dominio, con el Promovente y su marca en mente.

A su vez cabe destacar que el Titular no contestó a la comunicación del Titular de fecha 8 de diciembre de 2008, ni subsecuentemente a la Notificación de la Solicitud del presente procedimiento.

Por lo tanto, el Experto considera que se ha cumplido con el tercero de los elementos de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto, ordena que el nombre de dominio, <geeksquad.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Martin Michaus Romero
Experto Único

Fecha: 4 de junio de 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Nissan Mexicana S.A. De C.V. v. Leonor Méndez Martínez
Caso No. DMX2009-0004

1. Las Partes

El Promovente es Nissan Mexicana S.A. De C.V. con domicilio en México, D.F., México representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Leonor Méndez Martínez, con domicilio en México, D.F., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de marzo de 2009. El 12 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de marzo NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud había sido enviada en un modelo desactualizado, el Promovente presentó una modificación a la misma el 18 de marzo de 2009 por vía electrónica e impresa por vía courier. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

El 25 de marzo de 2009 el Promovente hizo llegar al Centro copia de un comunicado recibido por éste del Titular, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de un pago por la suma equivalente al costo del procedimiento.

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de abril de 2009.

El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 15 de abril de 2009.

El 15 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que el Titular se comunicó con el Centro, remitiendo copia de dicho mensaje de correo electrónico e informando de la posible suspensión del procedimiento, de recibirse la correspondiente solicitud firmada antes del 16 de abril de 2009.

El 16 de abril de 2009 el Promovente presentó ante el Centro una solicitud de suspensión del procedimiento por el término de 15 días, con base en el hecho de que el Titular ofreció ceder el nombre de dominio al Promovente.

El 17 de mayo de 2009 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 2 de mayo de 2009.

Por medio de comunicados fechados entre el 17 de abril y el 20 de abril de 2009 entre el Promovente y NIC-México, el Promovente informó a NIC-México los datos de Registrante, Contacto Administrativo, Contacto Técnico y Contacto de Pago, para que el nombre de dominio fuera transferido al Promovente.

El 21 de abril de 2009, NIC-México solicitó al Titular su autorización para transferir el nombre de dominio en disputa al Promovente, conforme a los datos proporcionados por éste último.

El 30 de abril de 2009 el Promovente, sin haber dado contestación al comunicado enviado a éste por NIC-México, referente a la autorización para transferir el nombre de dominio, hizo llegar al Centro un comunicado, vía correo electrónico, del que se desprende que el Titular no contactó de vuelta al Centro, a NIC-México ni al Promovente en relación con el ofrecimiento de ceder el nombre de dominio en disputa y que la solicitud de suspensión con base en ello fue simplemente un medio para demorar el procedimiento.

El 1 de mayo de 2009 el Titular envió al Centro, vía correo electrónico, un comunicado solicitando se mantuviera el procedimiento en suspenso.

El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo de Expertos el día 8 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Por haber sido alegados por el Promovente, comprobados con documentos y por no haber sido contestados por el Titular, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:

El Promovente es una empresa legalmente constituida de conformidad con las leyes de México, desde fecha 11 de septiembre de 1961, bajo la denominación Nissan Mexicana, S.A. de C.V.

El Promovente es titular en México de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusión periódica vía red de cómputo para “www.nissan.com.mx”, concedida bajo el No. 04-2005-081211482900-203 de fecha 12 de agosto de 2005, así como otras que incluyen la palabra “Nissan”.

La marca NISSAN es una marca notoriamente conocida a nivel mundial, que tiene un gran nivel de difusión en México.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Titular el 27 de marzo de 2007, de conformidad con la información que fue proporcionada al Experto.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Afirma el Promovente:

1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.1 del Reglamento, el Promovente hace valer que la sociedad Nissan Mexicana, S.A. de C.V., (“Nissan”) es titular de la Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para Difusión Periódica vía Red de Cómputo, lo cual acredita con copia del certificado correspondiente emitido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México, para “www.nissan.com.mx”, concedida el 12 de agosto de 2005, bajo el número 04-2005-081211482900-203, respecto de la cual el nombre de dominio en disputa <www.nissanmexicana.com.mx> resulta similar.

El Promovente hace valer también el hecho de que la denominación bajo la cual se encuentra constituida la sociedad es precisamente Nissan Mexicana, S.A. de C.V., correspondiente en identidad al nombre de dominio en disputa.

Finalmente, el Promovente hace referencia a la fama con que cuenta la marca NISSAN, tanto en México como en el resto del mundo.

2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.2 del Reglamento, El Promovente describe los motivos por los que debe considerarse que el Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, argumentando lo siguiente:

(a) El Promovente afirma que no existen pruebas de que el Titular del nombre de dominio en disputa haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa, lo cual acredita con una impresión del contenido desplegado por el nombre de dominio en disputa, del cual se desprende que, inclusive, el sitio web muestra enlaces automatizados, algunos con vínculos a materiales pornográficos para adultos.

(b) El Promovente afirma que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por dicho nombre de dominio, lo cual soporta argumentando que ha realizado búsquedas en Internet, a través de diversos motores, sin encontrar referencia alguna al nombre del Titular aunado al nombre de dominio en disputa <www.nissanmexicana.com.mx>.

(c) El Promovente argumenta que el Titular no tiene la marca NISSANMEXICANA registrada a su nombre, ni es liceniatario de su titular, en todo caso.

(d) Continúa el Promovente con el argumento de que el Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa <nissanmexicana.com.mx>. A este efecto, el Promovente hace referencia a la Doctrina del Mantenimiento Pasivo de dominios, haciendo valer el hecho de que el contenido del sitio bajo el nombre de dominio en disputa no constituye un uso legítimo del mismo y que los contenidos de éste únicamente causan desprestigio al Promovente.

3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3.B.viii.3 del Reglamento, el Promovente hace valer sus argumentos respecto de que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, haciendo referencia al hecho de que el Titular no utiliza el nombre de dominio en disputa para ningún fin legítimo o lógico y reforzando el mismo con el hecho de que los enlaces contenidos en el sitio bajo el nombre de dominio en disputa contienen material pornográfico que desprestigia la marca NISSAN y a Nissan Mexicana, S.A. de C.V., de lo que claramente se desprende un uso de mala fe del mismo, al utilizar el nombre y fama de NISSAN en México para hacer referencia a sitios pornográficos y de contenidos aleatorios.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión Previa

Debido a que el Titular no ha presentado una contestación válida a la Solicitud, en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables del Promovente (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

B. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la Solicitud contenidos en el párrafo 1.a. de la Política

Conforme el párrafo 1.a. de la Política el Promovente deberá probar los siguientes elementos:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

C. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La posibilidad de que una reserva de derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el párrafo 1.a.i) de la Política. Para mayor referencia respecto de dicha figura y su aplicabilidad, es importante tener en cuenta lo manifestado por el experto en Periódico Excélsior, S.A. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2008-0001.

En el caso específico, la parte Promovente ha utilizado como base directa para su acción una reserva de derechos al uso exclusivo para publicación periódica vía red de cómputo para “www.nissan.com.mx”, y ha exhibido copias de otras reservas de la misma naturaleza, pero con elementos adicionales, tales como “www.nissanaltima.com.mx”, “www.nissanmaxima.com.mx”, entre otras, más no las ha relacionado en la Solicitud. Sin embargo, lo anterior sirve como referencia al hecho de que el Promovente goza de exclusividad y uso extensivo respecto del término “Nissan”, por sí solo o aunado a otras palabras, considerando los argumentos adicionales que se vierten a continuación.

En este caso es importante tener en cuenta la notoriedad de la marca NISSAN en México, y en varios otros países, al ser una de las marcas reconocidas en el sector, aún cuando el Promovente no ha basado el presente caso de manera directa en marcas registradas.

Conforme a lo anterior, aún y cuando no existe identidad total entre el nombre de dominio en disputa y los derechos con los cuales basa su acción el Promovente, si existe identidad entre el nombre de dominio en disputa y el reconocido nombre del Promovente, en adición al hecho de que se considera que existe similitud al punto de causar confusión, respecto de la reserva de derechos utilizada como base de acción así como de la marca notoria NISSAN, contenidas íntegramente en dicho nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, la denominación “Nissan” está totalmente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa: <nissanmexicana.com.mx>. La adición de palabras tales como “mexicana” no confiere al nombre de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a los derechos con que cuenta el Promovente. (Ver Pullmantur, S.A v. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2008-0012; America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; America Online, Inc. v. Anson Chan, Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

El adicionar términos genéricos como la palabra “mexicana” a la reserva de derechos del Promovente y a la marca NISSAN, no dota de distintividad al nombre de dominio, respecto de los derechos con que cuenta el Promovente. Por tanto, el incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a dicha marca.

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

D. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) el Titular hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Experto encuentra que el Titular no ha acreditado la existencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio al no presentar una contestación en este procedimiento.

El Promovente ha acreditado que el nombre de dominio fue registrado por el Titular el día 27 de marzo de 2007, hecho que ha sido verificado por el Experto.

Las pruebas contenidas en el expediente demuestran que el Titular no ha utilizado el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> de manera legítima con anterioridad al inicio de esta controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, contrario a lo anterior, el sitio desplegado al ingresar el nombre de dominio en disputa es un sitio de contenido aleatorio, en el que todos los vínculos contenidos en éste llevan a contenidos para adultos.

No hay tampoco evidencia que demuestre que el Titular haya sido conocido corrientemente como “nissanmexicana” o ”www.nissanmexicana.com.mx”. El nombre del Titular es, según la información contenida en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio en disputa, Leonor Méndez Martínez.

Tampoco existe en el expediente prueba alguna de uso legítimo y leal o no comercial, por parte del Titular, del nombre dominio en disputa, sin intención de desviar usuarios de Internet o de empañar el prestigio de las marcas del Promovente con ánimo de lucro. Por ende, no se actualiza en la especie ninguno de los supuestos de excepción contenidos en el párrafo 1.c) de la Política.

Por tanto, este Experto concluye que el Titular carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, cumpliendo el Promovente así con el segundo requisito que establece el párrafo 1.c) de la Política.

En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el párrafo 1.a.ii) de la Política.

E. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Política, en su párrafo 1.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos o a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

I. Registro

El Promovente ha probado contar con un grupo de derechos que contienen la denominación “Nissan” desde fechas considerablemente anteriores a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa por parte del Titular.

El Titular no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx>, el cual comprende la marca NISSAN, así como el principal elemento de la reserva de derechos, esto sin mencionar que a su vez se reproduce en su totalidad la denominación social del Promovente.

Adicionalmente, conforme se desprende de las diferentes constancias que integran el expediente, se encuentran comunicados enviados por el Titular que acreditan aún más la mala fe existente en el registro del nombre de dominio en disputa y en el ánimo de lucro, como lo es el correo electrónico enviado por el Titular al Promovente, ofreciendo ceder el nombre de dominio en disputa a cambio de una cantidad equivalente al costo del procedimiento que nos ocupa, así como su posterior ofrecimiento de cederlo sin costo alguno y el incumplimiento de esto último.

Por tanto, el Experto no encuentra circunstancias que permitan afirmar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de buena fe y por lo tanto concluye que el mismo ha sido registrado de mala fe.

II. Uso

Sin ser necesario el análisis del uso de mala fe, aún así el Experto considera relevante entrar en su estudio.

El Promovente argumenta que su marca NISSAN es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, el Promovente no ha proporcionado suficientes pruebas para acreditar su afirmación. En todo caso, el procedimiento administrativo contenido en la Política no requiere de la existencia de una marca notoria, ni por otro lado faculta al Experto para emitir una declaración de notoriedad.

El Titular no ha proporcionado evidencia alguna respecto de haber usado o realizar preparativos para usar el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> de buena fe.

El Titular no ha presentado un escrito de Contestación a la Solicitud, ni ha intentado presentar defensas o excepciones a las pretensiones de el Promovente.

Adicionalmente y a la luz del expediente, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa se utiliza para desviar el tráfico a través de hipervínculos hacia sitios de Internet de terceros en donde al parecer se encuentran enfocados principalmente al sector automotriz.

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su párrafo 1.a.iii).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <nissanmexicana.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Mauricio Jalife Daher
Experto Único

Fecha: 22 de mayo de 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Liz Claiborne, Inc. v. Jung Hyun Shin
Caso No. DMX2009-0006

1. Las Partes

La Promovente es Liz Claiborne, Inc., con domicilio en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquín & Lindner, S.C., México.

El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, y proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Promovente en fecha 26 de marzo de 2009 proporcionando los datos de contacto del registrante develados por el Registrador, e invitando al Promovente a realizar una enmienda a la Demanda. El Promovente realizó una enmienda a la Solicitud en fecha 27 de marzo de 2009. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política” o “LDRP”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 20 de abril de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 23 de abril de 2009.

El Centro nombró a Enrique Ochoa de González Argüelles como miembro único del Grupo de Expertos el día 6 de mayo de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en México:

No. de registro	Marca	Clase	Fecha de Concesión	Vigencia
696577	LIZ CLAIBORNE	25	25/Abril/2001	16/Febrero/2011
566274	LIZ CLAIBORNE	25	30/Septiembre/1997	No se acreditó
318977	LIZ CLAIBORNE	No se acreditó	5/Noviembre/1986	No se acreditó

El nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx> fue registrado por el Titular el 17 de septiembre de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

Que la controversia en cuestión entra propiamente dentro del ámbito de la LDRP y el grupo de expertos tiene competencia para resolver la misma. Ello, toda vez que el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio, objeto de la presente Solicitud, incorpora la referida Política.

El nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos (LDRP, artículo 1 a. i.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 1.). Ello, toda vez que los registros marcarios de la Promovente son los siguientes:

Número de registro	Marca	Productos
696577318977 566274	LIZ CLAIBORNELIZ CLAIBORNE LIZ CLAIBORNE	Ropa para damaCosméticos y perfumería Abrigos, capas, gabardinas

Asimismo según señala la Promovente, se puede apreciar, de forma evidente que existe identidad entre las marcas registradas por la Promovente y el nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx>.

Igualmente menciona que, en los años 70 la moda neoyorquina tomó otro rumbo con la entrada de Liz Claiborne en el mercado del diseño, ya que dicha persona se convirtió en poco tiempo en la más aclamada diseñadora del momento, gracias a una propuesta que revolucionó el aspecto tradicional del vestir femenino. El testimonio de su fama lo da precisamente el trabajo de calidad que, desde sus inicios, la catapultó como una de las mejores profesionales de la alta costura.

En ese orden de ideas, la Promovente también manifiesta que la marca LIZ CLAIBORNE se fue expandiendo hasta que su línea de diseño fue ganando espacio, no sólo en lo que respecta a la ropa, sino también en el área cosmética. Y que la ropa, negocio con el que se inició la Promovente de manera independiente en 1976, fue un éxito instantáneo, al punto de que ya en 1981, la compañía había ingresado al mercado bursátil, y en 1985 figuró en la lista Fortune 500 de las empresas más exitosas, convirtiéndose en la primera empresa fundada por una mujer, incluida en dicha lista.

En línea con lo anterior, la Promovente señala que hoy día la firma genera, según datos de New York Times, 5.000 millones de dólares al año, pues cuenta con otras firmas afiliadas como Ellen Tracy, Dana Buchman, Juicy Couture y Lucky Brand Jeans con presencia mundial, incluyendo obviamente a México.

El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio (LDRP, artículo 1. a. ii., 1.c.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 2.). Ello, ya que no existen pruebas de que el titular haya utilizado o haya hecho preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en disputa.

En adición a lo antes mencionado, la Promovente hace hincapié en que con fecha 17 de septiembre de 2008 el titular del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> solicitó el registro del mismo y que a la fecha dicho titular del nombre de dominio en disputa nunca ha hecho uso alguno del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx>, tal y como se demuestra con el resultado de navegar hacia “www.lizclaiborne.com.mx”. Asimismo, refieren que el sitio correspondiente resuelve a contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

Igualmente, a efecto de acreditar la carencia de derechos e intereses legítimos del titular respecto del nombre de dominio en disputa, la Promovente manifiesta que:

(i) El actual titular del nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio.

(ii) Al ingresar el nombre Jung Hyun Shin (titular del nombre de dominio en disputa) en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “lizclaiborne”.

(iii) El titular del nombre de dominio en disputa no tiene la marca LIZCLAIBORNE registrada a su nombre ni es licenciatario de dicha marca.

(iv) El titular del nombre de dominio en disputa no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>. Ello, atendiendo a los criterios de la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine) y al hecho de que en el sitio correspondiente exista contenido de enlaces automatizados a productos para mujer aleatorios y el que contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe (LDRP, artículo 1. a. iii., 1. b.; Reglamento, artículo 3 B. viii. 3.).- Lo anterior, toda vez que en el presente caso y de conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no utilizar para ningún fin útil el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx>, el titular está actuando de mala fe.

Finalmente, la Promovente menciona que es evidente la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa, ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a productos para mujer aleatorios utilizando la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE para atraer tráfico a dichos sitios enlazados y adicionalmente la página contiene la leyenda “el dominio <lizclaiborne.com.mx> está en venta”.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación ni comunicación alguna a la Solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

El nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> es idéntico a la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente. Siguiendo las decisiones de otros expertos respecto a que la eliminación de espacios no es obstáculo para que se considere al nombre de dominio en disputa idéntico a la marca que éste reproduce, este Experto ha encontrado que la eliminación de dicho espacio entre las palabras LIZ y CLAIBORNE en la cadena de caracteres que constituye el mencionado nombre de dominio (en donde es tecnológicamente imposible insertar un espacio como tal) es irrelevante en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión. Por otro lado, el código de país (por sus siglas en inglés: ccTLD) .mx, carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio en disputa <lizclaiborne.com.mx> de las marcas LIZ CLAIBORNE, debido a que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a un determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios. (Ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Promovente ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca, de productos o de servicios, registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular del nombre de dominio en disputa no ha presentado su escrito de contestación conforme a la Política y al Reglamento, motivo por el cual dicho Titular no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa, en términos del artículo 1c) de la Política.

De conformidad con las pruebas presentadas por el Promovente, la Titular no ha usado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La Promovente argumenta que lo que el Titular ha ofertado es el propio nombre de dominio en disputa y que en el sitio correspondiente también existe contenido a enlaces automatizados en los que se comercializan diversos productos para mujeres aprovechándose de la fama mundial de la marca LIZ CLAIBORNE y así atraer tráfico de cibernautas. El Titular no ha desvirtuado esta acusación.

Asimismo, el Titular no ha probado realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa y tampoco ha probado ser conocida comúnmente bajo la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente.

Con base en lo anterior, el Experto concluye que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la Promovente ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el artículo 1b) de la Política, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Como se ha analizado anteriormente, la Promovente ha argumentado que el Titular ha puesto en venta el nombre de dominio controvertido, y que dicho nombre de dominio incorpora en su totalidad la marca LIZ CLAIBORNE de la Promovente, misma que tiene reconocimiento y prestigio a nivel mundial.

Ello aunado al hecho de que la Titular ha elegido estacionar dicho nombre de dominio en el sitio <sedo.com>¹, tal y como fue corroborado por el Experto, lleva a la conclusión de que el nombre de dominio registrado por la Titular incorpora una marca famosa de la Promovente; y que dicho nombre de dominio fue registrado con el fin de revenderlo por un valor que supera los costos del mismo.

Cabe mencionar que el acreditamiento de este factor es suficiente para cumplir con el tercer requisito de la Política, sin embargo, se procederá a analizar otros factores relevantes.

En otro orden de ideas, el expediente contiene afirmaciones y pruebas de la Promovente, no controvertidas por el Titular, relativas al uso de hipervínculos para desviar el tráfico, a partir del nombre de dominio en disputa, hacia sitios de Internet de terceros en los que se ofertan diversos productos y servicios enfocados al sector femenino, en los que en muchos de los casos los productos ofertados resultan competidores directos de aquellos productos que comercializa la Promovente. Todo ello, permite concluir que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Por todo ello, el Experto estima que la conducta del Titular del nombre de dominio en disputa se traduce en mala fé por lo que hace al registro y uso del mismo, toda vez que se concluye que el Titular oferta el nombre de dominio en disputa con el objetivo de revenderlo a un precio superior al de su propio costo (ver por ejemplo, Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, Caso OMPI No. D2000-0023) y que el Titular de manera intencionada atrae con ánimo de lucro a usuarios de Internet (ver, por ejemplo, Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullah, Caso OMPI No. D2000-1406).

Por tanto, la Promovente ha probado los extremos a que se refiere el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, y de conformidad con el artículo 1.g de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <lizclaiborne.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Enrique Ochoa de González Argüelles
Experto Único

Fecha: 19 de mayo de 2009

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¹ Sitio de Internet, según se ha establecido en otros casos de la OMPI, en el que se realiza la práctica de “parking” o “estacionamiento” de nombres de dominio y en virtud del cual dichos nombres de dominio son valuados y ofertados al mejor postor en Internet.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
World Wrestling Entertainment, Inc. c. Ki Sung
Caso No. DMX2009-0005

1. Las Partes

El Promovente es World Wrestling Entertainment, Inc., con domicilio en Stamford, Connecticut, Estados Unidos de América, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

El Titular es Ki Sung, con domicilio en Centreville, Virginia, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es <wwe.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de marzo de 2009. El 23 de marzo de 2009 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de marzo de 2009 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos completos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una solicitud del Centro, el 25 de marzo de 2009 el Promovente envió al Centro vía correo electrónico una enmienda a la Solicitud proporcionando los datos detallados de contacto del Titular y del contacto administrativo, técnico y de facturación que habían sido revelados por NIC-México. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX”(la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 26 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de abril de 2009.

El 3 de abril 2009 el Centro recibió vía correo electrónico un mensaje del Titular. El 6 de abril de 2009 el Centro acusó recibo de dicho mensaje vía correo electrónico al tiempo que indicó al Titular que la fecha para presentar su respuesta vencía el 15 de abril de 2009. El Titular no presentó alguna otra comunicación al Centro. Por consiguiente, el 17 de abril de 2009 el Centro notificó a las partes que procedería al nombramiento del miembro único del Grupo de Expertos. El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 1 de mayo de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que se dedica a la promoción de la lucha libre profesional.

4.2 El Promovente es titular de la marca nominativa WWE la cual tiene registrada en México bajo el N° 762095, bajo el N° 873570 y bajo el N° 875493, todas ellas con fecha de solicitud 14 de junio 2002.

4.3 El nombre de dominio en disputa fue creado el 13 de marzo de 2007.

4.4 El Titular tiene declarado su domicilio en Virginia, Estados Unidos de América.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El nombre de dominio objeto de la Solicitud es idéntico a las marcas registradas del Promovente.

- El Promovente es la promoción [sic] de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, siendo conocido anteriormente como World Wide Wrestling Federation (WWWF) y World Wrestling Federation o WWF. Los luchadores más famosos del mundo han contribuido a darle al Promovente fama incomparable en México y en el mundo.

- El Titular obtuvo el nombre de dominio en disputa el 13 de marzo de 2007, pero desde el 30 de septiembre de 2007 no ha actualizado el sitio que supuestamente se dedica a difundir noticias constantes y actuales relacionadas con el Promovente, y lo más grave es que contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama mundial del Promovente para difundir esos servicios.

- El Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa. Al ingresar el nombre Ki Sung en motores de búsqueda, se aprecia que no ha sido conocido como “wwe”, sin que el Promovente haya encontrado evidencia alguna de la que se desprenda que el actual titular del nombre de dominio en disputa sea conocido como “wwe”.

- El Titular no tiene la marca WWE registrada a su nombre ni es licenciatario.

- El Titular no hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa. Resulta contrario a toda lógica que una persona radicada en los Estados Unidos de América gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México que no actualiza desde hace muchos meses.

- No puede existir ningún uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año y sobretodo cuando contiene enlaces automatizados a servicios de “Adult Friend Finder” que tan sólo pretenden utilizar la fama del Promovente mundial para difundir esos servicios. Igualmente existen enlaces a productos como figuras de acción, juegos y videos que también pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

- De conformidad con los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine), se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio en disputa, el Titular está actuando de mala fe.

- Es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios web enlazados. El sitio web pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página web oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no presentó una contestación formal que cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 5.B del Reglamento. En su mensaje vía correo electrónico al Centro, el Titular manifestó:

“I registered the domain site <wwe.com.mx> in 2006 to create a WWE forum for users to communicate and exchange WWE thoughts and ideas. This could include fan base support of wrestlers, managers, and critique of wrestling matches. I have been in the process of improving my website in the last few months. However, since I have received notification from wwwcorp.com concerning site advertisement and a video link, I will hold back on these site improvements. I will only provide user forums until WIPO has determined the domain ownership outcome. In the meantime, you can access my current site at http://www.krun.com/wwe At this point, I will wait WIPO’s decision. Please feel free to contact me if you have any questions. Additionally, please have all future correspondence written in English.”

6. Debate y conclusiones

A. Respuesta deficiente

Este Experto debe primero considerar la admisibilidad, como contestación a la Solicitud, del mensaje que por correo electrónico envió el Titular al Centro el 3 de abril de 2009. Lo anterior, dado que dicho mensaje no cumple con todos los requisitos establecidos para el escrito de contestación en el artículo 5.B del Reglamento. Aún más, dicha comunicación fue enviada en inglés y no en el idioma de registro del nombre de dominio en disputa y por ende el idioma del procedimiento. Cabe hacer notar que requisitos similares se establecen para el escrito de solicitud que presenta la parte promovente (Cfr. artículo 3 del Reglamento).

El Centro notificó al Titular la Solicitud e inicio del procedimiento y, de forma expresa, en el escrito de notificación le hizo saber “usted [el titular] deberá someter al promovente y al Centro un escrito de contestación conforme a los requisitos establecidos en el Artículo 5 del Reglamento. Al presentar el escrito de contestación, puede referirse al modelo de contestación y directrices para la presentación del escrito de contestación en (http://arbiter.wipo.int/domains/filing/mx/response-es.doc)… Deberá comunicar al Centro su escrito de contestación con arreglo a lo prescrito en el Artículo 5 del Reglamento y el Párrafo 3 del Reglamento Adicional… el administrador del procedimiento está a su disposición para responder a las preguntas relacionadas con cuestiones como los requisitos de presentación, así como para prestarle asistencia en la correcta comprensión de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, dicho administrador no podrá proporcionarle ningún tipo de asesoramiento jurídico”.

El 6 de abril de 2009 el Centró acusó recibo del mensaje por correo electrónico enviado por el Titular, al tiempo que le reiteró que la fecha establecida para presentar su contestación era el 15 de abril de 2009, solicitándole confirmara si dicho mensaje debía ser considerado como su contestación definitiva y que, a falta de dicha confirmación o ulterior comunicación para la fecha establecida, dicha comunicación se consideraría como su contestación definitiva. El Centro no recibió ninguna otra comunicación del Titular.

Los artículos 5.E y 16.A del Reglamento establecen que si el titular no presenta un escrito de contestación de conformidad con el Reglamento, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud. De la documentación que obra en el expediente no se desprende la existencia de circunstancia excepcional alguna. Este Experto considera que el Titular tuvo una oportunidad justa para exponer su caso conforme a las normas del procedimiento y que no lo hizo, por lo que este Experto desestima como contestación a la Solicitud el mensaje que por correo electrónico el Titular envió al Centro el 3 de abril de 2009 por no cumplir con todos los requisitos marcados en el artículo 5.B del Reglamento¹.

De cualquier forma, la comunicación del Titular no ofrece hechos, y menos aún pruebas, que sustenten sus meras afirmaciones que sean distintas a las que se desprenden del contenido del expediente. Así las cosas, de haber considerado su comunicación, no obstante la falta de cumplimiento con las formalidades requeridas por el Reglamento, ésta no habría afectado el sentido de la presente Decisión, como se analizará a continuación.

Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación formal por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas².

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada WWE.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG c. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WWE del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que WWE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México fue solicitado desde el 2002, y que el nombre de dominio en disputa fue creado en 2007. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en los Estados Unidos de América, país donde el Promovente tiene sus oficinas principales.

El Promovente asevera ser la empresa de promoción de lucha libre profesional más grande en Norteamérica y el mundo, incluido México, sin que aporte evidencia alguna que apoye su dicho.

El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca WWE ni es licenciatario de la misma, que tampoco ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa y que no encontró evidencia alguna que así lo indique. El Promovente alega que no puede existir uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa cuando la página resuelve a contenido tipo noticioso sin actualización desde hace más de un año, que contiene enlaces automatizados a servicios y productos de terceros que pretenden ser publicitados aprovechando el prestigio mundial del Promovente.

El Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa (Anexo 3), en la que se muestran, entre otros: (i) las palabras “World Wrestling Entertainment” que corresponden precisamente a la denominación del Promovente, (ii) una sección en el centro de la página con varios enlaces a otros sitios web de terceros (entre ellos uno que lee “Videos de Lucha Libre” que enlaza al sitio web “www.Mixplay.tv/LuchaLibre”, otro que lee “RedMAX Fixed/Mobile WiMAX” que enlaza al sitio “www.redlinecommunications.com”, y otro que lee “Wwe Action Figures” que enlaza al sitio “www.myLotAnswers.net”) seguidos de las palabras “Anuncios Google”, (iii) un aparente buscador de parejas bajo el encabezado “AdultFriendFinder”, (iv) un encabezado que lee “Encuestas” seguido de la pregunta “Quien ha sido el mejor luchador en toda la historia de la WWE antes WWF?” seguido de varios nombres y más abajo “Votar”, (v) un encabezado que lee “Últimas Noticias” seguido de enlaces relativos a noticias relacionadas aparentemente con el Promovente (como por ejemplo “WWE: Ric Flair habla de planes de retiro” o “WWE: Resultados de RAW 7/23”).

El uso del nombre de dominio en disputa para realizar encuestas relativas a la lucha libre o de difundir noticias relacionadas con el Promovente o la lucha libre pudiera parecer indicativo que el Titular tiene un interés legítimo sobre el mismo³. Sin embargo, el uso del nombre de dominio en disputa por el Titular no se limita a lo anterior. Los enlaces a sitios web de terceros y el “AdultFriendFinder” permiten presumir que se trata de enlaces patrocinados que le generan un ingreso al Titular. La impresión de dicha página no muestra alguna leyenda o aviso que desligue a dicho sitio del Promovente, a pesar de que sí muestra la denominación del Promovente y su marca WWE. Lo anterior no constituye un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

D. Registro o uso de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe. El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia⁴.

El Promovente alega que es ilógico que una persona radicada en los Estados Unidos de América, como es el caso del Titular, gaste en forma inútil su dinero solicitando un nombre de dominio en México.

El Promovente manifiesta que de acuerdo a la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, se puede apreciar que al no actualizar por muchos meses el nombre de dominio objeto de la Solicitud, el Titular está actuando de mala fe. El Promovente no aporta elementos específicos que soporten su dicho.

El Promovente alega que es evidente la mala fe del Titular ya que el contenido de los enlaces automatizados va dirigido a servicios de “Adult Friend” y productos de videos, juegos y figuras de acción utilizando la fama mundial del Promovente para atraer tráfico a dichos sitios enlazados. El Promovente asevera que el sitio pretende engañar al usuario dando una imagen de sitio oficial del Promovente en México, lo anterior deriva entre otras cosas del enlace de “wwe 24/7 online video” que tiene enlaces a la página oficial “www.wwe.com” hacia contenidos realmente producidos por el Promovente, sin que el Promovente nos muestre evidencia alguna de tales contenidos⁵.

Como se estableció líneas arriba, el Promovente acompañó a su Solicitud una impresión del contenido de la página que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa. Dicho contenido permite presumir que el uso que hace el Titular del nombre de dominio en disputa es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, creando y aprovechando la posibilidad de que exista confusión con el Promovente y su marca arriba precisada respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de dicho sitio y los productos o servicios que se ofrecen en el mismo, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe. El hecho de que el portal que se ubica bajo el nombre de dominio en disputa también ofrezca noticias aparentemente relacionadas con la lucha libre o también sirva de foro para realizar encuestas relacionadas con la lucha libre, no demuestra que ese sea el objeto principal (que no decir único) para el cual se usa el nombre de dominio en disputa y, por tanto, no desacredita la presunción antes establecida⁶.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <wwe.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 14 de mayo del 2009

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¹ No es este el primer caso en que se presenta una situación similar. En EAuto, Inc. c. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120, se establece: “The Panel also must determine how to treat Respondent’s March 14, 2000 e-mail. The Panel declines to treat it as a Response because, among other things, the e-mail does not contain the requisite certification that the information contained therein is, “to the best of Respondent’s knowledge, complete and accurate”. En Crédit Industriel et Commercial S.A c. Yu Ming, Caso OMPI No. D2005-0458, se establece: “In this case, the Panel has determined that it will decide this case without reference to the uncertified Response as the person who submitted the Response has not only failed to certify that the information contained in its Response is complete and accurate, but it has also failed to sign the Response”.

² En Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

³ Respecto a un sitio destinado primordialmente como punto de encuentro para admiradores o fans, diversos grupos de expertos han establecido que cuando menos se debe tratar de sitios activos y no comerciales, y claramente distintivos de cualquier sitio oficial (Cfr. Pregunta 2.5, en WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions).

⁴ En Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation c. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2007-0018, este Experto manifestó: “corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política”.

⁵ En Koninklijke Philips Electronics N.V. c. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, se establece: “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith”.

⁶ En Tia Carrere c. Steven Baxt, Caso OMPI No. D2005-1072 se estableció: “the website attracts Internet users by virtue of Complainant’s name and then uses that name as a vehicle to send users to other commercial sites, either for the benefit of Respondent or others to whom Respondent’s website contains links. If there is such a thing as a true fan site, and this Panel is uncertain of that possibility, such a site would have to be devoted entirely to Complainant and Complainant’s activities. Respondent’s website is otherwise, and this Panel finds that the disputed domain name is being used in bad faith”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Mead Johnson & Company vs. Marcelo Polendo Cardenas

Caso No. DMX2009-0002

 

1. Las Partes

El Promovente es Mead Johnson & Company con domicilio en Distrito Federal, México, representado por Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México.

El Titular es Marcelo Polendo Cardenas con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <meadjohnson.com.mx>. El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

El 30 de enero del 2009, el Promovente presentó su Solicitud a través de correo electrónico y el 11 de febrero del 2009, en documentos originales al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

Con fecha 2 de febrero del 2009, el Centro envió una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa.

En relación con lo anterior, el día 5 de febrero del 2009, NIC-México envió al Centro, su respuesta confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

Con fecha 13 de febrero del 2009 el Centro envió una Notificación de Deficiencias en la Solicitud. El Promovente presentó el 17 del mismo mes y año a través de correo electrónico y finalmente el 19 de febrero del 2009, en documentos originales, las enmiendas a su Solicitud, por lo que el Centro procedió a confirmar el 23 de febrero del 2009, que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 23 de febrero del 2009, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificación de la Demanda e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 15 de marzo del 2009. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.

Con fecha 16 de marzo del 2009, el Centró notificó al Titular su Falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

Con fecha del 20 de marzo de 2009 el Centro nombró a Pedro W. Buchanan Smith como miembro único del Grupo de Expertos previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es líder mundial en el campo de la nutrición para bebés, con más de cien años de experiencia en la investigación, reconocida en más de sesenta países, por el desarrollo y comercialización de productos de calidad que cumplen con las necesidades nutritivas de los niños.

Mead Johnson & Company, es la legítima titular de la marca MEAD JOHNSON en todo el mundo, y es propietaria de los siguientes registros marcarios concedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que la acreditan como titular exclusiva y legitima de la marca MEAD JOHNSON en México.

1. Marca: MEAD JOHNSON y diseño; No. de registro: 130671; Fecha legal: 19 de mayo de 1966; Fecha de concesión: 2 de agosto de 1966; Ampara: “Alimentos y sus ingredientes”; Vigencia: por lo menos hasta el 19 de mayo de 2011.

2. Marca: MEAD JOHNSON y diseño; No. de registro: 131481; Fecha legal: 19 de mayo de 1966; Fecha de concesión: 5 de septiembre de 1966; Ampara: “Productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas”; Vigencia: Por lo menos hasta el 19 de mayo de 2011.

3. Marca: MEAD JOHNSON NUTRITIONALS y diseño; No. de registro: 558537; Fecha legal: 22 de julio de 1997; Fecha de concesión: 23 de septiembre de 1997; Ampara: “alimentos dietéticos para uso médico; alimentos especiales para niños, enfermos y convalecientes, enriquecidos con vitaminas; alimentos para bebes; concentrados minerales vitamínicos; residuos del tratamiento de cereales para uso médico; harinas lacteadas para bebes; aceite de hígado de bacalao; leche malteada para uso médico; pan para diabéticos; papillas para infantes; y preparaciones nutricionales pertenecientes a la clase 5 de la clasificación internacional”; Vigencia: Por lo menos hasta el 22 de julio de 2017.

4. Marca: MEAD JOHNSON NUTRITIONALS y diseño; No. de registro: 611067; Fecha legal: 22 de julio de 1997; Fecha de concesión: 27 de mayo de 1999; Ampara: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, especialmente alimentos en polvo y preparaciones nutricionales pertenecientes a la clase 29 de la clasificación internacional”; Vigencia: Por lo menos hasta el 22 de julio de 2017.

5. Marca: MEAD JOHNSON NUTRITIONALS y diseño; No. de registro: 557020; Fecha legal: 22 de julio de 1997; Fecha de concesión: 28 de agosto de 1997; Ampara: “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; salsas y toda preparación nutricional perteneciente a la clase 30 de la clasificación internacional”; Vigencia: Por lo menos hasta el 22 de julio de 2017.

El Promovente es identificado mundialmente bajo el nombre comercial “Mead Johnson”, tan es así que el sitio mundial de Mead Johnson & Company, se ubica en la página web “www.meadjohnson.com” nombre de dominio que fue creado y pertenece al Promovente desde el año de 1996, además de ser titular de los nombres de dominio <mead-johnson.com.mx>; <meadjohnson.com.br>; <meadjohnson.ca>; <meadjohnson.ve>; <meadjohnson.es>; <meadjohnson.se>; <meadjohnson.no>; <meadjohnson.dk>; <meadjohnson.fi>; <meadjohnson.com.cn>; <meadjohnson.com.hk>; <meadjohnson.nu>; <meadjohnson.de>; <meadjohnson.com.tw>; <meadjohnson.co.uk>; <meadjohnson.ru>; y <meadjohnsonasia.com>, prácticamente todos creados o registrados con anterioridad a la fecha en que el Titular registró el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>.

El Promovente también es titular del nombre de dominio <mead-johnson.com.mx>, en el que se hospeda su sitio oficial en México, mismo que fue creado el 17 de marzo de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> es idéntico con respecto a la marca MEAD JOHNSON y semejante en grado de confusión (similar hasta el punto de resultar engañoso) con la marca MEAD JOHNSON NUTRITIONALS, sobre la que la Promovente tiene derechos.

Es indudable que en la especie este requisito se satisface plenamente, aún sin necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre las marcas del Promovente y el Nombre de Dominio en disputa, pues claramente puede apreciarse que el Nombre de Domino en disputa <meadjohnson.com.mx>, es idéntico a la marca registrada MEAD JOHNSON y resulta semejante en grado de confusión a la marca MEAD JOHNSON NUTRITIONALS, ambas propiedad del Promovente, al menos desde el punto de vista conceptual o ideológico, gráfico y fonético, considerando que sin duda ambas se pronuncian inicialmente en forma idéntica, además de que la Promovente, es identificada indistintamente bajo el nombre comercial “Mead Johnson”.

(ii) El Titular del Nombre de Dominio en disputa, no posee derechos o intereses legítimos respecto al Nombre de Dominio en disputa. En el sitio web “www.meadjohnson.com.mx” se encuentran diversos links o vínculos con información de todo tipo que no se encuentra respaldada por el prestigio y renombre del que goza Mead Johnson & Company, que naturalmente engañan al público consumidor y desprestigian y empañan el buen nombre del Promovente y de sus marcas.

(iii) Al ofrecer productos o servicios que se precisan como “meadjohnson leche materna formula lácteo bebe”, “meadjohnson”, “canciones para niños”, “libros para niños”, “juegos para niños”, “juguetes”, “juguetes antiguos”, “juguetes de madera”, “juguetes educativos” etc., a través de una página ubicada en el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>, aprovechando la notoriedad de las marcas MEAD JOHNSON y MEAD JOHNSON NUTRITIONALS, de ninguna manera puede considerarse como una oferta de buena fe por parte del Titular, pues se busca confundir y atraer a los usuarios de Internet que intentan ingresar al sitio de Mead Johnson & Company en México, para dirigirlos a una página que oferta una serie de productos y direcciona a diversas ligas que nada tiene que ver con Mead Johnson & Company.

(iv) Debe concluirse que el Titular no tiene ningún interés legitimo en relación con el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>, por lo que es valido concluir, que no existen pruebas de que el Titular haya utilizado, o haya efectuado preparativos demostrables para la utilización del Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(v) El Titular de ninguna manera ha sido conocido por el uso y explotación del Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>;

(vi) El Titular no es titular de ningún registro marcario que ampare la marca MEADJOHNSON, que haya sido solicitado con anterioridad a la fecha de los que son propiedad de la Promovente;

(vii) El Titular claramente pretende engañar a los consumidores pretendiendo suponer que en sitios de Internet <www.meadjohnson.com.mx > se ofertan productos de la reconocida empresa Mead Johnson & Company.

(viii) El Titular no tiene interés en desarrollar ninguna actividad lícita en relación con el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>, pues dicho registro fue obtenido de mala fe por parte del Titular.

(ix) El Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> fue registrado de mala fe, debido a que lo registró con el fin de impedir que el Promovente legítimamente reflejara sus marcas de productos y servicios MEAD JOHNSON y MEAD JOHNSON NUTRITIONALS, perturbando indebidamente la actividad comercial que desarrolla Mead Johnson & Company.

(x) Que resulta incontrovertible que las marcas propiedad de la Promovente, gozan de un alto renombre y fama en México y a nivel internacional, y en consecuencia debe considerarse que eran conocidas por el Titular del Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> con anterioridad a la fecha de su registro. Por ello, se debe concluir que existe mala fe en el registro del Nombre de Dominio en disputa.

(xi) La Promovente es titular del nombre de dominio <meadjohnson.com>, el cual fue creado desde 1966 y donde se hospeda el sitio “Mead Johnson Worldwide” del Promovente, del que se desprende información sobre Mead Johnson & Company; los productos y servicios que ofrece; su historia, ventas, sus marcas, un listado de links o vínculos a los sitios de Mead Johnson & Company en todo el mundo; así como información legal clara y precisa como derechos de autor y de propiedad intelectual que sin lugar a dudas permiten determinar que la Promovente ostenta derechos sobre las marcas MEAD JOHNSON y MEAD JONSON NUTRITIONALS.

(xii) Que el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> fue registrado y se utiliza de mala fe toda vez que el mismo se encuentra en venta a través de SEDO.

(xiii) El Promovente, Mead Johnson & Company, posee un mejor derecho frente al Titular sobre el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx>, por ser idéntico a la marca MEAD JOHNSON y semejante en grado de confusión a la marca MEAD JONSON NUTRITIONALS, quien no solo carece de cualquier derecho o interés legítimo respecto de dicho Nombre de Dominio en disputa, sino que evidentemente lo registró y utiliza de mala fe.

B. Titular

El Titular no presentó respuesta a la Solicitud del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere. El Titular no ha efectuado presentación alguna al Centro o al Experto.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro del Nombre de Dominio en disputa ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho Nombre de Dominio en disputa, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca MEAD JOHNSON del Promovente se encuentra incluida en el Nombre de Dominio en disputa, y seguida exclusivamente con la clasificación país “.com.mx”. La clasificación país “.com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.

Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca MEAD JOHNSON, y que el Nombre de Dominio en disputa registrado bajo el Titular es semejante en grado de confusión, sino idéntico, con esta marca.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto basado en los argumentos a manera prima facie del Promovente, considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al Nombre de Dominio en disputa; ni utilice el Nombre de Dominio en disputa <meadjohnson.com.mx> en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el Nombre de Dominio en disputa de mala fe, en virtud de que, se ha registrado el Nombre de Dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente; así como al haber registrado el Nombre de Dominio en disputa de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el Nombre de Dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el Nombre de Dominio en disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del Nombre de Dominio en disputa por la parte Titular. Por lo tanto y en base a lo que consta en el expediente, el Experto considera que el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <meadjohnson.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único

Fecha: 6 de abril del 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.

Caso N° DMX2008-0012

 

1. Las Partes

La Promovente es Pullmantur, S.A, Madrid, España, representada por Cuatrecasas Abogados, Barcelona, España.

La Titular es Central de Cruceros de México, S.A. de C.V., México, D.F., México.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio: <crucerospullmantur.com.mx>, <pullmantur.com.mx>, <pullmanturcruceros.com.mx> y <pullmanturcruises.com.mx>.

El registrador de los citados nombres de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2008. El 12 de diciembre de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 12 de diciembre de 2008 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 22 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 11 de enero de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 13 de enero de 2009.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de varias marcas registradas, algunas de las cuales se señalan a continuación:

MARCA REGISTRADA	REG. No.	CLASE (INT’L)	FECHA DE REGISTRO	PAÍS
PULLMANTUR CRUISES	927513	39	Febrero 16, 2006	México
PULLMANTUR CRUISES	965854	39	Octubre 19, 2006	México
AIR PULLMANTUR	963782	38	Octubre 19, 2006	México
AIR PULLMANTUR	965855	39	Octubre 19, 2006	México
PULLMANTUR	3659315	16, 38 y 39	Febrero 11, 2004	Comunitaria
PULLMANTUR CRUISES	3669918	16, 38 y 39	Febrero 18, 2004	Comunitaria
PULLMANTUR CRUISES	3677739	16, 38 y 39	Febrero 18, 2004	Comunitaria
AIR PULLMANTUR	5256111	16, 38 y 39	Agosto 14, 2006	Comunitaria
PULLMANTUR CON ALMA ESPAÑOLA	6535025	16, 38 y 39	Diciembre 20, 2007	Comunitaria
PULLMANTUR	1168085	39	Agosto 1, 1989	España
PULLMANTUR CRUISES	2407166	39	Enero 16, 2002	España
PULLMANTUR CRUISES	2407167	39	Enero 16, 2002	España
AIR PULLMANTUR	2727988	16, 38 y 39	Abril 16, 2007	España

Los nombres de dominio en disputa <pullmantur.com.mx>, <pullmanturcruceros.com.mx>, <crucerospullmantur.com.mx> y <pullmanturcruises.com.mx> fueron registrados el 29 de mayo de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

La Promovente argumenta:

Que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa y sus marcas PULLMANTUR, PULLMANTUR CRUCEROS y PULLMANTUR CRUISES.

- Que en la mayoría de los casos la única diferencia entre los nombres de dominio en disputa y las citadas marcas de la Promovente es la inclusión del sufijo “.com.mx”, misma que se deriva exclusivamente de la configuración técnica actual del DNS, por lo que debe ser considerada indiferente a los efectos del presente análisis.

- Que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares respecto de las marcas PULLMANTUR CRUCEROS, PULLMANTUR CRUISES, AIR PULLMANTUR y PULLAMNTUR CON ALMA ESPAÑOLA, siendo el elemento esencialmente distintivo de las denominaciones de las que componen dichas marcas es el término “Pullmantur” aunadas al resto de las palabras de las que se componen las marcas.

II. Derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio

La Promovente argumenta:

- Que la Promovente es una compañía especializada en la comercialización de cruceros, incluyendo dentro de su oferta los cruceros que opera, tal y como se comprueba en su página web.

- Que la Titular en ningún caso podría realizar una oferta de buena fe de productos o servicios a través de los nombres de dominio en disputa.

- Que el hecho de tratarse de una compañía especializada en el sector de los cruceros, parece excluir cualquier posibilidad de uso de los nombres de dominio de buena fe y por el contrario, la obvia conexión de los mismos con la Promovente, sumada al hecho que, entre otros cruceros, la Titular ofrece los cruceros de la Promovente, sólo puede conducir a la conclusión que la Titular carece del más mínimo derecho o interés legítimo respecto a los nombres de dominio en disputa.

- Que la Titular no es conocida comúnmente bajo las denominaciones “Pullmantur”, “Pullmantur Cruises” o “Pullmantur Cruceros” y por el contrario, dichas denominaciones corresponden a la Promovente.

- Que de la consulta a los principales motores de búsqueda de Internet del término “Pullmantur”, los resultados arrojan miles de referencias con respecto a la Promovente.

- Que en ningún momento ha autorizado a la Titular el uso de sus marcas ni el registro de los nombres de dominio en disputa; por lo que en ningún caso puede considerarse que por el mero hecho de comercializar los servicios de la Promovente, la Titular ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre las marcas de aquélla y por lo anterior, se produce una total ausencia de tales derechos o intereses por parte de la Titular respecto a los nombres de dominio en disputa.

- Que la Titular no está haciendo uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, ya que la página web a la que los nombres de dominio en disputa resuelven, promueve la contratación de los cruceros de la Promovente por medio de la Titular.

- Que tal uso no podría considerarse como legítimo, leal o no comercial.

III. Registro o uso de mala fe

La parte Promovente argumenta:

- Que la Titular no ostenta derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa ni ha contado en momento alguno con la autorización por aquélla para registrar los nombres de dominio en disputa.

- Que teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas PULLMANTUR y su estrecha vinculación con la Promovente, sumada al hecho que la Titular es una sociedad que opera en el mismo sector que la Promovente, sólo cabe concluir que en el momento de proceder al registro de los nombres de dominio en disputa, la Titular era plenamente consciente de la existencia de la Promovente, así como de sus marcas.

- Que el registro de los nombres de dominio en disputa se produjo el 29 de mayo de 2008, la Promovente acababa de lanzar una potente campaña mediática para la promoción de sus cruceros en el mercado mexicano.

- Que paralelamente al registro de los nombres de dominio en disputa, la Titular registró igualmente los nombres de dominio <pullmanturcruises-usa.com>, <pullmanturcruisesusa.com>, <pullmanturusa.com>, <crucerospullmantur.com>, <cruisepullmantur.com> y <pullmanturusa.com>, por lo que dichos registros comprueban la intención de la Titular de aprovecharse de forma ilícita de las marcas y reputación de la Promovente.

- Que en este caso no se produjo una “desafortunada coincidencia”, sino que el registro de los nombres de dominio en disputa respondió a una manifiesta voluntad de mala fe.

- Que los nombres de dominio en disputa fueron registrados con el único objetivo de aprovecharse de la reputación de la Promovente.

- Que los nombres de domino en disputa han estado vinculados a un sitio web en el que la Titular ofrece sus servicios de intermediación en la comercialización de cruceros operados por la Promovente.

- Que este uso puede ser clasificado como un uso tendiente a “atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea”.

- Que el uso de los nombres de dominio en disputa para la promoción de la contratación de los servicios de la Promovente por medio de un sitio web operado por la Titular, sin indicar en momento alguno el carácter no oficial de dicho sitio Web ni de la falta de autorización para la disposición de nombres de dominio, constituye un evidente uso de mala fe, mismo que se ve agravado por el hecho de que el citado uso se ha mantenido, incluso una vez que la Promovente ha remitido un requerimiento a la Titular, instando a cesar dicho uso.

B. Titular

La Titular no presentó un escrito de Contestación.

6. Debate y conclusiones

Como la Titular no ha presentado contestación a los argumentos de la Promovente dentro del plazo establecido, el Experto podrá aceptar como verdaderos los argumentos que considere razonables. Ver Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. c. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009.

A. Identidad o semejanza en grado de confusión

El nombre de dominio <pullmanturcruises.com.mx> es idéntico a la marca PULLMANTUR CRUISES de la Promovente. La adición en los nombres de dominio del ccTLD “.com.mx” carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir a dichos nombres de dominio en disputa de las marcas del Promovente, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados. (Ver, Mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company c. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York c. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035; Pomellato S.p.A. c. Richard Tonetti, Caso OMPI No. D2000-0493, Rollerblade, Inc. c. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 y Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) c. Inja, Kil, Caso OMPI No. D2000-1409).

También resulta idéntica la marca PULLMANTUR al nombre de dominio <pullmantur.com.mx>. El ccTLD “.com.mx” carece de cualquier relevancia jurídica en el análisis de identidad o semejanza en grado de confusión (ver párrafo anterior).

La marca PULLMANTURestá totalmente comprendida dentro de los cuatro nombres de dominio en disputa: <crucerospullmantur.com.mx>, <pullmantur.com.mx>, <pullmanturcruceros.com.mx> y <pullmanturcruises.com.mx>. La adición de distintas palabras tales como “cruceros” o “cruises” no les confiere a los nombres de dominio en disputa un carácter distintivo con respecto a las marcas de la Promovente. (Ver America Online, Inc. c. Anson Chan, Caso OMPI No. D2001-0004; Mutatis Mutandis, MoneyGram Payment Systems Inc. c. Elizabeth Muriel Hernández, Caso OMPI No. D2006-1506; Princess International Sales and Service Limited and Princess Yachts International PLC c. Lambert and Turner/Lambert Turner Marine, Caso OMPI No. D2002-0419; America Online, Inc. c. Dolphin@Heart, Caso OMPI No. D2000-0713; Gestmusic Endemol, S.A. c. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560). Agregar términos genéricos a las marcas registradas de la Promovente, no convierte a los nombres de dominio en disputa en distintivos o diferentes respecto de las marcas registradas de la Promovente. Ver Quixtar Investments, Inc. c. Scott A., Smithberger (a.k.a. Scott Smithy) y Quixtar-IBO, Caso OMPI No. D2000-0138; GA Modefine S.A. c. Mark O’Flynn, Caso OMPI No. D2000-1424. Ver también PepsiCo, Inc. c. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services, Caso OMPI No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (Sony Corporation) c. Kil Inja, Caso OMPI No. D2000-1409 y America Online, Inc. c. Chris Hoffman, Caso OMPI No. D2001-1184.

Incorporar una marca en su totalidad dentro de un nombre de dominio puede considerarse suficiente para establecer que un nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión a una marca registrada. (Ver Todito.com c. Francisco Gómez Ceballos, Caso OMPI No. D2002-0717; Bayerische Motoren Werke AG c. bmwcar.com, WIPO Caso OMPI No. D2002-0615; Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN c. Lost in Space, SA, Caso OMPI No. D2002-0504; Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc., Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. c. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525; Eauto, L.L.C. c. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc., Caso OMPI No. D2000-0047; Toyota France and Toyota Motor Corporation c. Computer-Brain, Caso OMPI No. D2002-0002; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation c. S&S Enterprises Ltd, Caso OMPI No. D2000-0802.

Los nombres de dominio <crucerospullmantur.com.mx>, <pullmantur.com.mx>, <pullmanturcruceros.com.mx> son, adicionalmente, ideológicamente semejantes en grado de confusión a la marca PULLMANTUR CRUISES.

El primer punto de la Política se ha cumplido, debido a la identidad o la semejanza en grado de confusión entre los nombres de dominio en disputa de la Titular, con las marcas de la Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente ha registrado marcas desde 1989 (España), y ha obtenido un grupo de registros marcarios en México en 2006. PULLMANTUR es un término arbitrario o de fantasía que no existe en los diccionarios de habla hispana. Ello le confiere un nivel elevado de distintividad. No parece ser coincidencia que la Titular, en mayo de 2008, obtuviera cuatro registros de nombres de dominio que son idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas utilizando un término arbitrario, de la Promovente, y los relacionara con los mismos servicios que presta dicha Promovente. Este uso no puede calificarse como legítimo, leal o no comercial. Por el contrario, las pruebas contenidas en el expediente permiten establecer que existe un desvío de los consumidores al utilizar nombres de dominio idénticos o semejantes en grado de confusión a las marcas de la Promovente, nombres de dominio que resuelven a un sitio que ofrece servicios de cruceros.

La Promovente ha presentado evidencia que demuestra presencia continua de sus marcas en el mercado (incluyendo el Mexicano, en donde la Titular se desenvuelve) y una publicidad considerable en el mismo. La Promovente igualmente ha exhibido pruebas que permiten establecer un reconocimiento de sus marcas. Diversos expertos han decidido que registrar un nombre de dominio que incorpore una marca reconocida, no le confiere ningún derecho o interés legítimo a la Titular, sino puede constituir mala fe (Ver Justerini & Brooks Limited c. Juan Colmenar Rueda as Registrant “Colmenar”, aka “jokolm”/”JCRco., Caso OMPI No. D2000-1308; Mutatis Mutandis, Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Medisite S.A.R.L. c. Intellisolve Limited, Caso OMPI No. D2000-0179 y V&S Vin & Sprit Aktiebolag c. Tyler Kownacki, Caso NAF No. 95079).

La Promovente no le ha otorgado permiso o autorización alguna a la Titular para registrar los nombres de dominio en disputa. (Ver Société Air France c. Bing G Glu, Caso OMPI No. D2006-0834; Ricardo Zema Participacoes Ltda. c. Jonhn Laxton, Caso OMPI No. D2008-1297).

Las pruebas presentadas por la Promovente muestran que los nombres de dominio en disputa generan riesgo de confusión, al crear una posible y aparente asociación o relación comercial entre la Promovente y los nombres de dominio en disputa, sitio y/o los bienes y servicios de la Titular. (Ver Mutatis Mutandis, Philip Morris Incorporated c. Alex Tsypkin, Caso OMPI No. D2002-0946).

En otro aspecto, dichas pruebas presentadas por la Promovente demuestran claramente que el uso de los nombres de dominio en disputa es comercial y que constituye un intento de uso comercial para obtener un lucro, mediante el desvío de consumidores. (Ver Hoffmann-La Roche Inc. c. Onlinetamiflu.com, Caso OMPI No. D2007-1806; Pfizer Inc. c. jg a/k/a Josh Green, Caso OMPI No. D2004-0784; The Bear Stearns Companies Inc. c. Darryl Pope, Caso OMPI No. D2007-0593; COMSAT Corporation c. Ronald Isaacs, Caso OMPI No. D2004-1082; Fat Face Holdings Ltd. c. Belize Domain WHOIS Service Ltd., Caso OMPI No. D2007-0626, y Sanofi-aventis c. Montanya ILtd., Caso OMPI No. D2006-1079.

Por tanto, al no haberse encontrado derechos o intereses legítimos de la Titular sobre los nombres de dominio en disputa, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias que podrían indicar el registro de mala fe así como el uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

El registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida puede constituir mala fe. (Ver Mutatis mutandis, Encyclopaedia Britannica, Inc. c. John Zuccarini and The Cupcake Patrol a/ka Country Walk a/k/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-0330; Inter-IKEA Systems B.V c. Technology Education Center, Caso OMPI No. D2000-0522; Disney Enterprises, Inc. c. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, Caso OMPI No. D2001-0489).

De acuerdo con los documentos contenidos en el expediente, la Titular ha utilizado los nombres de dominio en disputa con el fin de atraer, intencionalmente y con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas registradas de la Promovente en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web. Esta conducta cae en el supuesto establecido en el artículo 1 (b) (iv) de la Pólítica. (Ver Hewlett-Packard Company c. NA, Caso NAF N° FA154141; Savin Corporation c. Cal Toner c/o Domain Manager, Caso NAF N° 230934 y State Fair of Texas c. Granbury.com, Caso NAF N° FA95288). A la fecha de la Decisión, tres de los cuatro nombres de dominio en disputa re-dirigen a <cruceros.com.mx>, mientras que el nombre de dominio <crucerospullmantur.com.mx> se encuentra inactivo. En el sitio web alojado bajo <cruceros.com.mx> se ofrecen no sólo los servicios del Promovente, sino también los de compañías competidoras.

El tercer requisito de la Política ha sido cumplido.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los artículo 1(g) de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio en disputa <crucerospullmantur.com.mx>, <pullmantur.com.mx>, <pullmanturcruceros.com.mx> y <pullmanturcruises.com.mx> sean transferidos a la Promovente.

 

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto

Fecha: Febrero 10, 2009

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Jagex Limited v. Jung Hyun Shin

Caso No. DMX2008-0010

1. Las Partes

El Promovente es Jagex Limited con domicilio en Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Olivares & Cía., México.

El Titular es Jung Hyun Shin, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: <runescape.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC.México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2008. El 30 de octubre de 2008 el Centro envió a NIC.México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 30 de octubre de 2008 NIC.México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente realizó dos enmiendas a la Solicitud en fecha 14 de noviembre de 2008 y 24 de noviembre de 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 15 de diciembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 19 de diciembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una empresa británica que opera en la industria del diseño, desarrollo y operación de juegos de computadora en línea.

4.2 El Promovente es titular de la marca RUNESCAPE la cual tiene registrada, entre otros países, en (i) México bajo el No. 963580 (nominativa) y bajo el No. 971033 (mixta), ambas con fecha de presentación en Julio 2006, y con fecha de registro noviembre 2006 y enero 2007, respectivamente, (ii) Estados Unidos de América bajo el No. 2829952, con fecha de presentación en noviembre 2002 y fecha de registro abril 2004, y (iii) el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte bajo el No. 2302308, con fecha de presentación en junio 2002 y fecha de registro diciembre 2002.

4.3 El Promovente es titular del nombre de dominio <runescape.com>, cuyo registro obtuvo en enero del 2000. A través de dicho nombre de dominio, el Promovente opera y ofrece a los usuarios de Internet su juego de computadora en línea Runescape.

4.4 El juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente ha sido difundido a nivel internacional.

4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 1 de marzo de 2007.

4.6 La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra estacionada con un tercero y muestra enlaces a sitios web de terceros no relacionados con el Promovente e indica que el mismo está a la venta.

4.7 El Titular está domiciliado en San Diego, California, Estados Unidos de América, según información contenida en el WhoIs.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca registrada del Promovente, sin que obste que una de las marcas registradas del Promovente ostente un diseño ya que la comparación entre una marca y un nombre de dominio debe hacerse atendiendo solamente a los aspectos nominativos de la marca.

- El juego de computadora en línea Runescape es un juego de rol multijugador masivo en línea (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) que tuvo su lanzamiento en el año 2001 desde el sitio web del Promovente “www.runescape.com”. A partir de junio de 2006 ha habido aproximadamente 4.6 millones de jugadores de Runescape activos, y alrededor de 742,000 suscriptores de Runescape alrededor del mundo, incluyendo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Canadá, República Popular China, Australia y Nueva Zelanda. Para operar el juego en línea Runescape, el Promovente controla alrededor de 130 servidores ubicados en varios países.

- El Promovente ha generado una amplia cobertura mediática que acredita que la marca RUNESCAPE, así como el juego identificado con dicha marca, son ampliamente conocidos y lo eran antes de que el Titular hubiese registrado el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Siendo que el domicilio de contacto del Titular se ubica en los Estados Unidos de América, no hay manera en que no hubiese tenido conocimiento de dicha cobertura mediática.

- El término Runescape es altamente buscado en Internet. Al realizar búsquedas ya sea a través de Yahoo, Google o Lycos, sólo aparecen resultados relacionados con el Promovente y su juego en línea identificado con la marca RUNESCAPE.

- El Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

- Como se desprende del resultado de la búsqueda por titular realizada el día 28 de octubre de 2008 en la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (el Promovente adjunta copia de la misma), Jung Hyun Shin no aparece como titular de ningún registro de marca o aviso comercial que corresponda a la denominación RUNESCAPE. El Titular tampoco cuenta con una reserva de derechos para dicha denominación.

- El Titular no es conocido por el nombre “Runescape” y no podrá llegar a ser conocido con dicho nombre en virtud de que la marca propiedad del Promovente y su juego de cómputo en línea gozan de gran fama, pues dicho juego es ampliamente conocido alrededor del mundo e incluso es considerado por el libro de records Guiness como el más grande y popular.

- El Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, toda vez que lo tiene estacionado con la empresa SEDO, y en la página desplegada se publicitan diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular, siendo que sólo parece interesado en obtener ingresos derivados ya sea de publicidad o de parking que le debe estar entregando la empresa SEDO, o bien intenta obtener un beneficio económico indebido de parte del Promovente puesto que en dicha página aparece que el Nombre de Dominio está a la venta.

- El Nombre de Dominio en disputa corresponde exactamente a la marca RUNESCAPE y al nombre de dominio <runescape.com> registrados por el Promovente, además de que fue registrado por el Titular hasta el día primero de marzo de 2007, esto es, con posterioridad al registro del nombre de dominio <runescape.com> y de la marca RUNESCAPE por parte del Promovente.

- El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se ha registrado y se utiliza de mala fe porque el Titular al adquirirlo y utilizarlo lo hizo y lo hace con la clara intención de impedir que el Promovente refleje sus marcas en un nombre de dominio con terminación “.com.mx”, siendo que ya ha desarrollado una conducta de esta índole en el pasado pues el Titular ya ha registrado y usado de mala fe en otras ocasiones nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros (el Promovente cita Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019).

El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas¹.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada RUNESCAPE.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo que respecta a la marca RUNESCAPE y diseño, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).

Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca RUNESCAPE del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente alega que el Titular no hace un uso leal o no comercial del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud al tenerlo estacionado con la empresa SEDO ya que en la página desplegada se indica que el mismo está a la venta, además de mostrar diversos enlaces a sitios web de terceros que ninguna relación tienen con el Promovente o con el Titular. Diversos Grupos de Expertos han considerado dicho uso como ilegítimo cuando los enlaces mostrados son, entre otros, a sitios web de competidores o de productos competitivos². El hecho de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud aparezca en venta para cualquier interesado no prueba por sí mismo la falta de un derecho o interés legítimo sobre el mismo para el Titular, como tampoco evidencia lo contrario³.

El Promovente afirma que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “runescape” como nombre de dominio.

El Promovente acredita que el Titular no posee registro alguno de marca o aviso comercial de la denominación “Runescape”. El Promovente asevera que el Titular no cuenta con una reserva de derechos sobre dicha denominación y que tampoco es conocido por la misma ni podrá llegar a ser conocido como tal en virtud de que la marca del Promovente y su juego de cómputo en línea asociado a la misma son ampliamente conocidos a nivel internacional.

Ha quedado acreditado que RUNESCAPE es una marca registrada por el Promovente, que su registro en México se remonta al 2006, en los Estados Unidos de América al 2004 y en el Reino Unido al 2002. Resulta, además, que es ampliamente conocido el juego de computadora en línea que se identifica con la marca RUNESCAPE y al que los usuarios de Internet acceden desde el sitio “www.runescape.com” del Promovente.

Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Titular lo haya refutado⁴.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

El Promovente alega que en otras ocasiones el Titular ya ha registrado y usado de mala fe nombres de dominio que afectan derechos marcarios de terceros, habiendo desarrollado ese tipo de conducta de manera reiterada, citando Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX 2006-0004 y Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019. Sin embargo, este Experto hace notar que el titular de los nombres de dominio en disputa en dichos casos citados por el Promovente no corresponde en su totalidad al del Titular en el presente caso, sin que el Promovente haya presentado argumento o evidencia algunos que auxilien a este Experto a considerarlos como una misma persona.

No obstante lo anterior, ha quedado acreditado que la marca RUNESCAPE fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que el juego de computadora en línea del mismo nombre que se ubica en el sitio web del Promovente “www.runescape.com” es sumamente conocido a nivel mundial. El Promovente también acreditó que la marca RUNESCAPE y el juego de cómputo en línea identificado con dicha marca han tenido una amplia cobertura en diversos medios de comunicación, incluyendo en Estados Unidos de América, lugar donde se ubica el domicilio del Titular.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la existencia del juego de computadora en línea identificado con la marca RUNESCAPE del Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente⁵.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <runescape.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 27 de enero de 2009.

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¹ En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

² Cfr. Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, Caso OMPI No. D2008-0666; Asian World of Martial Arts Inc. v. Texas International Property Associates, Caso OMPI No. D2007-1415; Champagne Lanson v. Development Services/MailPlanet.com, Inc., Caso OMPI No. D2006-0006; Lo Monaco Hogar, S.L. v. MailPlanet.com, Inc., Caso OMPI No. D2005-0896.

³ En Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI No. D2000-0044, se establece “the mere offering of the domain name for sale to any party does not constitute a right or legitimate interest in that name. The offering for sale of a domain name (to the trademark holder or its competitor for a price in excess of out-of-pocket costs) is one avenue for establishing bad faith registration and use”.

⁴ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given… Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.

⁵ En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca… Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, “BBVA” is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant’s trademarks”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Google, Inc. v. Oreste del Mar

Caso No. DMX2008-0013

 

1. Las Partes

El Promovente es Google, Inc., California, Estados Unidos de América, representado por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C., México.

El Titular es Oreste del Mar, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es: <igoogle.com.mx>.

El Registrador (“registrar”) del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de diciembre de 2008. El 17 de diciembre de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de diciembre de 2008, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. Dado que la Solicitud presentada había sido bajo una Política y Reglamento distintos a los aplicables a los nombres de dominio .MX, el 23 de diciembre de 2008 el Promovente presentó al Centro una Solicitud enmendada. El Centro verificó que la Solicitud, enmendada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 19 de enero de 2009. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de enero de 2009.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 27 de enero de 2009, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fundamento en los artículos 12.A y 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, los motivos por los que debería considerarse que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la Solicitud, y dando asímismo oportunidad al Titular de presentar las manifestaciones y pruebas que considerase convenientes en relación a dicho elemento de derechos o intereses legítimos, la cual fue notificada a las partes el 4 de febrero de 2009. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 23 de febrero de 2009 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a Orden de Procedimiento No. 1 el 11 de febrero del 2009. El Titular no presentó respuesta alguna.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente es una sociedad estadounidense que tiene como objeto social, entre otros, el establecimiento de servicios y medios de comunicación e información a través de terminales de computadora utilizando la Internet.

4.2 El Promovente es titular de los siguientes nombres de dominio: <google.com> creado en Septiembre de 1997, <google.com.ar> creado en Junio de 1999, y <google.com.mx> creado en Febrero de 2003.

4.3 El Promovente es titular de la marca GOOGLE la cual tiene registrada en México, entre otros registros, bajo el No. 855628 con fecha de presentación en Febrero 2004, y bajo el No. 902009 con fecha de presentación en Julio 2005.

4.4 El Promovente es titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www.google.com.mx” No. 04-2008-042413460300-203 otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México en Mayo 2008.

4.5 La marca GOOGLE fue reconocida como notoriamente conocida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolución emitida el 30 de Junio de 2005, expediente P.C. 815/2004(N-447) 12389.

4.6 El nombre de dominio en disputa fue creado en mayo de 2007.

4.7 La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio en disputa indica que el mismo está a la venta.

4.8 El Titular tiene su domicilio en Buenos Aires, Argentina, según información proporcionada por el Registrador.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las alegaciones del Promovente se pueden resumir como sigue:

- El Promovente creó el sigo distintivo GOOGLE que en el transcurso de los años se ha transformado en un signo notoriamente conocido, adquiriendo enorme prestigio y reconocimiento en más de 86 idiomas a lo largo de 100 países.

- El Promovente abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.google.com”. A fin de proporcionar sus servicios en México obtuvo el registro del nombre de dominio <google.com.mx> y en Argentina obtuvo el registro del nombre de dominio <google.com.ar>.

- El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa cuatro años después que el Promovente hubiera registrado el nombre de dominio <google.com.mx>.

- El Titular pretende engañar al público registrando un nombre de dominio análogo al del Promovente, agregando una letra “i” al principio, sin que ello establezca una diferencia o haga una distinción entre un nombre de dominio y otro. Es indubitable e incontrovertible la similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio <google.com.mx> y <igoogle.com.mx>. El grado de confusión generado acarrea la ilegalidad del nombre de dominio <igoogle.com.mx>, que pretende ofuscar el entendimiento y razón de los usuarios de Internet y, en aprovechamiento de ese error, hacerse de éstos, cuya intención original era consultar y utilizar los servicios del Promovente, mismos que además ostentan una marca notoriamente conocida a nivel mundial.

- El Titular pretende desviar a los consumidores y usuarios de Internet de manera equivocada y, consecuentemente, empañar el bueno nombre de la marca del Promovente con ánimo de lucro.

- El Titular utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que el supuesto del párrafo 1.a.iii., b. de la Política se actualiza cuando una persona registra un nombre de dominio con el fin de venderlo al promovente. El Promovente contactó al Titular vía correo electrónico solicitándole cesara y se desistiera de continuar utilizando el nombre de dominio objeto de la Solicitud bajo la consideración que su uso violaba los derechos del nombre de dominio <google.com.mx> y la marca GOOGLE del Promovente. En respuesta a tal comunicado, vía correo electrónico, el Titular solicitó la cantidad de siete mil dólares.

- El Promovente nunca otorgó ni ha otorgado acuerdo de voluntad o autorización alguna al Titular para el uso, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa. Por lo anterior y en virtud de la clara intención del Titular de lucrar ilegalmente con el nombre de dominio en disputa, se demuestra la mala fe con la que actuó el Titular.

- El Titular ofreció públicamente a la venta el nombre de dominio en disputa en la página web que se ubica bajo dicho nombre de dominio, lo que demuestra la mala fe del Titular al intentar obtener un beneficio en su favor, violando los derechos del Promovente.

- Es claro que el Titular ha registrado el nombre de dominio en disputa, fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el mismo al Promovente o a un competidor del Promovente.

El Promovente solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Al revisar la Solicitud, este Experto notó de forma preliminar que el Promovente presentaba argumentos confusos y poco claros respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión por parte del Titular, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente o la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos al respecto de forma clara.

Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud¹. Corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda al Experto tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.

Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocida que es la marca del Promovente y el servicio de información que opera en su sitio web, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares².

En su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente se limitó a repetir los argumentos ya escritos en su Solicitud. Además, en su respuesta a la Orden de Procedimiento No. 1, el Promovente hizo ciertas manifestaciones en el sentido que se oponía a que se le otorgase al Titular un plazo adicional para dar respuesta a la Solicitud, y señalando que la forma en que este Experto se conducía provocaba inequidad procesal para el Promovente al darle ese nuevo plazo al Titular, además de violar el artículo 5.E del Reglamento, aduciendo que al no haber respuesta a la Solicitud por parte del Titular se tenían por confesos los hechos y consideraciones de derecho hechos valer por el Promovente. Al respecto, este Experto hace notar (i) que se debe tratar a ambas partes con igualdad, garantizando que cada una tenga oportunidad de exponer su caso; (ii) el plazo dado al Titular en la Orden de Procedimiento No. 1 no era para dar respuesta a la Solicitud como tal, sino que claramente se limita al elemento de derechos o intereses legítimos respecto al cual precisamente se invitaba al Promovente a exponer sus argumentos, esto es, se da un trato igual a ambas partes; (iii) no existe violación alguna al artículo 5.E del Reglamento, el cual en ningún lado establece (como erróneamente afirma el Promovente) que la falta de contestación por el titular de un nombre de dominio dé como resultado que se tengan por confesos los hechos y argumentos hechos valer por la parte promovente.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas³.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada GOOGLE, y ser titular de la reserva de derechos al uso exclusivo para difusiones periódicas del título “www.google.com.mx”.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006). Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca GOOGLE del Promovente. En efecto, salvo por la adición de la letra “i”, el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca del Promovente, sin que dicha adición sea suficiente para establecer una distinción entre ambos.

De igual manera, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es también semejante en grado de confusión al título “www.google.com.mx”del Promovente, siendo aplicable lo apuntado en el párrafo anterior. Al respecto, no escapa a este Experto que dicha reserva fue otorgada en fecha posterior a la creación del nombre de dominio en disputa, sin que este Experto lo estime relevante para efectos del párrafo 1.a.i. de la Política⁴.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i. de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente acreditó que la marca GOOGLE ha sido considerada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como notoriamente conocida, y que es titular del nombre de dominio <google.com.ar> cuyo código territorial corresponde a Argentina, lugar donde tiene manifestado su domicilio el Titular, además de ser titular de los nombres de dominio <google.com> y <google.com.mx>.

El Promovente afirma que abastece un servicio de información mundial notoriamente conocido a través de su portal en Internet “www.google.com” y que no ha otorgado al Titular autorización alguna para la utilización, registro o aprovechamiento del nombre de dominio en disputa.

El Promovente omite hacer notar que uso se da al nombre de dominio en disputa.

Resulta que el Titular no dió contestación a la Solicitud y de la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Titular. No obstante la falta de claridad en varios de los argumentos hechos valer por el Promovente, el Titular no los refutó. Este Experto considera que el Promovente ha acreditado prima facie⁵ el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso de mala fe

La denominación “Google” fue registrada como marca por el Promovente varios años antes que el nombre de dominio en disputa fuera registrado, y dicha marca es notoriamente conocida. El Promovente asevera, y el Titular no lo refutó, que el servicio de información que opera el Promovente a través de su sitio web “www.google.com” es sumamente conocido.

El Promovente exhibió copia impresa de comunicaciones vía correo electrónico con el Titular, en las que le solicita cese y se desista de continuar utilizando el nombre de dominio en disputa, y de las respuestas del Titular en las que solicita, primero la cantidad de siete mil dólares (“no se quien me lo vendió. Lo compré en un portal de de compra venta de dominios. El dominio lo pague 7.000 (siete mil dolares). Si recupero mi dinero, con gusto te lo cedo.”) y después de tres mil dólares (“lamentablemente esos valores no alcanzan a cubrir lo que pague. Estaria dsipuesto [sic] solo a recibir: 3000 (tres mil dolares), ni mas ni menos”). Dicha conducta del Titular ha sido considerada en diversos casos como evidencia de mala fe⁶.

Es difícil concebir que alguien obtuviese el nombre de dominio <igoogle.com.mx> sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente la marca GOOGLE del Promovente o alguno de sus sitios web “www.google.com” o “www.google.com.mx” o “www.google.com.ar”. Es relevante que, salvo por la adición de una letra “i”, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GOOGLE del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que también ha sido considerada en varios casos como evidencia de mala fe⁷.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular conocía de la marca GOOGLE del Promovente y de sus sitios web identificados con dicha marca al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, lo que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. El hecho de que el Titular haya manifestado en sus comunicaciones vía correo electrónico que adquirió de un tercero el nombre de dominio en disputa no es obstáculo para determinar si el registro se hizo de mala fe ya que, para efectos de la Política, este Experto considera que el acto de adquisición se asimila al registro del nombre de dominio en cuestión, coincidiendo con el punto de vista expresado al respecto por expertos en otros casos⁸.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <igoogle.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: 23 de enero de 2009.

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¹ En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, se estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out”, (énfasis añadido).

² En varias ocasiones expertos han solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.

³ En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

⁴ Al respecto véase el razonamiento seguido en Valve Corporation v. ValveNET, Inc., ValveNET, Inc., Charles Morrin, Caso OMPI No. D2005-0038.

⁵ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI No. D2003-0455, se estableció “a Complainant’s burden of proof on this element is light… Complainant must make at least a prima facie showing that Respondent has no rights or legitimate interests in the mark”. En Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited, Caso OMPI No. D2001-0121 se estableció “Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent)… If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”. Véase también Ellerman Investments Limited and The Ritz Hotel Casino Limited v. Antonios Manessis, Caso OMPI No. D2001-1461.

⁶ Entre otros, en Red Bull GmbH. v. Grey Design, Caso OMPI No. D2001-1035, se estableció: “the fact that Respondent’s administrative contact was willing to sell the Domain Name for US$ 10,000, an amount exceeding by far the out-of pocket costs of registration, constitutes evidence of registration and use of the Domain Name in bad faith”.

⁷ El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, se establece “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark”, (énfasis agregado). En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002-0568, se establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith”, (énfasis agregado).

⁸ En Dixons Group Plc v Mr. Abu Abdullaah, Caso OMPI No. D2000-1406, se estableció: “the term “registration” extends beyond the original act of registration and covers subsequent acquisitions of the domain name… there are several prior Panel decisions in which it has been held more generally that “registration” extends to subsequent acts of acquisition”. En MC Enterprises v. Mark Segal (Namegiant.com), Caso OMPI No. D2005-1270, se estableció: “The Respondent is not the original registrant of the subject domain name, but for the purposes of the Policy, his acquisition of the subject domain name constitutes registration”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Onthru INC. v. Sergio Cuesta

Caso No. DMX2008-0009

 

1. Las Partes

La Promovente es Onthru, INC., México, D.F., México representada por Goodrich, Riquelme y Asociados, México.

El Titular es Sergio Cuesta, Buenos Aires, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <onthru.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Nic México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de octubre de 2008. El 13 de octubre de 2008 el Centro envió a Nic México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 13 de octubre de 2008 Nic México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 29 de octubre de 2008 el Centro notificó al Promovente deficiencias en la Solicitud. El 3 de Noviembre de 2008, el Promovente presentó al Centro un escrito corrigiendo las deficiencias en la Solicitud. El Centro verificó que la Solicitud, junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 25 de noviembre de 2008. El 2 de diciembre de 2008 el Centro notificó la falta de personación y ausencia de Contestación del Titular.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de diciembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La parte Promovente ha presentado evidencia que demuestra que es titular de las siguientes marcas registradas:

MARCA	REGISTRO	Clase (Int’l)	Fecha de Registro	País
ONTHRU	1019859	42	Julio 27, 2007	Mexico
ONTHRU	1019479	35	Julio 27, 2007	Mexico
ONTHRU	77/228,416	42	Julio 12, 2007	E.U.A.
ONTHRU	77/228,407	35	Julio 12, 2007	E.U.A.

Las marcas mexicanas reclamaron prioridad de las marcas estadounidenses, razón por la cual se tiene como fecha de presentación de las mismas el 12 de julio de 2007.

El nombre de dominio <onthru.com.mx> fue registrado el 13 de julio de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

El nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos.

La parte Promovente argumenta:

- Que el registro de marca 1019859 ONTHRU protege servicios de la clase 42, a saber: “procuración de motores de búsqueda para la obtención de datos en la red de redes (recuperación de datos de computadoras); servicios de recuperación de datos de computadoras, principalmente extracción y recuperación de información en la red de redes; creación y mantenimiento de páginas web personalizadas para terceros conteniendo información de usuario definido, principalmente, indexes (listados) de enlaces a otras páginas.”

- Que el registro de la marca 1019479 ONTHRU protege servicios de la clase 35, a saber: “diseminación de material publicitario para terceros a través de redes de comunicaciones electrónicas; promoción (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la reparación y colocación de anuncios publicitarios; promoción electrónica (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la red de redes”.

- Que el nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión respecto de las marcas registradas 1019479 ONTHRU y 1019859 ONTHRU, sobre las que la Promovente tiene derechos, además que unas y otro se aplican a servicios similares.

- Que es claro que el nombre de dominio en disputa reproduce el elemento “onthru”, por lo que no hay duda que existe semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas de la Promovente y el nombre de dominio en disputa, ya que es idéntico dicho elemento.

- Que del análisis comparativo de las marcas registradas 1019479 ONTHRU y 1019859 ONTHRU con el nombre de dominio en disputa, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas y el nombre de dominio en disputa,

- Que el sistema de nombres de dominio no permite el uso de espacios en dichos nombres.

- Que el sufijo “.com.mx” necesariamente forma parte de todos los nombres de dominios de código de país (ccTLD) .MX.

- Que el sistema de registro de nombres de dominio no permite el uso de letras mayúsculas.

- Que por lo tanto, los elementos y situaciones citados no pueden ser valorados como características que diferencian al nombre de dominio de las marcas registradas (y citar Informaciones Canarias, S.A. v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780).

- Que por lo tanto, es evidente que las marcas ONTHRU registradas a nombre de ONTHRU, Inc. son idénticas al nombre de dominio <onthru.com.mx>, toda vez que están incluidas en su totalidad dentro del mismo (y cita Gestmusic Endemol, S.A. v. Sexomaster, Caso OMPI No. D2003-0560).

II. Derechos o intereses legítimos

El titular no tiene derecho o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

La parte Promovente argumenta:

- Que el Titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que no cuenta con ningún registro de marca para dicha denominación.

- Que resulta imposible que el Titular del nombre de dominio en disputa pudiera haber registrado la marca ONTHRU en México, porque las marcas registradas del Promovente se lo hubieran impedido.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha utilizado ni ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios relacionados con procuración de motores de búsqueda para la obtención de datos de la red de redes (recuperación de datos de computadoras); servicios de recuperación de datos de computadoras, principalmente extracción y recuperación de información en la red de redes; creación y mantenimiento de páginas web personalizadas para terceros conteniendo información de usuario definido, principalmente indexes (listados) de enlaces a otras páginas web; o servicios de diseminación de material publicitario para terceros a través de redes de comunicaciones electrónicas; promoción (de ventas) de productos y servicios mediante la reparación y colocación de anuncios publicitarios; promoción electrónica (de ventas) de productos y servicios para terceros mediante la red de redes.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha sido conocido corrientemente por el nombre “onthru”.

- Que el Titular del nombre de dominio carece de contenido propio y ha estacionado dicho nombre de dominio en un sitio web de parking conocido como “www.sedo.com”.

- Que la naturaleza del sitio web de parking “www.sedo.com” proporciona contenido al usuario de los nombres de dominio y a la vez se encarga de negociar la venta de los nombres de dominio.

- Que el servicio de “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ofrecido por “www.sedo.com” es gratuito y consiste en: a) mostrar a través del nombre de dominio, publicidad orientada al “público potencial” del mismo; b) pagar dinero al titular del nombre de dominio sobre la publicidad mostrada en su página y c) el parking permite ganar dinero con el tráfico de sus nombres de dominio inmediatamente y sin ningún esfuerzo.

- Que el servicio de parking es gratuito, razón por la que el Titular del nombre de dominio en disputa no ha realizado inversión alguna con relación al nombre de dominio <onthru.com.mx> fuera de los gastos de registro.

- Que el nombre de dominio es ofrecido en venta a través de un hipervínculo con el sitio de “www.sedo.com”, mismo que al ser ingresado para comprar los nombres de dominio, ofrece estadísticas sobre el grado de popularidad de los nombres de dominio.

- Que de la visita al sitio “www.sedo.com” se desprende que el nombre de dominio <onthru.com.mx> carece de contenido, por lo que es difícil pensar que el Titular del nombre de dominio pudiera contar con un interés legítimo sobre las marcas registradas ONTHRU, propiedad de la Promovente.

- Que los contenidos proporcionados por “www.sedo.com” para el tráfico del nombre de dominio en disputa incluye hipervínculos a páginas de diversas empresas que ofrecen servicios similares que son competidoras de la Promovente.

- Que el Titular del nombre de dominio no hace uso legítimo ni leal del nombre de

dominio en disputa, sino que lo ofrece en venta.

- Que como resultado del contrato del Titular del nombre de dominio en disputa con “www.sedo.com”, el tráfico desviado por el nombre de dominio en disputa accede a una serie de anuncios, siendo que el Titular del nombre de dominio percibe remuneraciones económicas por la publicidad que “www.sedo.com” exhibe en sus páginas.

- Que de conformidad con lo anterior, el Titular del nombre de dominio en disputa no sólo está lucrando con el registro de las marcas de la Promovente en el nombre de dominio, sino que está desprestigiándolas, toda vez que los servicios del Titular se dirigen al público en general y ciertos contenidos publicitarios incluidos en dichas páginas son del tipo pornográfico y no apto para menores.

- Que el Titular del nombre de dominio en disputa tampoco hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa, resultando obvia la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada o de empañar el buen nombre y prestigio de los servicios de las marcas ONTHRU.

- Que el Titular del nombre de dominio no tiene autorización por parte de Onthru, INC. para comercializar servicios identificados con dicha marca, ni es distribuidor autorizado; que no existe ningún vínculo legítimo con el Promovente.

- Que el titular del nombre de dominio en disputa carece de derechos o interés legítimo alguno respecto al nombre de dominio <onthru.com.mx>.

III. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe

La parte Promovente argumenta:

- Que la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, así que es suficiente probar aisladamente la fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con el fin de comercializarlo por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

- Que en las propias páginas accedidas a través de dichos nombres de dominio, éstos son ofrecidos en venta.

- Que el sistema de parking “www.sedo.com” contratado por la titular del nombre de dominio, se encarga de “evaluar” y “vender” los nombres de dominio, a un valor añadido a la cantidad de tráfico que pueden atraer por la inclusión de marcas conocidas como lo son ONTHRU.

- Que el contenido proporcionado por “www.sedo.com” para el nombre de dominio <onthru.com.mx>, incluye hipervínculos que llevan al usuario a páginas operadas por competidores directos de la Promovente. (ver Lilly ICOS, LLC v. East COSAT Webs, Sean Lowery, Caso OMPI No. D2004-1101.)

- Que también son aplicables los criterios seguidos en los siguientes casos: Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Societé Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Societé Des Bains de Mer et du Cercle dess Etrangers á Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339.

- Que es difícil suponer mera coincidencia el hecho que el Titular hubiera registrado un nombre de dominio que incluye íntegramente las marcas registradas de la Promovente y que son conocidas mundialmente.

- Que el nombre de dominio fue registrado con la finalidad de impedir que el Titular de las marcas registradas pudiera reflejarlas en un nombre de dominio ccTLD.MX correspondiente.

- Que al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Titular intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio de parking “www.sedo.com”, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio Web del titular o en su sitio en línea.

- Que los parámetros de valuación de nombres de dominio que utiliza “www.sedo.com” se basan, entre otros, en la cantidad de tráfico que atrae cada nombre de dominio y en este caso, el tráfico es atraído por las marcas ONTHRU.

- Que el acto de registrar un nombre de dominio para después lucrar con él cuando su valor depende del prestigio de una marca propiedad de un tercero no puede más que ser considerado como un acto de registro y uso de mala fe de los nombres de dominio.

- Que el Titular de los nombres de dominio también percibe ganancias por la publicidad que “www.sedo.com” exhibe en las páginas de los nombres de dominio en disputa, estableciéndose que el tráfico en dichas páginas se deriva de la asociación del público con los servicios del Promovente.

- Que la Promovente es titular de derechos de marca a partir del 12 de julio de 2007, tal y como se desprende de los títulos de registro de marca, en los que consta la fecha de prioridad reclamada derivado de marcas originarias de los Estados Unidos de América, derechos que fue reclamado en tiempo y forma, por lo que fue reconocido por la autoridad correspondiente.

- Que las acciones del Titular del nombre de dominio se traducen en mala fe en términos del artículo 1 b y iv de la Política LDRP, ya que inevitablemente, el Titular del nombre de dominio de forma ilegítima atrae la atención de usuarios de Internet a su página Web al ofrecer servicios idénticos o similares a los amparados por las marcas propiedad del Promovente.

B. Titular

El Titular no presentó ningún escrito de contestación formal ante el Centro, salvo una comunicación por correo electrónico en la que decía “El demandante, tiene todos sus dominios en Parking, al igual que el mio: onthru.com, onthru.cn, onthru.net, onthru.es, onthru.com.ar, onthru.de, onthru.fr Y no posee pagina alguna!”.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 1 (a) de la Política, la Promovente deberá probar que:

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, la Promovente deberá comprobar cada uno de estos tres elementos están presentes.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente. (ver Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009; Hewlett-Packard Company v. Full System, Caso NAF No. FA 0094637; David G. Cook v. This Domain is For Sale, Caso NAF No. FA0094957 y Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge, Caso NAF No. FA0094925).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <onthru.com.mx> y la marca ONTHRU de la Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el marca ONTHRU, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “com.mx” al final de la marca de la Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca ONTHRU, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver Informaciones Canarias, S.A. v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780; ver también, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con la artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilización del nombre de dominio controvertido, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Las pruebas ofrecidas por la Promovente establecen que el Titular ha colocado el nombre de dominio controvertido <onthru.com.mx> en el sitio de “www.sedo.com”, para destinarlo a una condición de parking o estacionamiento, en donde los dominios normalmente son sometidos a prácticas encaminadas a derivarles tráfico con fines comerciales. Según los argumentos de la Promovente, que no han sido refutados por el Titular, los contenidos que “www.sedo.com” proporciona para intentar atraer tráfico al nombre de dominio controvertido incluyen hipervínculos a páginas Web de empresas que ofrecen servicios que compiten con la Promovente. Esta conducta no puede considerarse legítima, y mucho menos leal. Dicha conducta encuadra dentro del inciso 1.c) iii) de la Política.

El segundo punto de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

La Promovente ha probado, sin que esas probanzas hayan sido negadas por el Titular, que la práctica de estacionar el dominio en disputa <onthru.com.mx> en el sitio “www.sedo.com” configura la conducta de atraer, con ánimo de lucro, usuarios a dicho sitio, con objeto de generarle tráfico a dicho sitio. El sitio sedo.com proporciona hipervínculos asociados al nombre de dominio en disputa, los cuales de acuerdo con alegatos de la Promovente y no controvertidos por el Titular se relacionan con servicios ofrecidos por competidores de la Promovente. Según argumentos de la Promovente que tampoco fueron negados por el Titular, “www.sedo.com” también relaciona al nombre de dominio en disputa con contenidos publicitarios, y realiza actividades cuyo objetivo es generarle tráfico a dicha publicidad.

Esta práctica genera la posibilidad de que exista confusión con la marca ONTHRU de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del nombre de dominio en disputa, del Titular, o del sitio de estacionamiento “www.sedo.com”, el cual a su vez, según afirmaciones de la Promovente, asocia a dicho dominio con competidores de la Promovente. El riesgo es que los usuarios de Internet puedan creer que al entrar en contacto con el nombre de dominio <onthru.com.mx>, están poniéndose en contacto con la Promovente, y que los contenidos derivados del estacionamiento en “www.sedo.com” provienen o están relacionados con la Promovente (ver Lilly ICOS, LLC v. East COSAT Webs, Sean Lowery, Caso OMPI No. D2004-1101; Lyonnaise de Banque v. Richard J., Caso OMPI No. D2006-0142; Alliance & Leicester Plc v. Henao Berenice, Caso OMPI No. D2005-0736, Societé Air France v. Richard J., Caso OMPI No. D2005-0821, Societé Des Bains de Mer et du Cercle dess Etrangers á Monaco v. BestCreative, Caso OMPI No. D2004-0454 y Christopher Lloyd p/k/a Lloyd Banks v. Mike Morgan, Caso OMPI No. D2004-0339).

La práctica denominada “parking” o estacionamiento ha sido ya abordada por otros expertos, los cuales la han encuadrado como una práctica de atracción y desviación de tráfico para uso comercial, en términos del inciso 1.b) iv) de la Política (ver PNY Technologies Inc. v. Caribbean Online International Ltd. Caso OMPI No. D2008-0544; Wagamama Limited v. Transure Enterprise Ltd., Caso OMPI No. D2008-1200).

El tercer punto de la Política ha sido probado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 1(g)(ii) de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <onthru.com.mx> sea transferido a la parte Promovente.

 

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: 30 de Diciembre de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona v. Corbell Trading

Caso No. DMX2008-0006

1. Las Partes

La parte Promovente es Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona, Barcelona, España, representada internamente.

El Titular es Corbell Trading, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:

<lacaixa.com.mx>.

El registrador (“registrar”) del nombre de dominio citado es Internetworks, S.A. de C.V.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2008. El 4 de agosto de 2008, el Centro envió a Registry.MX via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 7 de agosto de 2008 Registry.MX envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta informando que el Titular no era la persona que figuraba como tal en la Solicitud, proporcionando a su vez los datos de contacto del Titular y de los contactos administrativo, técnico y de pago. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el 26 de agosto del 2008 el Promovente presentó una enmienda a la Solicitud. El mismo 26 de agosto de 2008 el Centro recibió una comunicación vía correo electrónico, proveniente de la dirección de correo electrónico correspondiente a la del Titular proporcionada por Registry.MX, en la que el Sr. Gonzalo Bellón de Aguilar solicitaba información respecto al procedimiento y manifestaba ser el propietario del Nombre de Dominio en disputa, información que le fue proporcionada por el Centro, via correo electrónico, el 27 de agosto de 2008. El 1 de septiembre de 2008 Registry.MX envió al Centro, vía correo electrónico, los datos de contacto del registrador del Nombre de Dominio en disputa, Internetworks, S.A. de C.V. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una segunda enmienda a la Solicitud el 5 de septiembre del 2008. El Centro verificó que la Solicitud (incluyendo sus dos enmiendas) cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de septiembre de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el 30 de septiembre de 2008, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 14 de octubre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 El Promovente opera en el sector bancario como caja de ahorros, siendo una de las más importantes en territorio español y en la comunidad europea en general.

4.2 El Promovente es titular de la marca denominativa LA CAIXA la cual tiene registrada en México bajo el N° 364159 (registro que fue renovado por 10 años en mayo del 2003) y en Andorra bajo el N° 3008 (registro original que data de enero de 1997), así como de la marca LA CAIXA y diseño la cual tiene registrada en España bajo el N° 1168636 (registro original que se remonta a abril de 1989).

4.3 El Promovente es titular, entre otros, de los nombres de dominio <lacaixa.com>, <lacaixa.org>, <lacaixa.net>, <lacaixa.es>, y <lacaixa.biz>, a través de los cuales el Promovente ofrece a los usuarios de Internet información sobre sí misma y sus productos y servicios.

4.4 El Promovente es conocido en territorio español y a nivel internacional como “La Caixa”.

4.5 El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud fue creado el 27 de diciembre de 2006.

4.6 El Titular tiene declarado su domicilio en Madrid, España.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico o semejante a las marcas registradas del Promovente, lo que implica un riesgo de confusión para el público.

El agregado del artículo “la” al término “caixa” le otorga singularidad. Cualquier denominación que incluya el término “la caixa” invoca en la mente del consumidor en primer lugar a la entidad financiera catalana Caixa D´Estalvis I Pensions de Barcelona. El prestigio y renombre que ha alcanzado el Promovente ha permitido que se le conozca simplemente como”la Caixa”, además de que el Promovente es generalmente referido como “La Caixa” en periódicos españoles y extranjeros.

La implantación del Promovente en todo el territorio español y su posición en el ranking financiero europeo, y su participación en actividades socio-culturales y benéficas, hacen impensable imaginar que no se conoce su notoriedad en el mercado.

Al introducir en los buscadores de Internet (i.e. Google y Yahoo) el término “LACAIXA”, la mayoría de los resultados obtenidos hacen referencia al Promovente o sociedades constituidas por el Promovente, lo que muestra que LA CAIXA es sin duda una marca reconocida y de gran notoriedad, criterio que se puede apreciar en Societé Le Monde interactif c/ Monsieur Elphège Frèmy, Caso OMPI No. D2000-0647, como sigue: “si los principales buscadores de contenidos (Yahoo, Alta Vista, Lycos) ofrecen tras la búsqueda de los términos “le monde”, la página web del periódico “Le Monde”, en primer lugar de la lista, ello constituye una prueba de su implantación internacional y del espacio Internet”¹.

No deja lugar a dudas la naturaleza de marca notoria de LA CAIXA debido a elementos como la permanencia en el mercado, pues su uso se remonta a hace más de 25 años, la intensidad y alcance geográfico que proporcionan más de 5,400 oficinas distribuidas por todo el territorio español, el grado de prestigio que ha alcanzado en el mercado español, así como el conocimiento que el público tiene sobre la marca.

El Promovente fue una empresa pionera en Internet en el sector bancario en España, ofreciendo sus productos en portales accesibles desde diversas páginas Web de Internet, operadas desde los siguientes nombres de dominio: <lacaixa.com>, <lacaixa.org>, <lacaixa.net>, <lacaixa.es> y <lacaixa.biz>.

La marca LA CAIXA (denominativa y mixta) fue registrada con anterioridad al Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, por lo que resulta incuestionable el derecho exclusivo que ostenta el Promovente sobre el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud. Además, el Promovente es titular de otras muchas marcas en las que aparece la denominación “La Caixa” como parte distintiva, registradas tanto en el territorio español como en más de 49 países, bien en los respectivos estados o bien como marca internacional.

El Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización por parte de los legítimos titulares de la misma para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como nombre de dominio, ni en consecuencia para identificarse mediante el mismo.

La página web que se encuentra bajo el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó dicha usurpación del nombre de dominio se hayan insertado contenidos en dicha página web. No existen, por tanto, indicios de que el Titular haya efectuado actos que demuestren su utilización, en relación con alguna oferta de productos o servicios. Tampoco se conoce al titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.

No existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener el Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca LA CAIXA.

Tiene el convencimiento de que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud ha sido registrado de mala fe. El Titular en ningún momento ha realizado ningún uso comercial del Nombre de Dominio en disputa lo que demuestra una falta de interés legítimo sobre el mismo y deja entrever la mala fe que hay detrás del registro.

Las marcas citadas constan registradas desde mucho tiempo antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio en disputa, además de que el Promovente goza de gran prestigio y notoriedad en el territorio español.

Cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio en disputa era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la combinación de las marcas del Promovente.

El Titular registró el Nombre de Dominio en disputa, siendo éste confusamente similar a las marcas registradas por una de las entidades financieras más importantes de España y Europa, con la evidente mala fe que comporta la utilización de una nomenclatura que ya ha sido declarada como prueba de mala fe en anteriores decisiones.

El Promovente solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que dicha falta de respuesta no se traduce per se en una resolución favorable para el Promovente. Al respecto, numerosas decisiones han expresado que se pueden tomar como válidas las alegaciones e inferencias aducidas por la parte promovente, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas².

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada LA CAIXA.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Por lo que respecta a la marca LA CAIXA y diseño registrada en España, es bien sabido que también por razones técnicas un gráfico no puede formar parte de un nombre de dominio (Véase, por ejemplo, Park Place Entertainment Corporation v. Mike Gorman, Caso OMPI No. D2000-0699, y SWATCH AG v. Stefano Manfroi, Caso OMPI No. D2003-0802).

Tomando en consideración lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud es idéntico a la marca LA CAIXA del Promovente.

Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Ha quedado acreditado que LA CAIXA es una marca registrada por el Promovente, que su registro en España se remonta a 1989, en Andorra a 1997 y en México a cuando menos el 2003 (fecha en que su registro fue renovado). Resulta, además, que la marca LA CAIXA es ampliamente conocida, así como que el Promovente es conocido como La Caixa. Cabe además resaltar el hecho que de acuerdo al reporte proporcionado por el Whois de Nic-México, el Titular manifestó un domicilio en España, territorio donde la marca LA CAIXA y el Promovente tienen mayor influencia.

El Promovente asevera que el Titular no posee el registro de la marca LA CAIXA, de ninguna otra que guarde similitud a ésta, ni licencia o ningún tipo de autorización para usarla, por lo que el Titular no dispone de ningún derecho o interés legítimo para utilizar el término “La Caixa” como Nombre de Dominio ni, en consecuencia, para identificarse mediante el mismo. La página web que se encuentra bajo el nombre de dominio objeto de la Solicitud se encuentra en construcción, sin que desde que se detectó se hayan insertado contenidos en dicha página web. Tampoco se conoce al Titular por el Nombre de Dominio en disputa, ni se le identifica en el tráfico comercial con dicho nombre.

El Pomovente alega que es evidente que no existen ni se presumen intereses legítimos por parte del Titular para mantener dicho Nombre de Dominio en disputa y sí un interés ilegítimo en mantener el Nombre de Dominio en disputa, seguramente para su reventa o con el único fin de aprovecharse de la marca del mismo nombre.

De los hechos acreditados, las alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa por parte del Titular. En base a lo anterior, el Promovente ha acreditado prima facie que el Titular carece de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que el Titular lo haya refutado³.

En consecuencia este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente alega que cuando el Titular procedió al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud éste era consciente de que se estaba apoderando de un nombre de dominio resultado de la reproducción en su totalidad de las marcas del Promovente.

Ha quedado acreditado que LA CAIXA (tanto denominativa como mixta) fue registrada como marca por el Promovente varios años antes de que el Titular procediese al registro del Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, que ha sido usada ampliamente por el Promovente y que es sumamente conocida, así como que el Promovente es conocido como “La Caixa” tanto en territorio español como a nivel internacional. Consta, además, que el Titular tiene su domicilio en Madrid, España, de acuerdo a la información contenida en el WhoIs.

Los elementos antes citados hacen presumir que el Titular debió haber sabido de la existencia de la marca LA CAIXA y su vinculación con el Promovente al momento de registrar el Nombre de Dominio objeto de la Solicitud, lo que que para este Experto constituye un registro de mala fe, y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente⁴.

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19 y 20 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <lacaixa.com.mx> sea transferido a Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: Octubre 28, 2008

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¹ La resolución de dicho caso se encuentra originalmente redactada en francés. Este Experto asume que la cita que hace el Promovente se refiere a la siguiente parte de dicha resolución: “A cet égard, les principaux moteurs de recherche, américains en tête (Yahoo, Alta Vista, Lycos), renvoient, lorsqu’on tape “le monde”, au site du journal, en premier de la liste. Ce qui constitue une preuve de son implantation internationale, y compris dans l’espace dématérialisé de l’Internet”.

² En Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu, Caso OMPI No. D2003-0465, se establece “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence”.

³ En relación a este punto, diversas decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte promovente acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, la carga de la prueba se revierte al titular del nombre de dominio controvertido. En Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, se establece “For methodical reasons it is very hard for the Complainant to actually prove that Respondent does not have rights or legitimate interests in respect of the domain name, since there is no strict logical means of verifying that a fact is not given… Many legal systems therefore rely on the principle negativa non sunt probanda. If a rule contains a negative element it is generally understood to be sufficient that the complainant, by asserting that the negative element is not given, provides prima facie evidence for this negative fact. The burden of proof then shifts to the respondent to rebut the complainant’s assertion”.

⁴ En Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció que “Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca… Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca. Pues bien, habiendo quedado acreditado un uso intenso en España de la marca CITIFINANCIAL, incluido el uso publicitario, cabe concluir razonablemente, y el Demandado no lo ha negado, que en el momento en que se registra el nombre de dominio <citifinancial.com.es> éste es perfecto conocedor de la marca”. En Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Victor Edet Okon, Caso OMPI No. D2004-0245, el Grupo de Expertos estableció: “First of all, the Complainant must prove that at the time of registering the Domain Name, the Respondent was guided by bad-faith purposes. In this regard, once again it is important to remind that, due to its extensive use by the Complainant, “BBVA” is a well-known trademark in Spain. Consequently, it seems quite clear that, taking into account the circumstances proved before the Panel, in this case the only feasible possibility seems to be that the Respondent registered the Domain Name in order to unfairly benefit from the Complainant’s trademarks”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Megaflex S.A. c. Armando Moreno Orellan

Caso No. DMX2008-0008

 

1. Las Partes

El Promovente es Megaflex S.A., con domicilio en Buenos Aires, Argentina, representado por Palacio & Asociados, Buenos Aires, Argentina.

El Titular es Armando Moreno Orellan, con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <megaflex.com.mx>

El Registrador del nombre de dominio en controversia es NIC México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de agosto de 2008. El 13 de agosto de 2008, el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 14 de agosto de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Armando Moreno Orellan era el titular del nombre de dominio controvertido, en tanto contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la Solicitud el 25 de agosto de 2008.

El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya dio comienzo el 3 de septiembre de 2008, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de septiembre de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 24 de septiembre de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 30 de septiembre de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Al revisar el expediente, el Experto advirtió que el Promovente no exhibió los certificados de registro de marca a que hace referencia en su Solicitud como Anexo II. En consecuencia, el Centro notificó a las partes el 7 de octubre de 2008, la Orden de Procedimiento N° 1 mediante la cual el Experto requirió al Promovente presentar los títulos de registro marcario omitidos a más tardar el 13 de octubre de 2008 y comunicó asimismo a las partes la extensión del plazo previsto en el artículo 15(b) del Reglamento para someter la Decisión al Centro.

En respuesta, el Promovente remitió al Centro los títulos de marca solicitados el 10 de octubre de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa argentina que se dedica a la fabricación y comercialización de emulsiones, pinturas y membranas asfálticas, selladores, revestimientos, aditivos impermeabilizantes y otros materiales de construcción no metálicos.

Para distinguir los productos que ofrece tanto localmente como en varios mercados de exportación, el Promovente tiene registrada en Argentina la marca MEGAFLEX desde 1996 con respecto a las clases 2, 17 y 19 del nomenclador internacional, así como en México a partir de 2006, Chile y Bolivia desde 1998, todos en clase 19, según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.

El Promovente mantiene desde 1998 un Portal de Internet bajo “www.megaflex.com.ar” donde proporciona información sobre la compañía, al tiempo de ofertar a sus distribuidores y al público consumidor su línea de productos.

El Titular por su parte, registró con fecha 8 de junio de 2004, el nombre de dominio en disputa para vincularlo a un sitio Web que anunciaba diversos productos asfálticos impermeabilizantes que eran importados y distribuidos en territorio mexicano por EMAPI de México, según se demuestra con la impresión de las páginas del Portal certificadas por Escribano Público. En la fecha que se dicta la presente Decisión, el Nombre de Dominio en conflicto se muestra ya inactivo.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de la marca MEGAFLEX al haber registrado y usado el nombre de dominio en litigio para ofertar productos idénticos a los fabricados por el propio Promovente, este último presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Nombre de Dominio de Internet <megaflex.com.mx> resulta notoriamente confundible con la marca MEGAFLEX del Promovente dada su completa identidad, máxime cuando se utiliza para comercializar los mismos productos pero fabricados y comercializados por una competidora directa como lo es EMAPI;

(ii) La marca MEGAFLEX goza de gran reconocimiento en el mercado de las membranas asfálticas y por lo mismo es ampliamente publicitada en los estadios de futbol de Argentina donde se desarrollan encuentros que son posteriormente reseñados en noticiarios deportivos de todo el mundo;

(iii) Asimismo, el sitio existente en el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> resulta completamente confundible con el Nombre de Dominio <megaflex.com.ar> operado por el Promovente;

(iv) El Titular y quien en definitiva utiliza el Nombre de Dominio en disputa no tienen derechos marcarios sobre el término MEGAFLEX ni son distribuidores autorizados por el Promovente;

(v) El Titular explota el Nombre de Dominio en disputa para comercializar productos que se venden con la marca EMAPI, los cuales son de competencia directa de aquellos amparados por la marca MEGAFLEX;

(vi) El Titular no usa el Nombre de Dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos al tratarse de un competidor comercial del Promovente;

(vii) El Titular no es conocido corrientemente con el nombre de “Megaflex” sino que por el contrario, se valen de la marca MEGAFLEX del Promovente para publicitar y comercializar productos de la competencia;

(viii) El uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa produce el efecto de desviar a los consumidores que de buena fe buscaban los productos de Megaflex y en su lugar se encuentran con aquéllos ofrecidos por EMAPI;

(ix) El registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio en disputa tiene el doble efecto negativo de impedir al Promovente reflejar su marca en un nombre de dominio correspondiente en México, así como de perturbar la actividad comercial de Megaflex en México;

(x) Por último, al utilizar el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx>, el Titular ha intentado de manera malintencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de Megaflex S.A. en cuanto a la fuente y/o patrocinio del sitio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii)El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.

Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <megaflex.com.mx> y la marca registrada MEGAFLEX, se advierte que el Nombre de Dominio en disputa se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.

Lo anterior en vista de un sinnúmero de resoluciones bajo la Política que han reiterado que la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de diferenciar caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular no es licenciatario de su marca MEGAFLEX ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicha denominación, como tampoco que sea conocido en círculo alguno con el nombre de dominio en cuestión.

En la medida que tales aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

En consonancia con lo anterior, el Experto estima que en la especie, el uso que hace el Titular del Nombre de Dominio en disputa no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos en el sentido del artículo 1(c)(i) de la Política, debido a que de acuerdo a las pruebas ofrecidas, dentro del Portal respectivo se han ofrecido a la venta única y exclusivamente productos de idéntica naturaleza a los que comercializa el Promovente bajo su marca registrada, pero sin indicar el origen comercial de los mismos ni mucho menos tener autorización para usar la marca MEGAFLEX como nombre de dominio. En este sentido Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (el uso de un nombre de dominio para atraer consumidores al sitio Web del Demandado, creando confusión respecto de la marca del Demandante, no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos al tenor de la Política).

De esta manera se colma a juicio del Experto el supuesto exigido por el artículo 1(a)(ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Las constancias que obran en el expediente acreditan fehacientemente que el Titular utilizó el nombre de dominio en pugna para ofrecer al público consumidor mexicano un revolucionario producto impermeabilizante de importación que se aplica desde hace muchos años en Europa y diversos países de Sudamérica, entre ellos Argentina, omitiendo extrañamente señalar en parte alguna del Portal, el nombre del fabricante y la marca bajo la cual se comercializa dicho producto.

A mayor abundamiento, atento al carácter con que se ostenta el Titular de “importador, distribuidor y colocador único en México de una innovadora membrana asfáltica impermeabilizante de origen extranjero”, es inconcuso que el producto aludido por el Titular en su sitio Web es el mismo que ampara la marca MEGAFLEX del Promovente. De otra manera no puede explicarse la elección de un nombre de dominio desprovisto de significado conceptual alguno como lo es MEGAFLEX, por un comerciante denominado “emapi”, quien afirmó haber introducido por primera vez a México un producto tan específico como la membrana asfáltica que caracteriza justamente a la marca MEGAFLEX del Promovente.

Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el Nombre de Dominio en disputa de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la fuente comercial de los productos identificados por la marca MEGAFLEX, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1(b)(iv) de la Política. Ver Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Caso OMPI No. D2006-1052 (considerando que el Demandado pudo haber adoptado su propia denominación social como nombre de dominio y anunciar en el Portal correspondiente que distribuía productos del Demandante, en lugar de apropiarse sin derecho y sin consentimiento de la marca de este último).

Bajo estas circunstancias, el Experto tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1(a)(iii).

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1(g)(ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el Nombre de Dominio <megaflex.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 21 de octubre de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

McNeil Nutritionals, LLC c. Javier Gallegos Z.

Caso No. DMX2008-0005

 

1. Las Partes

El Promovente es McNeil Nutritionals, LLC, con domicilio en Pennsylvania, Estados Unidos de América, representado por Bufete Soní, México.

El Titular es Javier Gallegos Z., con domicilio en Tijuana, Baja California, México.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <splenda.com.mx>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC México.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2008. El 16 de junio de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 16 de junio de 2008, NIC México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Javier Gallegos Z. es el titular del nombre de dominio en cuestión al figurar como contacto administrativo, técnico y registrante del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.

El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo el 24 de junio de 2008 para todo los efectos legales a que hubiere lugar.

Con fundamento en el artículo 5A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de julio de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 16 de julio de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo de Expertos el 22 de julio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa filial del grupo Johnson & Johnson que se dedica a la comercialización mundial de productos nutricionales innovadores, entre los que se encuentran sustitutos del azúcar, tabletas masticables, crema untable, leche y suplementos dietéticos.

Para distinguir el edulcorante sin calorías que pone a la venta en un sinnúmero de países, el Promovente tiene registrada la marca SPLENDA desde 1989 en Estados Unidos y a partir de 1990 en México, con respecto a las clases 5 y 30 del nomenclátor internacional, así como en más de veinte países según se acredita mediante los certificados de registro correspondientes.

El Promovente mantiene más de doscientos portales de Internet donde ofrece información sobre su popular endulzante hecho a base de sucralosa que se encuentra presente en más de 4.000 productos de diversos fabricantes.

El Titular por su parte, registró el 20 de febrero de 2007 el nombre de dominio en disputa, mismo que ha venido utilizando para reenviar a los visitantes a un sitio Web carente de contenido bajo el nombre de dominio <despachojuridico.net>.

Al considerar que el Titular se apropió indebidamente de su marca notoria al haber registrado y detentar pasivamente el nombre de dominio en litigio, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) La única diferencia entre el nombre de dominio en controversia y la marca del Promovente es la extensión “.com.mx”. Sin embargo, es bien sabido que tales sufijos no pueden servir para desvirtuar la similitud en grado de confusión que se actualiza en el presente caso;

(ii) Es de estudiado derecho que el mero registro de un nombre de dominio no establece derechos o intereses legítimos en el mismo;

(iii) El Titular no puede demostrar tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en razón de que carece de derechos marcarios, así como porque no está haciendo un uso razonable o no comercial del mismo;

(iv) Hasta donde el Promovente tiene conocimiento, el Titular no tiene derechos sobre la marca SPLENDA en los Estados Unidos de América, México o algún otro país;

(v) El Titular no utiliza el término “splenda” en relación con alguna oferta de buena fe de productos o servicios, como tampoco existe evidencia de que sea conocido comúnmente con el nombre de dominio en conflicto;

(vi) El Titular no tiene afiliación o relación alguna con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca SPLENDA en el nombre de dominio materia de este procedimiento;

(vii) El Titular retiene pasivamente el nombre de dominio en disputa esperando obtener dinero del Promovente, lo que no puede considerarse un uso legítimo y no comercial al tenor de la Política;

(viii) El ofrecimiento en venta de <splenda.com.mx> pone de manifiesto que el propósito fundamental del Titular al registrar dicho nombre de dominio fue transferirlo al Promovente con fines de lucro;

(ix) El Titular registró de mala fe el nombre de dominio en controversia debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca SPLENDA del Promovente que ha estado vigente en México desde hace más de 19 años y es ampliamente publicitada a través de la televisión y revistas de circulación nacional;

(x) A falta de demostración de un uso actual de buena fe, la retención pasiva del nombre de dominio en litigio es evidencia tajante de registro y uso de mala fe al amparo de la Política según lo confirman múltiples Paneles Administrativos.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet por cuanto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si este último por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción al amparo de la Política.

Así las cosas, de una comparación puramente visual entre <splenda.com.mx> y la marca registrada SPLENDA, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio es indistinguible con respecto a la marca del Promovente, lo que permite concluir no una similitud en grado de confusión sino la identidad misma o exacta correspondencia entre los signos en pugna.

Lo anterior debido a que como aduce con razón el Promovente de acuerdo a un sinnúmero de resoluciones bajo la Política, la presencia del dominio de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, son irrelevantes para efectos de un análisis de identidad o confusión al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular no es licenciatario de la marca SPLENDA ni cuenta con registros marcarios propios sobre dicho signo distintivo. Asimismo, el Promovente asegura que hasta donde pudo comprobar, el Titular no es conocido en ningún medio con el nombre de dominio en cuestión.

En la medida que tales deducciones y aseveraciones no fueron controvertidas por el Titular, es de presumirse que este último carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La conclusión que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el único propósito de redirigir tráfico al sitio Web <despachojuridico.net> por demás carente de contenido y en contra de la intención original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <splenda.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política) y American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (decretando falta de derechos o intereses legítimos en <aa.com.mx> por haberse utilizado dicho nombre de dominio para reenviar a sus visitantes al Portal <exalumnos.com>, mismo que no justificaba de modo alguno la elección del nombre de dominio en controversia por parte del titular).

De esta manera se colma el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que SPLENDA es una denominación intrínsecamente distintiva que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que la misma es mundialmente reconocida en el mercado de los edulcorantes sustitutos del azúcar, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca SPLENDA al momento de registrar un nombre de dominio idéntico casi 17 años después de que al Promovente le hubiera sido concedido el registro de su marca en México. Ver McNeil Nutritionals, LLC v. Prepress Consultants, Inc. and Greg Irvin, NAF Case N° FA0707001043195 (atribuyendo a la marca SPLENDA el estatus de famosa en los Estados Unidos de América y considerando improbable que el demandado, también radicado en ese país, haya obrado de buena fe al registrar nombres de dominio que incorporaban la marca famosa del demandante).

A mayor abundamiento, vista la extensa difusión y presencia de la marca SPLENDA en una gran variedad de alimentos y bebidas que se comercializan en el propio país del Titular, se impone concluir que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <splenda.com.mx>, el Titular se ha valido del nombre de dominio en litigio para captar tráfico a expensas de la notoriedad de que goza la marca SPLENDA en México, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No. DMX2007-0017 (resolviendo que el Titular se condujo con mala fe al haber registrado el nombre de dominio <aa.com.mx> a sabiendas de que con ello se estaba apoderando sin derecho y sin consentimiento de la marca famosa AA del Promovente); Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).

Adicionalmente el Experto advierte la actualización del supuesto típico de mala fe prescrito en el artículo 1.b.i de la Política, toda vez que como está documentado en el expediente, el Titular rechazó la oferta del Promovente para reembolsarle los gastos de registro y renovación del nombre de dominio en litigio, solicitando en cambio una oferta de compra más cuantiosa, lo que evidenció su verdadera motivación para haber registrado como nombre de dominio una marca de renombre y mantener aquél cautivo esperando obtener en algún momento una ganancia por su transferencia: Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson [aka Wembleystadium.net], Caso OMPI No. D2000-1233 <wembleystadium.net>.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

 

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <splenda.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 5 de agosto de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Tv Azteca, S.A. de C.V. v. David Hernandez Hernandez

Caso No. DMX2008-0004

 

1. Las Partes

La Promovente es Tv Azteca, S.A. de C.V., Ciudad de México, México, representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., México.

La Titular es David Hernandez Hernandez, Ciudad de México, México

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <hechos.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de mayo de 2008. El 8 de mayo de 2008, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 11 de mayo de 2008, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una enmienda a la Solicitud el 23 de mayo de 2008. El Centro verificó que la Solicitud junto con la enmienda a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2008. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 23 de junio de 2008. El Titular no contestó a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 25 de junio de 2008.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de julio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente alega ser titular de diversos registros de marca, que ostentan la denominación “Hechos”, expedidos por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual acredita con copias certificadas de los títulos correspondientes y que exhibió como anexo número seis de la Solicitud. Así mismo exhibió, en el mismo anexo, copias certificadas de Certificados de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo, emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

La marca HECHOS se utiliza en México desde cuando menos catorce años antes de que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente alega que:

a. Las marcas de su propiedad que ostentan la denominación HECHOS; son algunas idénticas y otras similares en grado de confusión al nombre de dominio en disputa.

De la lista exhibida, resultan más relevantes al caso concreto, entre otras, las siguientes:

Registro No. 653125 HECHOS y Diseño, clase 38, que distingue servicios de telecomunicaciones, entre los que se comprenden los servicios de difusión de señales de radio y televisión y/o redes y/o redes de cómputo e internet; servicios de transmisión de señales portadoras de imágines y/o sonidos por medio de cable y/o satélite y/o redes de cómputo e internet.

Registro No. 572953 HECHOS, clase 41, que distingue servicios de entretenimiento, tales como entrevistas, reportajes, informativos, noticiarios, telecomedias, concursos, competencias, documentales, producción de programas de radio y televisión, etc.

Registro No. 553953 HECHOS, clase 41, que distingue servicios de esparcimiento y educación.

Registro No. 656697 HECHOS y Diseño, clase 41, que distingue servicios de educación; de servicios de formación; de servicios de esparcimiento; incluidos los programas de entrevistas, reportajes, informativos, noticiarios, telecomedias, etc.

b. La marca HECHOS es notoriamente conocida en México desde 1994, catorce años antes que el Titular registrara el nombre de dominio en disputa.

c. TV Azteca, transmitió el noticiero HECHOS por primera vez el 21 de febrero de 1994, y la transmisión en aquel entonces alcanzaba aproximadamente 86 millones de habitantes de la República Mexicana. Lo anterior, sin perjuicio que TV Azteca es una de las dos productoras más grandes de televisión del idioma español. Es propietaria de la empresa Azteca América, cadena televisora en Estados Unidos, cuyo mercado representa el 69% de los habitantes hispanos de ese país.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento, el Experto debe emitir la decisión sobre la base de:

Lo previsto en la Política y el Reglamento.

De acuerdo con cualesquiera Norma y Principios que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El nombre de dominio <hechos.com.mx>, es idéntico y en algunos casos similar en grado de confusión con todas o algunas de las marcas registradas, por parte del Promovente, toda vez que todas ellas ostentan la denominación “hechos”, la cual es reproducida en el nombre de dominio en disputa, particularmente en lo que se refiere a los registros de marca 553953 HECHOS, 572953 HECHOS, 653125 HECHOS y Diseño y 656697 HECHOS y Diseño.

A juicio de este Experto, la existencia del registro de las marcas 553953 HECHOS, 572953 HECHOS, 653125 HECHOS y Diseño y 656697 HECHOS y Diseño, permite sostener que el nombre de dominio es idéntico a la marca HECHOS del Promovente.

B. Derechos o intereses legítimos

A juicio de este Experto, el Titular carece de derechos y no goza de intereses legítimos, para haber registrado el nombre de dominio en cuestión, toda vez que no cuenta con un derecho adquirido que lo legitime, así como que de la revisión del contenido de la página solo se aprecian enlaces publicitarios, sin que se de una relación lógica entre este y la denominación “hechos”. En la página se incluye un apartado que se lee “Enlaces Relacionados”, entre los que se incluyen como encabezados, hechos, noticias, deportes, salud, juegos, música, etc. En la misma página se aprecian otros rubros, tales como videos y fotos, documentales on-line, despertares, Espíritu Santo, etc., citando en cada uno de ellos alguna explicación y una clave de acceso de Internet.

Esto es, de la página del Titular se desprende, que el usuario podría tener acceso a noticias u otro tipo de actividades o eventos, haciéndole creer o suponer que éstos se originan o se producen por el Promovente y con ello obtener un beneficio o provecho indebido al hacer creer o suponer indebidamente que existe una relación o asociación entre el Promovente y el Titular o que la página es desarrollada o diseñada por el Promovente, lo que conforme a las constancias del expediente resulta claro que es falso.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la falta de contestación y lo conocido de la marca, el Experto considera que se ha cumplido el supuesto contenido bajo el artículo 1.a).ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente alega que no es una mera coincidencia que el demandado haya seleccionado como nombre dominio el término “hechos”, asumiéndolo como una palabra de uso común y corriente, sino que la seleccionó debido a la identificación que tiene la marca HECHOS como signo distintivo en los servicios noticiosos, obrando con ello de mala fe, pues con esto atraería la atención del usuario haciéndole creer que se trata de la empresa de televisión, más aún cuando el Titular no es identificado dentro de los negocios de las telecomunicaciones o producciones de los programas de televisión o de noticias, sino que según se menciona por el Promovente, tiene como práctica común el registrar nombres de dominio sin contar con un interés jurídico para ello.

Bajo estas circunstancias y tomando en cuenta la falta de contestación y lo conocido de la marca, el Experto considera que se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a).iii).

 

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.a) de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <hechos.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Martin Michaus Romero
Experto Único

Fecha: 24 de Julio de 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Mattel, Inc. c. Luis Rodríguez de Francia

Caso No. DMX2008-0003

 

1. Las Partes

El Promovente es Mattel, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cía., México.

El Titular es Luis Rodríguez de Francia, con domicilio en Asunción, Paraguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <mattel.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 22 de abril de 2008, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Luis Rodríguez de Francia es el titular del nombre de dominio en cuestión al estar registrado como contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando además sus datos de localización completos.

El Centro revisó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro corrió traslado de la Solicitud y sus anexos al Titular, notificándole que el procedimiento instaurado en contra suya daba comienzo formalmente el 9 de mayo de 2008.

Con fundamento en el artículo 5A. del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2008. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía correspondiente el 30 de mayo de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 12 de junio de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es el principal fabricante y vendedor de juguetes en el mundo, los cuales incluyen a la popular muñeca Barbie^®,, así como a una gran variedad de artículos distribuidos en más de 150 países bajo las marcas HotWheels, MatchBox, Tyco y FisherPrice, entre otras.

Para distinguir los productos que pone a la venta en México, el Promovente tiene registrada la marca MATTEL ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1979, con respecto a las clases 9, 12, 18, 20, 22 y 28 del nomenclátor internacional.

El Promovente mantiene un Portal de Internet en <mattel.com>, donde ofrece información sobre su empresa y sus productos.

El Titular por su parte, registró el nombre de dominio en disputa el 15 de mayo de 2006, mismo que ha utilizado para hospedar un sitio Web cuyo contenido temático se refiere al juego en todas sus vertientes incluyendo videojuegos, juegos de mesa y juegos de azar, aludiendo además expresamente a las marcas Mattel, Barbie y Fisherprice.

Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio <mattel.com.mx> infringen los derechos al uso exclusivo de su marca MATTEL, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) De un análisis de primer impacto, el nombre de dominio <mattel.com.mx> resulta idéntico en su totalidad a la marca MATTEL que es propiedad del Promovente;

(ii) De acuerdo a los precedentes aplicables bajo la Política, ni los sufijos “.com.mx” en el nombre de dominio en conflicto, ni las letras mayúsculas o los elementos gráficos de la marca del Promovente deben tomarse en cuenta al momento de efectuar la comparación entre dichos signos;

(iii) En razón de lo anterior se acredita el supuesto de identidad respecto de la marca sobre la cual el Promovente tiene derechos adquiridos con más de 26 años de anticipación y que es por demás reconocida en el mercado internacional de juguetes infantiles;

(iv) El Titular no cuenta con ningún registro marcario que justifique el uso que hace de la marca MATTEL en el nombre de dominio controvertido. De hecho resulta imposible que el Titular pudiera haber registrado la marca MATTEL en México simplemente porque la existencia de los registros marcarios del Promovente se lo hubieran impedido;

(v) Tampoco hay ningún elemento que pudiera hacer suponer que el Titular es conocido con el nombre de MATTEL entre los fabricantes y distribuidores de juegos y juguetes, ni en algún otro medio;

(vi) Puede afirmarse asimismo que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia, toda vez que este último ha venido utilizándose para estacionar una página electrónica que de forma enmascarada ofrece servicios de venta y/o subasta en línea, lo que demuestra que el Titular tiene conocimiento que la marca MATTEL es mundialmente reconocida dentro del ramo de juegos y juguetes;

(vii) Contrario a lo que sería un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, el Titular lo ha utilizado para ofrecer al público consumidor juegos y juguetes que no garantizan estar fabricados ni ser distribuidos bajo licencia del Promovente, por tratarse de sitios no avalados ni respaldados por el propio Promovente;

(viii) La mala fe del Titular se demuestra al haber éste registrado un nombre de dominio más de 26 años después de que el Promovente registrara su marca, lo que deja al descubierto que el Titular sabía de la existencia de las marcas del Promovente al momento de registrar el nombre de dominio;

(ix) El registro del nombre de dominio en cuestión fue hecho con el único fin de crear confusión en el público consumidor que accede a la red en busca de juegos o juguetes fabricados o distribuidos por el Promovente y atraerlos al portal del Titular, incluso haciendo uso de otras marcas registradas del Promovente como Max Steel, Fisher Price o Barbie;

(x) El Titular se aprovechó de la fama de la marca MATTEL para registrar un nombre de dominio que sabía importaría el ingreso de una gran cantidad de usuarios, valiéndose de una práctica abusiva conocida como “parking”, de la cual deriva ganancias por cada acceso al Portal. El “parking” o estacionamiento de nombres de dominio ha sido ya sancionado por otros Expertos;

(xi) El Titular empaña y pone en riesgo el buen nombre de la marca MATTEL al ofrecer juegos y juguetes respecto de los que no se tiene la certeza si provienen del Promovente o de sus licenciatarios o distribuidores autorizados.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusione

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política está basada en el texto de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables)

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que la cuestión principal en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes o servicios ofertados en el Portal adscrito al nombre de dominio en disputa, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Así las cosas, de una comparación entre <mattel.com.mx> y la marca registrada MATTEL, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad entre los signos en pugna.

Como bien señala el Promovente, la conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código territorial “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

Igualmente intrascendentes para desvirtuar la determinación de identidad resultan los elementos figurativos de la marca del Promovente, pues estos no pueden reproducirse en el nombre de dominio en disputa. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036 (excluyendo del examen de confusión componentes gráficos de la marca como un triangulo y la estilización de una letra).

En este orden de ideas, reconociendo que los nombres de dominio son técnicamente incapaces de distinguir caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, tampoco resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asegura que el Titular no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo distintivo MATTEL ni es conocido en ningún medio con esa denominación. Asimismo el Promovente acusa que el Titular está utilizando el nombre de dominio <mattel.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor)

En consonancia con lo anterior, el Experto aprecia que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca MATTEL con respecto a hipervínculos de contenido temático en el segmento de juegos, mismo que se relaciona estrechamente con los productos que ofrece el Promovente bajo su marca registrada.

Consecuentemente se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que MATTEL es una denominación inventada (cuyo origen se explica por el apocorístico de uno de los fundadores Harold “Matt” Matson y las primeras letras del nombre del otro cofundador Elliot Handler) que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente, así como al hecho de que dicha marca es mundialmente reconocida en el mercado de los juegos y juguetes, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca MATTEL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, máxime si el Portal está orientado al juego en el sentido amplio de la palabra y dentro del propio sitio Web se hace alusión expresa a la marca MATTEL y a otras marcas del Promovente. Ver Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI D2005-0250 (destacando el carácter intrínsecamente distintivo de la marca JAFRA, que es un término creado arbitrariamente con las primeras letras de los nombres de los fundadores de la compañía Jan y Frank Day); Sullair Corporation v. Ricardo Ramírez Hernández, Caso OMPI No. DMX2007-0001 (resolviendo mala fe por parte del titular al advertir que la palabra SULLAIR fue acuñada ex profeso por el promovente para servirle de marca) y Société des Produits Nestlé, S.A. v. Heinz Windheim, Caso OMPI No. DMX2006-0007 (donde el experto determinó mala fe apoyado en la circunstancia de que en el sitio de Internet del Titular aparecía la imagen de una taza de café, en referencia a uno de los productos identificados bajo el signo distintivo NESCAFÉ, que no admite otro significado mas que como marca del promovente).

A mayor abundamiento, vista la imposibilidad de atribuir otra connotación a la marca del Promovente, se impone concluir que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003).

Por consiguiente se presume del conjunto y concatenación lógica de los indicios acreditados e inferidos en el presente caso, que el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer a su Portal con ánimo de lucro usuarios de Internet que buscaban dirigirse a la única fuente a la que puede atribuirse haber dado sentido al término MATTEL, actualizándose así la causal demostrativa de mala fe prevista en el artículo 1.b.iv de la Política.

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su artículo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <mattel.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 27 de junio de 2008

WIPO Arbitration and Mediation Center

 ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Dada S.p.A. v. SL Master

Case No. DMX2008-0002

 

1. The Parties

The Complainant is Dada S.p.A., Firenze, of Italy, represented by Studio Turini, Italy.

The Respondent is SL Master, San Diego, California, of United States of America.

 

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <dada.com.mx> is registered with NIC-México.

 

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on February 26, 2008. On February 26, 2008, the Center transmitted by email to NIC-México a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On February 27, 2008, NIC-México transmitted by email to the Center its verification response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the contact details. The Center verified that the Complaint satisfied the formal requirements of the .MX Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for .MX Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for .MX Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, articles 2 and 4, the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on March 11, 2008. In accordance with the Rules, article 5, the due date for Response was March 31, 2008. The Respondent did not submit any response. Accordingly, the Center notified the Respondent’s default on April 3, 2008.

The Center appointed Martin Michaus Romero as the sole panelist in this matter on April 14, 2008. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, article 9.

Considering that the Complainant requested that this proceeding be conducted in English for the convenience of both Parties, the Panel shall render this decision in English.

 

4. Factual Background

The Complainant is the owner of several trademarks and domain names which include the word “dada”. As indicated in the Complaint, the word “dada” is registered as a trademark in Italy, Mexico, and as a Community Trademark.

It also appears that the Complainant owns several active domain names, as appears in attachment 4 to the Complaint, particularly <dada.com.mx> which is the subject of this controversy and is still in force.

According to the Mexican trademark registration, attachment number 3 to the Complaint, all trademarks, relevant to this dispute, owned by Dada, S.p.A. were filed on August 2006 and granted in 2006 or 2007.

Some of the relevant Mexican trademark registrations that apply to this case, are as follows: 952076 DADA , 952079 DADA, 952077 DADA, 952078 DADA, 974424 DADA, 952075 DADA, 952074 DADA, 990052 DADA, 977715 DADA, 958078 DADA and Design, 959897 DADA and Design, 955538 DADA and Design, 974423 DADANET, 958079 DADA NET and Design, 985094 DADA NET and Design. Likewise, the Complainant submitted as evidence in attachment number 3 to the Complaint, copies of the DADA Italian registrations as well as a list of 153 domain names that include “dada” or “dada net”. The Complainant also submitted as attachment number 6 to the Complaint, a printout of the web site “www.dada.com.mx”, which indicates that it is for sale on Sedo.

 

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant states in its Complaint:

a. That it owns several trademark registrations in Mexico, Italy and Community Trademarks, as well as domain names in different parts of the world, involving the word “dada”. The word “dada” is a fanciful name and is not descriptive.

b. That the Respondent has not used the disputed domain name or a name corresponding to the disputed domain name, in connection with a bona fide offering of goods or services. It uses the disputed domain name for a parking web site, with links to other domain names, and hosts, among other things, erotic contents.

c. That the Respondent does not conduct any business under the name “dada”.

d. That the disputed domain name has been registered for the purpose of sale and was offered for an amount of $35,000.00 Euros, as indicated in attachment number 8 to the Complaint.

All the above reveal the Respondent’s intention to attract for commercial purposes, Internet users to the web site to which the disputed domain resolves, with the main purpose being to deceive or confuse third parties by use of the DADA trademark in the disputed domain name.

B. Respondent

The Respondent did not reply to the Complainant’s contentions.

 

6. Discussion and Findings

Article 19 of the Rules instructs the Panel to decide the Complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, the Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.

As translated, article 1(a) of the Policy states that the Complaint must prove each of the following: “(i) that the domain name registered is identical or confusingly similar to a registered trademark or service mark, commercial notice mark, denomination of origin or reserve of rights in which the complainant has rights; and, (ii) that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect to the domain name; and, (iii) that the domain name has been registered or used in bad faith”.

The Panel finds that the disputed domain name violates the Policy due to the following:

A. Identical or Confusingly Similar

The disputed domain name violates article 1(a) (i) of the Policy, as it is identical to the trademarks, as indicated in attachment 4 to the Complaint, in which the Complainant has prior rights. The disputed domain name <dada.com.mx> is identical to the DADA, S.p.A.’s trademark-service mark. Furthermore, consumers may associate the disputed domain name with the Complainant business activities as the domain name fully incorporates the Complainant’s trademark.

B. Rights or Legitimate Interests

The disputed domain name violates article 1(a) (ii) of the Policy, provided that the Respondent has not received permission nor authorization to use the trademark-service mark DADA. The Respondent did not reply to the Complainant’s contentions, and therefore has not provided any evidence or arguments to prove anything to the contrary. In addition, Complainant’s use of the trademark-service mark DADA precedes the registration of the domain names, as the date of creation of the dispute domain name is September 18, 2007, meanwhile the filing date of most of the Mexicana DADA or DADA NET trademark registrations is August 24, 2006. It should be pointed out that the Respondent is an individual, not known or identified as related to any business with the “dada” name, nor does it appear to be engaged in any other legitimate commercial or non commercial use of the domain name.

C. Registered or Used in Bad Faith

According to the statements and documents submitted by the Complainant, this Panel considers that the registration and use of the domain name has been done in bad faith. The Respondent appears to be the owner of other domain names that could infringe others’ trademarks or names. The website “www.dada.com.mx” is for sale in an amount that goes beyond the regular expenses of registration and with the clear purpose to obtain a profit and to trade on the goodwill of the Complainant’s trademarks. The Panel also considers that another indication of bad faith is that the Respondent is not known as an individual or business organization by the disputed domain name. Further, these contentions stand uncontested by the Respondent.

 

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with articles 1(g)(ii) of the Policy and 19 and 20 of the Rules, the Panel orders that the domain name, <dada.com.mx> be transferred to the Complainant.

 

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Martin Michaus Romero
Sole Panelist

Dated: April 28, 2008

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Periódico Excélsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich

Caso No. DMX2008-0001

 

1. Las Partes

El Promovente es Periódico Excélsior, S.A. de C.V., con domicilio en México, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, Distrito Federal, México.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de América.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <excelsior.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 3 de abril de 2008.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente edita y comercializa el periódico EXCELSIOR, un diario de interés general que circula en México desde hace más de noventa años.

Para identificar en el comercio la publicación periódica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominación “Excelsior” como título de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor según acredita con las constancias que exhibe de anotación marginal de transmisión de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominación social del Promovente según se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público No. 122 del Distrito Federal.

El Promovente difunde también su periódico a través del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio <exonline.com.mx>.

El Titular por su parte registró en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.

Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del título “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominación “Excelsior” para amparar el título de una publicación periódica en México;

(ii) El periódico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del público mexicano toda vez que circula a nivel nacional;

(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominación idéntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Política;

(iv) Aún cuando no guarda relación alguna con el periódico “Excelsior” que es notoriamente conocido en México, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuestión para atraer visitantes a su sitio Web, aprovechándose así de la popularidad del diario del Promovente;

(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido únicamente como vehículo para entrar a otras páginas de Internet, páginas de las que no se desprende ningún interés legítimo en la denominación Excelsior;

(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en algún momento a un portal de contenido pornográfico, en detrimento a la labor periodística del Promovente;

(vii) Más adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el periódico, lo que inducía equívocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;

(viii) Debido a que la existencia de versiones electrónicas de los diarios impresos constituye hoy en día una práctica común en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este último como a los usuarios de Internet interesados en consultar el periódico “Excelsior”;

(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo para usar el título reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el artículo 1.c) de la Política;

(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intención de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;

(xi) El nombre de dominio, cuya devolución se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornográfico con el consecuente demérito que ello produce a la reputación del Promovente, así como por haberse relacionado con servicios idénticos o similares a los que presta el Promovente;

(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso típico de ciberocupación que imposibilita al Promovente para reflejar el título de su publicación periódica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la información noticiosa que desean.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el artículo 1.a.i) de la Política. Si bien tal Política ha estado vigente por poco más de siete años, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una acción apoyada única y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicación de dicha institución legal.

La Reserva de Derechos es una figura jurídica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1947¹, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho.

Si bien es cierto que formal e históricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jurídica afín a los derechos de autor² pues comparten su orientación artística y cultural más allá de un fin puramente comercial, la regulación actual de las reservas de derechos se asemeja más al ámbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie híbrida entre los derechos de autor y las marcas.

El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos de publicaciones periódicas (entre otras categorías no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.

La concesión de la reserva se produce después de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien está facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominación que pretenda reservarse sea descriptiva, genérica, idéntica o similar en grado de confusión a una reserva previamente concedida o a una solicitud en trámite relacionada con una publicación periódica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un año, renovable indefinidamente por períodos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicación periódica continúa en circulación.

Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este último por sí solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una acción bajo la Política.

Sentado lo anterior, de una confrontación visual entre el nombre de dominio <excelsior.com.mx> y la denominación “Excelsior”, se advierte a primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto así lo determina).

La conclusión que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Política. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC del demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestación a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Véanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legítimos habida cuenta que el demandante no autorizó el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este último no presentó al experto elementos de convicción para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Política) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda puede ser interpretada como una admisión del demandado respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio).

Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuestión estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornográfico bajo el nombre de dominio <lasputas.tv> al cual los visitantes de <excelsior.com.mx> eran reenviados automáticamente, así como a un Portal donde se ofrecían bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda vínculo o relación alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio conforme a la Política. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicación que daba el titular al nombre de dominio <tripod.com.mx> no podía considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se incluían hipervínculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que está asociada la marca TRIPOD en el comercio).

En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modificó nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intención de aparentar un supuesto uso legítimo de dicho nombre de dominio al vincular este último con la página del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al término latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ilegítimo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, así como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario sería suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.

En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso típico de ciberocupación donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versión electrónica del diario que esperan encontrar ahí.

Considerando la antigüedad y alcance geográfico en México del uso del nombre “Excelsior” con relación al periódico que edita el Promovente, así como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debió haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al público mexicano.

Por otro lado, la falta de uso genuino de <excelsior.com.mx> al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce convicción plena en el Experto sobre la mala fe que privó en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el artículo 1.b iv de la Política, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio <excelsior.com.mx> de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.

Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo también por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver Gusanito.com S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <gusanito.com.mx> cuyo Portal mostraba productos idénticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como título de difusión periódica vía red de cómputo). La reincidencia de mérito colma el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b.ii de la Política. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de más de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii).

 

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <excelsior.com.mx> sea transferido al Promovente.

 

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 25 de abril de 2008

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¹ Fernando Serrano Migallón, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (Textos, Antecedentes, Análisis, Proceso Legislativo), Editorial Porrúa en colaboración con la UNAM, México, 1998.

² En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que sólo en forma tangencial la institución de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la protección, el contenido, duración y alcance del derecho. Iniciación al Derecho de Autor, Editorial Limusa, México, 1992.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim

Caso No. DMX2007-0018

 

1. Las Partes

La parte Promovente es

(i) Sony Ericsson Mobile Communications AB (“Promovente1”) de Lund, Suecia,

(ii) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Promovente2”) de Estocolmo, Suecia, y

(iii) Sony Corporation (“Promovente3”) de Tokio, Japón,

(el Promovente1, el Promovente2 y el Promovente3, en lo sucesivo conjuntamente como el “Promovente”) representadas por Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, de Hannover, Alemania.

El Titular es Heinz Windheim, de Bremen, Alemania.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:

<sonyericson.com.mx>

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2007, señalando dos nombres de dominio como objeto de la misma: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. El 28 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 16 de noviembre de 2007, señalando como objeto de la misma los dos nombres de dominio antes precisados. El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

De conformidad con los artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de diciembre de 2007. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de enero de 2008, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajustó a las normas del procedimiento.

Al revisar la Solicitud, este Experto consideró de forma preliminar que el Promovente, no obstante haber participado anteriormente en varios procedimientos similares ante el Centro, no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud. Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las pruebas que considerase convenientes para acreditar que los nombres de dominio objeto de la Solicitud han sido registrados o se utilizan de mala fe, y dando asimismo oportunidad al Titular de presentar las pruebas que considerase convenientes en relación al elemento de registro y/o uso de mala fe, la cual fue notificada a las partes el 22 de enero de 2008. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 11 de febrero de 2008 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento primero por telefax y el 29 de enero del 2008 por correo electrónico. El Titular no presentó respuesta alguna.

Como se mencionó anteriormente, la Solicitud inicial incluía dos nombres de dominio: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. Sin embargo, el Promovente en su respuesta a dicha Orden de Procedimiento, manifestó que no mantenía su reclamación respecto al nombre de dominio <sony-ericsson.com.mx>, desistimiento que este Experto considera procedente, por lo que lo expuesto bajo los apartados 4 a 7 del presente se refiere únicamente al nombre de dominio <sonyericson.com.mx>.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:

4.1 Promovente2 es el titular de la marca ERICSSON la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000107003, fecha de registro 23 de marzo de 1999, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros. Promovente2 también tiene registrada la marca ERICSSON en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 001459130, fecha de registro 15 de febrero de 2001.

4.2 Promovente3 es el titular de la marca SONY la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000000472, fecha de registro 5 de mayo de 1998, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros.

4.3 Promovente2 y Promovente3 constituyeron a Promovente1 como empresa conjunta en la que participan por partes iguales.

4.4 Promovente1 es licenciatario del Promovente2 y del Promovente3 y está autorizado a emplear la combinación de las marcas SONY ERICSSON como nombre comercial y como marca para sus productos.

4.5 Promovente1 es propietario y operador del sitio web <sonyericsson.com>. En ese sitio web, Promovente1 ofrece a los usuarios de Internet informaciones sobre sus productos, especialmente teléfonos móviles, y otros temas relacionados.

4.6 La marca SONY es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil, multimedia y entretenimiento.

4.7 La marca ERICSSON es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil y de teléfonos móviles.

4.8 El nombre SONY ERICSSON ha sido reconocido a nivel mundial en el ámbito de teléfonos móviles, siendo ampliamente conocido en el sector de telecomunicaciones y entre los clientes, siendo una marca comercial bien conocida en ese sector.

4.9 El Promovente ha obtenido resoluciones favorables en procedimientos comparables ante el Centro (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2002-1128, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Piedras, Caso OMPI No. D2005-0553, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sony corporation, c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Mohamed Ali Aal Ali, Caso OMPI No. DAE2006-0002 y Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Aylin Dzhelilova, Caso OMPI No. D2006-1568).

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca comercial sobre la que los demandantes tienen derechos:

La primera parte del nombre del dominio <sonyericson.com.mx> es idéntica a la famosa marca comercial del Promovente3. La segunda parte del nombre de dominio mencionado es semejante en grado de confusión a la también famosa marca comercial del Promovente2. El nombre de dominio completo es semejante en grado de confusión a la marca comercial SONY ERICSSON empleada por el Promovente1.

En relación a lo anterior, es de suponer que el público podrá tener la impresión de que el nombre de dominio en cuestión está en alguna forma relacionado con las marcas comerciales del Promovente.

El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio:

El Titular jamás ha sido autorizado por el Promovente para utilizar sus marcas comerciales en forma alguna.

El Titular no es capaz de demostrar que ha empleado o se ha preparado en forma demostrable para emplear el nombre de dominio o un nombre que corresponda al mismo en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

El Titular no es capaz de establecer derechos con respecto al nombre de dominio dado que (como individuo, empresa u otra organización) nunca ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio ni tampoco adquirió derechos de marca comercial o de servicios en la marca de dominio. El Titular nunca ha sido designado con el nombre de dominio disputado ni tampoco ha sido asociados con éste o conocido bajo estos nombres.

El Titular no emplea el nombre de dominio en forma legítima, no comercial o leal, sino que lo posee con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1. Esto significa que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, lo que no puede considerarse como uso legítimo, no comercial o leal del nombre de dominio.

El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe:

El uso del nombre de dominio debe considerarse como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca comercial de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor del Promovente están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del Titular. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para el Promovente tener que depender de la buena voluntad del Titular que podría variar de día en día.

El Promovente intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico sin que éste haya respondido a dichos correos electrónicos. Investigaciones ulteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que ha sido confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen.

El nombre de dominio es utilizado con malos propósitos, puesto que las marcas mundialmente conocidas del Promovente se utilizan con el fin de dirigir el tráfico en páginas publicitarias de Internet, las cuales, entre otras cosas, también muestran productos de tecnología (”TecnoLarge”) y hacen publicidad, de tal modo que existe riesgo de confusión directa y de que se haga un mal uso de las marcas con fines lucrativos. El mero hecho de contar con un nombre de dominio como tal y su utilización con fines publicitarios, como en el caso en cuestión, son motivos suficientes para justificar una utilización con malos propósitos, como consta en diversos casos ante el Centro. Los acusados (sic) pueden no tener ningún interés justificable en que los clientes potenciales del Promovente se extravíen y en que los demandados puedan hacer publicidad a los solicitantes con las conocidas marcas y, de ese modo, engañar a los clientes potenciales.

El Promovente solicita que el nombre de dominio objeto de la Solicitud sea transferido al Promovente1.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que corresponde al Promovente acreditar los extremos antes anotados.

Como se expuso líneas arriba, al revisar la Solicitud este Experto notó de forma preliminar que el Promovente no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud, no obstante que hacía valer el haber participado en varios casos similares ante el Centro, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente¹ o bien considerar la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos o evidencia suplementarios respecto al posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio por parte del Titular.

Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud². Sirva esta manifestación para reiterar que corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.

Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocidas que son las marcas del Promovente y su particular uso conjunto, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares³.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Promovente ha demostrado tener derechos sobre las marcas SONY y ERICSSON.

Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).

Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio objeto de la Solicitud es similar en grado de confusión a las marcas del Promovente. En efecto, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> es igual a las marcas del Promovente.

Por consiguiente se tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Titular no dió contestación a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

Resulta que las marcas ERICSSON y SONY son mundialmente famosas y que gozan de una fuerte capacidad distintiva, tanto en lo individual como en su particular uso conjunto (que ya en sí mismo resulta característico).

El Promovente asevera que el Titular posee el nombre de dominio con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1, esto es, que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, sin que aporte elemento alguno de prueba que sustente su dicho. No obstante lo anterior, de los hechos acreditados, las otras alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la concurrencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Titular.

En consecuencia este Experto considera que el Promovente ha acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.

El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia.

El Promovente manifiesta que el uso de los nombres de dominio por el Titular debe considerarse “como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor de los demandantes están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del demandado. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para los demandantes tener que depender de la buena voluntad del demandado que podría variar de día en día”. El Promovente cita como apoyo Geert Hofstede v. Sigma Two, Caso OMPI No. D2003-0646. No es suficiente que el Promovente simplemente diga que el uso del nombre de dominio debe ser considerado de mala fe por el uso deliberado de las marcas de otro, sin aportar expresamente elementos adicionales o una explicación razonada para soportar su afirmación del uso supuestamente “deliberado”⁴.

Por otra parte, el Promovente manifiesta que intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico, y que éste jamás reaccionó a dichos correos electrónicos, ni revistió una actitud cooperadora. El Promovente no aporta copia de dichos correos electrónicos ni alguna otra prueba o explicación que sustente su dicho.

El Promovente también manifiesta que investigaciones posteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que dice fue confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen, y adjunta copia de un documento (aparentemente en idioma alemán) que supuestamente constituye el acta de defunción del Titular, sin que aporte elemento alguno que establezca (i) un nexo de identidad entre el Titular y la persona mencionada como fallecida bajo dicho documento, y (ii) su relevancia respecto a la posible existencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud.

No escapa a este Experto que, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio en cuestión es idéntico a las marcas del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que en ningún momento hace valer el Promovente⁵ no obstante su participación en varios procedimientos similares ante el Centro.

Por otra parte, el Promovente hace valer que sus marcas son mundialmente conocidas y manifiesta que el nombre de dominio objeto de la Solicitud muestra enlaces publicitarios a otros sitios de productos de tecnología, lo que afirma es motivo suficiente para justificar un uso con malos propósitos. Resulta entonces que el Titular hace uso de un nombre de dominio que incorpora las marcas conocidas del Promovente (notando este Experto que el particular uso conjunto de ambas marcas resulta per se altamente distintivo y característico) sin tener conexión alguna con las mismas ni con éste, y que el sitio al que conecta dicho nombre de dominio muestra enlaces publicitarios, de donde se puede inferir un ánimo de lucro, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe⁶ y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.

 

7. Decisión

Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> sea transferido a Sony Ericsson Mobile Communications AB.

 

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Gerardo Saavedra
Experto Único

Fecha: Febrero 11, 2008

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¹ En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo, Caso OMPI No. D2002-0148, la resolución del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”.

² En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, el Grupo de Expertos estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out” (énfasis añadido).

³ En varias ocasiones el Grupo de Expertos ha solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.

⁴ En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resolución del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited, WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (énfasis añadido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966, la resolución establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.

⁵ El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, el Grupo de Expertos estableció “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark” (énfasis agregado). En Doctor.Ing.h.c. F.Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, Caso OMPI No. D2001-1095, el Grupo de Expertos estableció “An Internet user who misspells the Complainant’s name or trademark – either through ignorance or inadvertence – will find himself or herself redirected to the Respondent’s site which is a wholly different site with no connection whatever to the Complainant. The Respondent is taking advantage of that error or ignorance and is using the goodwill and reputation in the PORSCHE trademark for its own commercial gain”. En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002- 0568, la resolución establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (énfasis agregado).

⁶ En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableció que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”. En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI No. D2005-0250, el Grupo de Expertos estableció “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Expedia, Inc. vs. Juan Cue de la Fuente y Susana Belem Belem

Caso No. DMX2007-0013

 

1. Las Partes

El Promovente es Expedia, Inc., con domicilio en Washington, Estados Unidos de América, representado por Olivares & Cía., Distrito Federal, México.

El Titular es Juan Cue de la Fuente y la Co-Titular Susana Belem Belem, ambos con domicilio en Puebla, México. Para efectos de simplificación, el Titular y la Co-Titular serán referidos colectivamente como el Titular.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <expedia.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de agosto de 2007. El 31 de agosto de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 31 de agosto de 2007 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Juan Cue de la Fuente era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto administrativo del mismo y proporcionando al efecto sus datos de localización completos. El Centro constató que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente a Juan Cue de la Fuente con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2007.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2007. El señor Juan Cue de la Fuente no produjo contestación alguna a la Solicitud y por consiguiente, el Centro acusó su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 8 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar, Pedro W. Buchanan Smith y Sergio Rodríguez Castillo como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 21 de noviembre de 2007, previa recepción de sus respectivas Declaraciones de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su designación se ajusta a las normas del procedimiento.

Al advertir que la Solicitud identificaba como titular del nombre de dominio en contienda al contacto administrativo exclusivamente y considerando que de acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio del Registrador, la titularidad de un nombre de dominio para .MX corresponde conjuntamente a los contactos administrativo y técnico del mismo, el Grupo Administrativo de Expertos acordó que la Solicitud debía incluir a Susana Belém Belém como co-titular del nombre de dominio en conflicto, atento a su carácter de contacto técnico.

A instancia del Grupo Administrativo de Expertos y luego de recabar la confirmación del Registrador, el Centro requirió al Promovente con fecha 12 de diciembre de 2007 para que añadiese a Susana Belém Belém en su Solicitud como co-titular del nombre de dominio en pugna, a efecto de regularizar el procedimiento.

El 19 de diciembre de 2007, el Promovente modificó su Solicitud en atención al requerimiento del Centro y éste por su parte notificó la misma a la co-titular Susana Belém Belém el 28 de diciembre de 2007, otorgándole hasta el 17 de enero de 2008 para producir su Contestación, en términos del artículo 5 del Reglamento.

La señora Susana Belém Belém no contestó la Solicitud. En consecuencia, el Centro le comunicó su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 21 de enero de 2008.

Una vez subsanada la deficiencia del emplazamiento en cuestión, el Grupo Administrativo de Expertos procedió a comunicar la fecha de comunicación de su Decisión al Centro.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una compañía de servicios turísticos por Internet que incluyen la expedición de boletos electrónicos de avión, la reservación de hoteles, la renta de autos y la venta de paquetes vacacionales, paseos en crucero y atracciones turísticas, todos ellos ofrecidos por una gran variedad de socios comerciales en distintos países.

El Promovente opera globalmente como agencia de viajes en línea a través de su Portal <expedia.com>, así como de otros sitios de Internet locales que mantiene en más de 15 países bajo el nombre de dominio “expedia”.

Para identificar los servicios que ofrece al público consumidor mexicano, el Promovente tiene registrada desde 1996 la marca EXPEDIA en México, además de otros países, con respecto a las siguientes clases: 9 para distinguir “programas para computadora para proporcionar mapas geográficos, información y recomendación de rutas de viajes y guías de información de viajes”, 39 en relación con “servicios de agencia de viajes y servicios de boletaje” y 41 por lo que hace a “servicios educativos relativos a proporcionar información electrónica con respecto a viajes y destinos de viajes”.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en conflicto el 13 de enero de 2000, mismo que a la fecha se encuentra inactivo.

Al considerar que tanto el registro como la tenencia pasiva del nombre de dominio <expedia.com> infringen sus derechos al uso exclusivo de la marca EXPEDIA, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Atendiendo a la lógica y a los precedentes en la materia, entre ellos Informaciones Canarias S.A. (INFOCARSA) v. José Ángel Ramos Sánchez, Caso OMPI No. D2001-0780), ni los dominios de nivel superior “.com.mx” ni la diferencia de tamaño entre letras mayúsculas y minúsculas deben formar parte del análisis de confusión bajo la Política entre el nombre de dominio y la marca del Promovente;

(ii) Siendo EXPEDIA la denominación distintiva dentro de las marcas registradas del Promovente, es evidente que el dominio en disputa está imitando dicha denominación, creando con ello confusión entre los clientes del Promovente;

(iii) Resulta imposible determinar la confusión que pudiera causar el nombre de dominio en pugna con relación a los productos y servicios amparados por los registros marcarios del Promovente ya que aquél no ha sido usado por el Titular durante más de siete años que lleva registrado;

(iv) El Titular no podría tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en controversia toda vez que los registros marcarios del Promovente respecto de la denominación EXPEDIA se lo impedirían;

(v) Queda claro que la marca EXPEDIA no forma parte del nombre del Titular y que este último no se identifica en México corrientemente bajo dicha denominación, misma que está asociada exclusivamente con el Promovente;

(vi) No hay pruebas al alcance del Promovente que acrediten que el Titular realizó preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio <expedia.com.mx> en relación con una oferta de buena fe productos o servicios, ni que se hace un uso legítimo, leal y no comercial del nombre de dominio en cuestión ya que éste no se ha usado nunca desde su registro hace más de siete años;

(vii) La presunción de que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe tiene su fundamento en el hecho de que el Promovente es una empresa ampliamente reconocida tanto en México como en otros países que ha identificado sus productos y servicios turísticos con la marca EXPEDIA desde mucho tiempo antes de que se registrara el nombre de dominio en disputa;

(viii) La falta de uso del nombre de dominio <expedia.com.mx> durante más de siete años que lleva registrado corrobora la presunción de que dicho nombre de dominio se registró de mala fe;

(ix) De haberse registrado el nombre de dominio en conflicto de buena fe, sin conocimiento de la existencia de la marca del Promovente y de su negocio, lo más lógico sería que el Titular estuviera usando dicho sitio para efectuar algún tipo de actividad, lo cual hasta la fecha no ha sucedido;

(x) En conclusión, el nombre de dominio fue registrado con evidente mala fe y sin otro propósito que el de privar al Promovente de reflejar su marca en un nombre de dominio.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Grupo de Expertos considera apropiado referirse a las Decisiones de otros Panelistas a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Paneles Administrativos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias de hecho aducidas por el demandante, siempre y cuando el Panel las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Managment., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

Representación del Promovente

La Solicitud fue firmada por el Lic. Alonso Camargo Sordo en nombre y representación del Promovente, acompañando al efecto una Carta Poder otorgada el 30 de marzo de 2004 que obra en un expediente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Carta Poder en estudio confiere a los apoderados designados, entre ellos el Lic. Camargo, las más amplias facultades para presentar todo tipo de recursos ante autoridades y particulares en defensa de los derechos de propiedad industrial del Promovente, incluidas sus marcas de productos o servicios registradas en México.

El Grupo de Expertos está satisfecho de que la personalidad del apoderado del Promovente ha sido debidamente acreditada. Sin embargo, es importante señalar que de no haberlo estado, el Grupo de Expertos habría estudiado de cualquier forma la legitimación del representante del Promovente a la luz de los principios de informalidad y simplicidad que caracterizan a los procedimientos administrativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

De hecho, el tema de la representación de las partes en procedimientos administrativos bajo la UDRP o la LDRP no ha merecido el más mínimo tratamiento por parte de los Grupos de Expertos que se han designado a la fecha con arreglo a las mismas. En atención a ello, este Grupo de Expertos ha estimado oportuno hacer propicia la ocasión para pronunciarse sobre la aludida informalidad que impera en la práctica de este tipo de procedimientos en materia de representación, a manera de referencia para futuros usuarios y Grupos de Expertos.

En efecto, ni la Política ni el Reglamento exigen que el Promovente o el Titular se deban hacer patrocinar por abogados en el procedimiento administrativo, como tampoco establecen ningún requisito para la acreditación de la personalidad del agente que promueva en su nombre. En principio, la Solicitud impresa debe estar firmada por el Promovente o su representante autorizado. (“Domain Name Law and Practice” An Internacional Handbook, Edited by Torsten Bettinger, Oxford University Press, NY, USA, 2005, pp. 975-976.).

Por su parte, el artículo 19 del Reglamento no impone la obligación al Grupo de Expertos de invocar legislación alguna de orden doméstico para fundar sus resoluciones. De lo anterior se colige que el Grupo de Expertos tiene reconocidas las más amplias facultades discrecionales para examinar la representación de las partes en el procedimiento administrativo.

Ahora bien, en vista de que en los procedimientos administrativos substanciados de acuerdo a la Política intervienen partes de nacionalidad no necesariamente mexicana, resultaría inapropiado sujetar a las mismas a los requerimientos impuestos por la legislación civil a propósito del contrato de mandato, por ejemplo para exigir la exhibición de un Poder General para Pleitos y Cobranzas o un Poder con cláusula especial para iniciar un procedimiento regido por la Política.

Es por eso que los Grupos de Expertos normalmente reconocen la personalidad del Promovente o su representante de buena fe y sin exigir mayores requisitos o formalidades, tomando en consideración que: i) el agente exhibe los títulos de registro de marca, entre otras documentales públicas y/o privadas atinentes al Promovente, al tiempo de aducir argumentos en su favor; ii) el agente gestiona la transferencia del nombre de dominio en cuestión no en su propio beneficio sino el del Promovente y iii) al pretender evitar o detener un daño al Promovente y su marca, el agente está obrando como un legítimo gestor de negocios ajenos, cuya intervención no está vedada por la Política o el Reglamento, todo lo cual deriva en la presunción juris tantum de que el agente cuenta con la autorización implícita del Promovente para tramitar el procedimiento administrativo.

En última instancia, es inconcuso que si un Grupo de Expertos lo juzga apropiado en las circunstancias, puede requerir la presentación de algún documento como una comunicación escrita o carta poder por parte del Promovente que acredite el carácter con que se ostenta su representante.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es de explorado derecho que el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en controversia, por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Sentado lo anterior, de una comparación puramente objetiva entre el nombre de dominio <expedia.com.mx> y la marca registrada EXPEDIA, se advierte a primera vista que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel así lo determina).

Como aduce con razón el Promovente, la conclusión que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, pues al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC del Demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente acredita tener derechos exclusivos de uso sobre la denominación EXPEDIA al amparo de su marca registrada, misma que según esgrime el Promovente, impide al Titular contar con sus propios registros marcarios que a su vez lo legitimen para haber registrado y seguir usando el nombre de dominio en litigio. Asimismo alega el Promovente que ningún derecho o interés legítimo en favor del Titular puede derivarse de la inactividad en que ha estado el nombre de dominio <expedia.com.mx> a partir de que fue registrado.

En vista de que los hechos y argumentos de mérito no están desvirtuados en el expediente, es posible presumir la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Véanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legítimos habida cuenta que el Promovente no autorizó el uso de su marca como nombre de dominio en favor del Titular y este último no presentó elementos de convicción para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Política) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio).

A mayor abundamiento, considerando la fuerte capacidad distintiva y el amplio reconocimiento de que goza la marca EXPEDIA en Internet por un lado, así como la falta de uso del nombre de dominio en conflicto desde que fue registrado hace ya ocho años, por el otro, al Grupo de Expertos no le resulta evidente, argumentable o demostrable que el Titular: i) sea conocido con la denominación <expedia.com.mx>; ii) haya usado el nombre de dominio objeto de esta controversia en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios; ni tampoco iii) haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio disputado sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Panel y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debido a que EXPEDIA es un término original que no tiene otro significado o función mas que como marca del Promovente (Expedia Inc. v. Venta, Leonard Bogucki, Caso OMPI No.D2001-1222, concluyendo que Expedia es una palabra inventada y como tal, no parece ser una denominación que otros escogerían legítimamente usar a menos que buscaran crear la impresión de una asociación con el Promovente), así como al hecho de que la misma ha sido mundialmente publicitada a través de Internet por más de diez años para identificar los servicios turísticos que ofrece el Promovente, resulta inconcebible que el Titular no hubiese tenido en mente justamente la marca EXPEDIA al momento de registrar el nombre de dominio en controversia, máxime cuando a este último no ha podido dársele en ocho años una aplicación lícita que evite configurar un uso no autorizado de marca o una conducta típica de competencia desleal. Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No.D2000-0003 (vista la imposibilidad para atribuirse a la marca del Promovente otra connotación, es evidente que no puede haber un uso del nombre de dominio de buena fe por parte del Titular en el caso concreto).

A esto se suma la circunstancia de que uno de los co-titulares del nombre de dominio en pugna fue recientemente condenado en diverso procedimiento administrativo por el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio mexicano que se apropiaba sin derecho una marca famosa. Ver American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente, Caso OMPI No.DMX2007-0017 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <aa.com.mx> debido a la falta de uso genuino del mismo al haberse redireccionado desde su registro cinco años atrás al Portal <exalumnos.com> sin otro propósito que captar visitantes a expensas de la fama que goza la marca AA del Promovente). Lo anterior actualiza en la especie la causal de mala fe establecida en el artículo 1.b.ii de la Política que sanciona el registro de un nombre de dominio con la finalidad de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado previamente una conducta de esa índole. Ver The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No.D2000-0378 (el registro de más de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii de la Politica.

 

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Grupo de Expertos concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <expedia.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Presidente

Pedro W. Buchanan Smith
Experto

Sergio Rodríguez Castillo
Experto

Fecha: 1 de febrero de 2008