WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Dori Media International GmbH v. Sikreto LLC

Case No. D2007-1525

1. The Parties

The Complainant is Dori Media International GmbH of Zurich, Switzerland, represented by Keats McFarland & Wilson, LLP, United States of America.

The Respondent is Sikreto LLC of Las Vegas, Nevada, United States of America.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed Domain Name <rebelde.com> is registered with Intercosmos Media Group, Inc. d/b/a directNIC.com.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on October 16, 7. On October 18, 2007, the Center transmitted by email to the Registrar a request for registrar verification in connection with the Domain Name at issue. On October 18, 2007, the Registrar transmitted by email to the Center its verification response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the contact details. In response to a notification by the Center that the Complaint was administratively deficient, the Complainant filed an amendment to the Complaint on November 6, 2007. The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on December 15, 2007. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was December 5, 2007. The Response was filed with the Center on December 5, 2007.

The Center appointed W. Scott Blackmer as the sole panelist in this matter on December 13, 2007. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

4. Factual Background

The Complainant is a private company organized under the laws of Switzerland and based in Zurich. The Complainant states that it financed the original production of a popular dramatic television series (“telenovela”) in Argentina named “Rebelde Way”. The Complainant states that it held the worldwide distribution rights to this television program from the beginning and later acquired additional rights, including copyright, in the program.

The Argentinean telenovela was first broadcast in 2002. A Mexican remake of the telenovela, under the name “Rebelde”, was produced by Televisa under a license from the Complainant. The Mexican telenovela was first broadcast in October 2004. The Complainant furnished ample evidence that both the Argentinean and Mexican versions of the series were highly successful, and they have also been broadcast or otherwise distributed in the United States, Spain, and many other countries.

The telenovela produced in both countries could be characterized as a “teen soap opera” featuring students in an elite private school. The story line of the Mexican telenovela included a student musical band, which performed a musical number called “Rebelde”. The recording of this musical number became a hit single, and the musical group, under the name “RBD”, went on to produce an album and perform in concert tours in North and South America, Europe, and Asia.

The Complainant claims common law rights in the REBELDE and RBD marks. It applied in February 6 for United States trademarks in REBELDE (the applications are still pending), and it has obtained or applied for numerous design marks incorporating the word “REBELDE” in Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Peru, Paraguay, and Venezuela. The earliest registration granted appears to be Mexican Trademark Number 851976 dated September 21, 2004, for a design mark featuring the word “REBELDE”.

The Domain Name was registered on December 23, 1999. Mr. McCaw, an individual residing in Las Vegas, is listed as the administrative and technical contact, and in subsequent correspondence he has consistently identified himself as the owner of the Domain Name and the person who registered it in 1999. He does not explain the nature or role of the named registrant, Sikreto LLC. Sikreto LLC does not appear as a registered business entity in the online database operated by the Nevada Secretary of State. For purposes of this decision, therefore, the Panel will treat Sikreto LLC as an alter ego for Mr. McCaw, referring to McCaw himself as “the Respondent”.

The Respondent states that he registered and used the Domain Name, which is a common Spanish word meaning “rebel” or “rebellious”, originally to host domain names for Filipino Internet users. He says he first parked the domain with Sedo.com in April 6, thereafter earning a modest share of pay-per-click advertising revenues generated on the website hosted by Sedo.com and associated with the Domain Name.

A review of archived pages, found through the Wayback Machine feature of the website operated by the Internet Archive (http://web.archive.org), shows that in 2000 the website to which the Domain Name resolved advertised both free and premium email addresses and included the following text:

“Welcome to Rebelde.com

“Rebelde.com is the first website of its kind to offer 300 FREE web-based Filipino & Spanish email addresses. Your Rebelde.com email account is easy to set-up, private & secure, available worldwide, and it’s yours for life! Click here for more great reasons to open your Rebelde.com email account. Rebelde.com — Rebel against boring email addresses!”

Later versions of the Respondent’s website featured Filipino discussion forums, as well as advertising for a variety of computer games, electronics, and other products.

References to the REBELDE telenovelas and the RBD musical group do not appear on the archived web pages until April 2006, when the Domain Name was parked with Sedo.com (“Sedo”). From that time forward, the website displayed only advertising links, and these included links relating to the REBELDE telenovelas and the RBD musical group, presumably generated by Sedo’s advertising search software as described on Sedo’s website at “www.sedo.com”. The website included a notice typically found on Sedo’s domain parking websites: “This domain may be for sale by its owner!”

In early 2007, the Complainant learned that the Domain Name was associated with a domain parking website displaying pay-per-click advertising links, including links to websites relating to the REBELDE telenovelas and RBD concerts, as well as some links to “adult-content” websites. Counsel for the Complainant sent the Respondent a cease-and-desist letter in February 2007. This spawned a series of inconclusive communications between counsel for the Complainant and counsel for the Respondent over the next several months, followed by the current UDRP Complaint.

The Respondent reported to the Center on December 5, 2007 that he had removed the Domain Name from Sedo’s domain parking service. The Domain Name does not currently resolve to an active website.

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant asserts that the Domain Name is identical or confusingly similar to its common-law and registered REBELDE mark and that the Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name. The Complainant argues that the Respondent registered and used the Domain Name in bad faith, “by exploiting the public recognition and famousness of the mark for his own profit”.

B. Respondent

The Respondent denies such intent and points out that he registered the Domain Name before the Complainant’s mark came into existence. He disclaims responsibility for the content of the domain parking website. He asks that the Complaint be dismissed since he has removed the Domain Name from the domain parking service. In an October 23, 2007 email to the Center, the Respondent also charged the Complainant with attempted reverse domain name hijacking.

6. Discussion and Findings

Paragraph 4(a) of the Policy provides that in order to divest a respondent of a disputed domain name, a complainant must demonstrate each of the following:

(i) the Domain Name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and

(ii) the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name; and

(iii) the Domain Name has been registered and is being used in bad faith.

Under paragraph 15(a) of the Rules,

“A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.”

A. Request for Additional Time or Supplemental Filing

The Respondent, explaining that he was traveling in Southwest Asia when the Complaint was launched, requested additional time to prepare a Response and to obtain assistance from counsel. He nevertheless responded substantively to the Complaint by email, and the record includes earlier correspondence between his counsel and counsel for the Complainant.

As detailed below, the Panel finds the record sufficient for a just decision in this proceeding. Accordingly, the request for additional time or permission to submit supplemental filings is denied.

B. Identical or Confusingly Similar

It appears from the record that the Complainant has not yet obtained a registered trademark for REBELDE as a standard-character mark. It does hold registered trademarks in several countries for design marks in which the word “REBELDE” is the prominent distinctive feature. The Complainant also claims common-law rights in the REBELDE mark in the United States, where it applied for registered trademarks in 2006. The Complainant has furnished evidence that the REBELDE mark is familiar to a substantial audience in the United States, chiefly through distribution of the Mexican telenovela, RBD concerts, RBD musical recordings, and the sale of clothing and other products branded with the REBELDE mark.

The Respondent challenges the Complainant’s claim to unique rights in a Spanish dictionary word and points out that many other companies and products also feature the word “rebelde”. The Complainant’s use of the word, even without accompanying design elements, may nevertheless have acquired a secondary meaning that is distinctive and protectable under trademark law in the United States and possibly other jurisdictions. This issue will presumably be decided shortly by the United States Patent and Trademark Office, which published the Complainant’s United States trademark applications for opposition in July 2007.

The Domain Name is identical to the Complainant’s REBELDE mark, and the Panel finds sufficient evidence of acquired distinctiveness to hold that the Complainant has rights in the mark for purposes of the Policy, paragraph 4(a)(i). The question of priority in time is not relevant to this Policy requirement; it is necessary only to show that the Complainant currently has legally protectable rights in the mark on which the Complaint is grounded. Thus, the Complainant has satisfied the first element of the UDRP Complaint.

C. Rights or Legitimate Interests

The Policy, paragraph 4(c), provides a non-exhaustive list of circumstances in which a respondent could demonstrate rights or legitimate interests in a contested domain name:

“(i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or

(ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or

(iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.”

The Respondent claims that he selected the Domain Name in 1999 for use in providing email accounts for Filipinos, who were then largely dependent on Yahoo! for email accounts. He points out that “rebelde” is the word used for “rebel” in Filipino, the official national language of the Republic of the Philippines. (Filipino is based on Tagalog and sometimes spelled “Pilipino”.) The word is derived from Spanish and dates from the Spanish colonial period in the Philippines. The Respondent says that he wanted to suggest with the Domain Name that it was possible to “rebel” against Yahoo! email. The 2000 website text quoted above carries a similar message: “Rebelde.com — Rebel against boring email addresses!”

The Respondent later added advertising to the website and ultimately, in 2006, abandoned his website and parked the Domain Name with Sedo to generate revenue from third-party advertising links. The parking website includes an advertisement that the Domain Name may be available for sale, because the Respondent is now willing to consider offers to purchase the Domain Name. But he affirms that this was not his purpose for registering the Domain Name in 1999, much less to target the Complainant’s marks that were not then in existence.

The archived pages of the website to which the Domain Name historically resolved support the Respondent’s account. The website originally concerned only email accounts, aimed at the Filipino market, and later added both advertising and user forums designed for Filipino Internet users. Only in April 2006, more than six years after the Domain Name was registered, does it appear that the Respondent parked the Domain Name with an Internet advertising service, which then displayed links relevant to the Complainant as well as to a wide variety of third-party commercial products and services.

All of these activities occurred before any notice of the current dispute. Thus, the Respondent’s conduct would appear to be “in connection with a bona fide offering of goods or services”, unless the evidence indicates that his actual motivation was a bad-faith intent to exploit the Complainant’s REBELDE mark, which could not be considered a bona fide commercial interest. That question is better addressed below, in examining the bad-faith element of the UDRP Complaint.

D. Registered and Used in Bad Faith

Paragraph 4(a)(iii) of the Policy obliges the Complainant to establish that “the Domain Name has been registered and is being used in bad faith”. Thus, it expressly concerns the Respondent’s likely intentions at the time of registration as well as subsequently.

Even without direct evidence of original intent, a respondent’s motivations at the time of registration can often be inferred from the respondent’s later conduct. Thus, paragraph 4(b), which provides a non-exhaustive list of circumstances that indicate bad faith, includes the following:

“(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”

Here, the Complainant’s bad-faith arguments refer only to the use of the Domain Name, beginning in April 2006, to resolve to a domain parking website advertising the Domain Name for sale and featuring links to a variety of third-party advertisers. The Complainant relies on paragraph 4(b)(iv), asserting that the Respondent has used a Domain Name identical or similar to the Complainant’s REBELDE mark to attract Internet users and potential purchasers of the Domain Name, for the Respondent’s commercial gain.

The Complainant does not squarely address the Respondent’s use of the Domain Name for more than six years before he parked it with Sedo, nor his stated reasons for registering the Domain Name in 1999, even though much of this was disclosed in earlier correspondence between counsel for the Complainant and counsel for the Respondent. The fact remains that the Domain Name is a dictionary word in Filipino and Spanish, and the Respondent demonstrably operated a website offering email accounts and other services targeted to a Filipino and Spanish audience for years before the Complainant’s mark was established. Thus, even if the Complainant proved that the Respondent acted irresponsibly in 2006 and 2007 in allowing an automated Internet advertising service to use the Domain Name in a way that arguably exploited the fame of the Complainant’s REBELDE mark, it seems impossible for the Complainant to establish that this was the Respondent’s intent when he registered the Domain Name in 1999. See, e.g., Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827 (the Policy requirement is conjunctive, and this element of the complaint is not established without a showing of bad-faith registration as well as subsequent use in bad faith).

The most obvious problem with the Complainant’s bad-faith argument is timing. The Respondent registered the Domain Name in December 1999. There is no evidence in the record that the Complainant obtained a registered trademark in any country, even for a design mark, before September 2004 (in Mexico). The Complainant claims common-law rights in the REBELDE mark without indicating when and how those rights first arose. But in any event, there is nothing in the record to suggest that such common-law rights could have come into existence before 2002 at the earliest, when the original Argentinean telenovela “Rebelde Way” was launched. This was more than two years after the Respondent registered the Domain Name. Further, there is no evidence that the Respondent had advance knowledge of the Complainant’s mark. See, e.g., World Wrestling Entertainment, Inc. v. DIR Enterprises, LLC, WIPO Case No. D2006-1605; General Growth Properties, Inc. Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, WIPO Case No. D2003-0845; Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc.), WIPO Case No. D2003-0320 (cases in which the Panel found bad faith registration because the respondent had prior knowledge of a mark before it was first used in commerce or mentioned in an application for trademark registration).

It is simply not credible that the Respondent in the United States “targeted” the Complainant’s mark, as the Complainant claims, when the Respondent registered the Domain Name years before the mark was first used in Argentina and Mexico, and even longer before the mark first appeared in the United States.

The Complainant cites several UDRP decisions for the proposition that “it is not necessary under paragraph 4(a)(i) for a complainant to demonstrate that its rights in a mark arose prior to a respondent’s registration of a confusingly similar domain name”. That is true, because paragraph 4(a)(i), as mentioned above, requires only that a UDRP Complaint be grounded on current trademark rights. However, the issue of priority is often material to the evaluation conducted under paragraphs 4(a)(ii) (the Respondent’s rights or legitimate interests) or 4(a)(iii) (bad faith). In most cases, it is logically impossible to establish bad-faith targeting of a complainant’s mark when the respondent registered the disputed domain name before the complainant had any relevant trademark rights. In the current case, how can it possibly be imagined that in 1999 the Respondent foresaw that, some years in the future, the Complainant would succeed in establishing a commercial secondary meaning in a dictionary word?

The Complainant also argues that the Respondent’s registration of the Domain Name precludes the Complainant “from fully commercially exploiting its own Mark”, citing Panavision v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1325 (USCA 9^th Cir. 1998) and UDRP decisions. The Policy recognizes such an instance of bad faith in paragraph 4(b)(ii):

“(ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct . . .”

The Policy requires a “pattern” of such conduct, which the Complainant has failed to demonstrate with respect to this Respondent. Moreover, it is nonsensical to assert that the Respondent registered the Domain Name in order to prevent the Complainant from obtaining a domain name corresponding to a trademark that did not even exist at the time.

The Complainant may have enforceable rights under trademark and related laws in one jurisdiction or another, but it has not established bad-faith registration and use of the Domain Name as required to obtain relief under the UDRP.

E. Reverse Domain Name Hijacking

The Respondent raised in an email to the Center the issue of reverse domain name hijacking, a point that was also mentioned in earlier correspondence from the Respondent’s counsel. This is defined in the Definitions section of the Rules as “using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name”.

Paragraph 15(e) of the Rules provides as follows:

“If after considering the submissions the Panel finds that the complaint was brought in bad faith, for example in an attempt at Reverse Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the domain-name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding.”

The Rules do not provide for monetary remedies or specific relief in such a case.

The Panel finds no evidence that the Complaint was brought “primarily to harass the domain-name holder”. Rather, the Complaint appears to represent an aggressive attempt to obtain what is potentially the most valuable domain name that could be associated with the newly famous REBELDE mark.

The Panel does conclude, however, that this attempt was made in bad faith within the meaning of paragraph 15(e) of the Rules. The corporate Complainant, represented by reputable intellectual property counsel in Beverly Hills, California, claimed bad-faith registration and use of the Domain Name despite evidence of years of legitimate use and the glaring fact that the Complainant had no trademark rights at the time the Respondent registered the Domain Name in 1999. It is surprising and disappointing that experienced counsel would prosecute a UDRP complaint with such obvious defects, and it suggests overreaching on the part of the Complainant.

Accordingly, the Panel finds that the Complaint represents an attempt at reverse domain name hijacking.

7. Decision

For all the foregoing reasons, the Complaint is denied.

W. Scott Blackmer
Sole Panelist

Dated: December 27, 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lycos, Inc. c. Jung Hyun Shin Lee

Caso No. DMX2007-0019

1. Las Partes

El Promovente es Lycos, Inc., con domicilio en Massachusetts, Estados Unidos de América, representada por Melbourne IT CBS Ltd., Londres, Inglaterra.

El Titular es Jung Hyun Shin Lee, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <tripod.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de octubre de 2007. El 22 de octubre de 2007 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 23 de octubre de 2007 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular figura en la base de datos WHOIS como registrante del nombre de dominio en controversia en tanto contacto administrativo y técnico del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En consecuencia y atendiendo a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 7 de noviembre de 2007. El Centro revisó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2007.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 28 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 29 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 4 de diciembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una compañía que opera un conglomerado de Portales de Internet que proveen contenido de banda ancha en materia de entretenimiento a usuarios en 25 países de América, Asia, Europa y el Pacífico, recibiendo un promedio de 33 millones de visitantes al mes.

Para identificar los servicios de hospedaje y creación de sitios Web que presta su subsidiaria Tripod, Inc., el Promovente tiene registrada la marca TRIPOD en los Estados Unidos de América desde 1997 y en los países que integran la Unión Europea a partir del 2000, con respecto a la clase 42 internacional.

El Promovente ofertó desde 1999 hasta 2007 los servicios antes mencionados entre el público mexicano a través de un Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto, pero debido a un error administrativo de su parte dicho nombre de dominio no fue renovado y al ser liberado por el Registrador, el Titular lo registro el 16 de septiembre de 2007 para ponerlo a la venta inmediatamente después en el Portal de SEDO por un precio que fluctúa entre $100,000 y $150,000 dólares americanos.

Durante los tres meses que el Titular ha disfrutado de la tenencia del nombre de dominio en pugna, el sitio Web vinculado a este último ha mostrado en forma prominente la marca TRIPOD del Promovente, así como hipervínculos de contenido erótico y de servicios idénticos a los prestados por el Promovente.

Al considerar que el uso del nombre de dominio en litigio afecta de manera progresiva la reputación de su marca registrada TRIPOD y le impide volver a reflejar esta última en un nombre de dominio .MX, el Promovente presentó sin mayor dilación la Solicitud que dio origen al presente procedimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El hecho de que la marca TRIPOD esté registrada en la clase de servicios en línea hace aún mas doloso el registro del nombre de dominio en conflicto al impedirse al Promovente hacer uso de su marca en la clase para la que se encuentra precisamente registrada;

(ii) La penetración que alcanzó en Latinoamérica el Portal de Internet vinculado al nombre de dominio en contienda mientras estuvo bajo el control del Promovente hace que sea de vital importancia que el Titular recupere el nombre de dominio <tripod.com.mx> en México;

(iii) En conclusión a lo anteriormente expuesto queda demostrada no sólo la igualdad entre la marca registrada y el nombre de dominio en conflicto, sino la importancia y el alcance de los servicios ofrecidos por el Promovente a través del nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(iv) Al poner en venta el nombre de dominio en cuestión y obtener ingresos cuando un visitante hace clic en los hipervínculos contenidos en el Portal respectivo, el Titular está haciendo un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio en litigio con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente con ánimo de lucro;

(v) Los hipervínculos ofrecidos por el Titular pueden provocar confusión entre los usuarios al mencionar términos como “alojamiento”, buscador”, etc., mismos que están relacionados con el negocio principal del Titular, así como a los servicios ofertados mediante el Portal cuando este último era administrado por el Promovente;

(vi) El Portal vinculado al nombre de dominio en pugna tiene la apariencia de una página de contenido erótico, lo que daña la imagen del Promovente y de su marca registrada TRIPOD;

(vii) Ninguno de los motores de búsqueda más conocidos como Google, Yahoo o MSN arroja resultado alguno que asocie al Titular con el término Tripod, por lo que puede afirmarse que el Titular no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en controversia;

(viii) Asimismo, de la investigación que realizó el Promovente no se desprende que el Titular haya registrado la marca TRIPOD ni constituido persona moral alguna bajo idéntica denominación social;

(ix) En conclusión y teniendo en cuenta que el Promovente no ha licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, puede concluirse que este último no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio <tripod.com.mx>;

(x) Diversas circunstancias acreditan la mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en litigio, entre ellas su puesta en venta por un precio de 100,000 dólares americanos, la falta de desarrollo de un negocio asociado al nombre de dominio en conflicto, el ofrecimiento de servicios idénticos a los ofrecidos en el comercio por el Promovente, la obtención de recursos económicos por el acceso a hipervínculos, el daño a la reputación del Promovente causado por la asociación de su marca TRIPOD con un sitio Web de contenido erótico, así como la imposibilidad de que el Promovente refleje su marca TRIPOD en un nombre de dominio idéntico dirigido al público mexicano;

(xi) Es evidente que el Titular sabía de la existencia de la marca TRIPOD del Promovente pues incluso muestra la denominación y el logotipo de aquélla en el Portal asociado al nombre de dominio en controversia;

(xii) El registro del nombre de dominio disputado no solo lesiona derechos exclusivos de marca sino que impide el uso de la misma al Promovente, en contravención al acuerdo de registro de NIC-México;

(xiii) El Titular fue condenado en Samsung Electronics Co., Ltd v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2006-004, al haber registrado el nombre de dominio <samsungmobile.com.mx> de mala fe y sin detentar derechos o intereses legítimos sobre el mismo;

(xiv) Actualmente el Titular figura como registrante de al menos 15 nombres de dominio en México que infringen derechos exclusivos de marca en perjuicio de terceros, como es el caso <facebook.com.mx>, <christinaaguilera.com.mx>, <cinvestav.com.mx>, <bebo.com.mx> y <changosmangos.com.mx>, entre otros.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el Experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el Panel realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del Demandado en contestar la Demanda faculta al Panel a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el Demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

En el caso particular deviene trascendente asentar que, en tratándose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, la Política sólo exige que las mismas se encuentren registradas, pero no necesariamente en México. Ver NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2007-0009 (aceptando que el Promovente fundara la Solicitud no solo en registros marcarios mexicanos sino en un registro anterior de su propio país, en la especie Francia, así como en un registro internacional). Este resultado es congruente con la práctica registral de NIC-México que no exige al registrante de un nombre de dominio .MX tener su domicilio o establecimiento en México.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva entre el nombre de dominio <tripod.com.mx> y la marca registrada TRIPOD, se advierte a la primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la marca del Promovente, lo que indefectiblemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma no haber licenciado el uso de sus marcas registradas TRIPOD al Titular, así como que este último no cuenta con registros marcarios propios sobre el signo TRIPOD ni es conocido por el nombre de dominio en conflicto. Asimismo alega el Promovente que el Titular está utilizando el nombre de dominio <tripod.com.mx> de manera ilegítima y desleal, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre del Promovente.

Las afirmaciones antes referidas y no controvertidas se juzgan idóneas para inferir que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No.D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso e-Resolution N° AF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al Experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La anterior conclusión se ve robustecida por el hecho de que la aplicación que da el Titular al nombre de dominio en contienda no puede considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal respectivo se usa sin autorización la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente, así como con respecto a hipervínculos de contenido sexual, lo cual dista mucho de los fines con que está asociada dicha marca en el comercio.

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii de la Política

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente acredita que el nombre de dominio en cuestión ha estado a la venta en el Portal de SEDO desde su registro hasta la fecha, por un precio que oscila entre 100,000 y 150,000 dólares americanos.

La verificación de este hecho en el caso concreto configura por sí solo un supuesto típico de mala fe por parte del Titular en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, atento a lo dispuesto por el artículo 1.b.i de la Política. Ver Best Western Internacional Inc. v. Chafi Jacobo Borge / Network Administration, Caso OMPI No. DMX2007-0003 (fundando el Experto su determinación de mala fe en el artículo 1.b.i de la Política, al quedar demostrado y no haberse controvertido que el Titular solicitó US$150,000.00 por la transferencia del nombre de dominio <bestwestern.com.mx> al Promovente).

Por otra parte, en la medida que dentro del Portal vinculado al nombre de dominio <tripod.com.mx> se propicia la confusión de sus visitantes en torno al uso no autorizado que ahí se hace de la marca TRIPOD en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente al amparo de esta última, este Experto estima que la conducta del Titular se traduce también en mala fe a la luz de la hipótesis descrita en el artículo 1.b.iv. de la Política. Ver FIGARO´S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informática S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa García, Caso OMPI No. DMX2005-0001 (determinando mala fe al encontrarse que el Titular utilizó el nombre de dominio de un modo engañoso para los usuarios de Internet, haciéndoles creer que existía una cierta vinculación del dominio <figaros.com.mx> con el Promovente, en virtud de que se empleaba la marca “FIGARO’S PIZZA” propiedad de este último en el sitio Web).

Ninguna de las anteriores conclusiones se ve afectada por el hecho de que el nombre de dominio en conflicto haya sido liberado por el Registrador como consecuencia del error de no renovarlo a tiempo atribuible al Promovente, pues los derechos exclusivos de este último con respecto a su marca TRIPOD seguían surtiendo plenos efectos, lo que impedía de jure al Titular registrar de manera oportunista el nombre de dominio en pugna. Ver LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (encontrando que el demandado actuó de mala fe por haber adquirido de forma dudosa el nombre de dominio <lcia.org>, mismo que el demandante había venido utilizando de manera continua, con el único fin de ponerlo a la venta en SEDO por un monto de 10,000 libras esterlinas).

Bajo estas circunstancias se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <tripod.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Únic

Fecha: 18 de diciembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente

Caso No. DMX2007-0017

1. Las Partes

El Promovente es American Airlines, Inc., con domicilio en Texas, Estados Unidos de América, representada por Conley, Rose & Tayon, PC, Fort Worth, Texas, Estados Unidos de América.

El Titular es Juan Cue de la Fuente, con domicilio en Puebla, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <aa.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes precisado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2007. El 26 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta negando que la entidad inicialmente nombrada en la Solicitud fuera la registrante del nombre de dominio en disputa, proporcionando al efecto el nombre y la información de contacto del Titular. En consecuencia y atendiendo a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 17 de octubre de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 24 de octubre de 2007. El 3 de octubre de 2007, el Centro recibió una comunicación escrita vía correo electrónico por parte de la empresa uServers México, listada como contacto técnico del nombre de dominio en conflicto, quien luego de recibir una copia de la Solicitud manifestó que el carácter con que figura en la base de datos WHOIS obedecía a un mero requerimiento técnico del Registrador y por ende no reclamaba ni pretendía ningún tipo de co-titularidad sobre el nombre de dominio <aa.com.mx>, reconociendo así la titularidad exclusiva del mismo en favor del señor Juan Cue de la Fuente.

Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 13 de noviembre de 2007. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. Por consiguiente, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 14 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de noviembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una de las compañías aéreas más grandes del mundo con una flota superior a las 1.000 unidades y alrededor de 82.000 empleados que operan más de 4.000 vuelos diarios a 250 ciudades en 40 países. Durante el 2006, el Promovente transportó a 98 millones de pasajeros desde los cinco aeropuertos principales donde conectan sus vuelos, a saber Dallas/Forth Wort, Chicago O’Hare, Miami, San Luis y San Juan Puerto Rico. En México el Promovente tiene presencia en 29 ciudades, ya sea directamente o a través de aerolíneas asociadas.

Para identificar los servicios de transporte aéreo de carga y pasajeros que presta, el Promovente tiene registrada desde 1949 en Estados Unidos y a partir de 1977 en México con respecto a la clase 39 internacional vigente, la marca AA y otras denominaciones incluyendo dichas siglas.

Entre los medios de difusión que el Promovente emplea para ofertar sus servicios a escala mundial se encuentra Internet, donde mantiene un Portal desde 1998 bajo el nombre de dominio <aa.com> que a su vez contiene la marca AA.COM registrada en los Estados Unidos de América desde el 2000 en la clase 39 internacional.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en pugna el 22 de noviembre de 2002 y desde entonces los visitantes a este último han sido redirigidos automáticamente al sitio Web <exalumnos.com> diseñado para que ex-alumnos de preparatorias y universidades mexicanas localicen a sus ex-compañeros.

Al considerar que el registro y uso del nombre de dominio en litigio configuran una invasión a los derechos exclusivos al amparo de sus marcas registradas AA y AA.COM, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al presente procedimiento administrativo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) Las marcas AA y AA.COM son muy conocidas y famosas entre el público consumidor como resultado de su uso continuo en Estados Unidos desde 1935 y en México a partir de 1977;

(ii) El Promovente ha construido y disfruta actualmente de una buena imagen pública y una gran reputación a través de sus marcas AA y AA.COM, así como de la familia de marcas que incorporan el término AA, entre ellas AANYTIME, PLANAAHEAD, AADVANTAGE, ESCAAPESE y AACCESS;

(iii) La buena reputación de las marcas AA y AA.COM, y por consiguiente de la gran reputación y credibilidad del Promovente dependen de la integridad de estas marcas ya que identifican al Promovente como la única fuente de sus servicios y no a otra fuente;

(iv) La porción dominante del nombre de dominio <aa.com.mx> es básicamente idéntica a las marcas famosas AA y AA.COM propiedad del Promovente, ya que de conformidad con los precedentes bajo la UDRP, la adición de los dominios de nivel superior “.com” y/o del código de país “.mx” no logra distinguir el nombre de dominio en cuestión con respecto a las marcas del Promovente;

(v) El Titular no ha usado el nombre de dominio objeto de esta controversia en relación con el ofrecimiento de bienes o servicios de buena fe, ya que al revisar el contenido del sitio <exalumnos.com> al cual un visitante del nombre de dominio en conflicto es redirigido inmediatamente, no se encuentra referencia alguna a los términos AA o AA.COM;

(vi) El Titular nunca ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni se podría sostener que es su sobrenombre, como tampoco podría dicho nombre de dominio relacionarse de manera alguna con un interés legítimo del Titular;

(vii) El Promovente no ha otorgado licencia o de alguna otra forma dado su autorización para que el Titular use alguna de sus marcas ni tampoco de solicitar o usar cualquier nombre de dominio que las incorpore;

(viii) Con base en la fama de las marcas AA y AA.COM propiedad del Promovente puede afirmarse que el uso del nombre de dominio en contienda por parte del Titular constituye un intento oportunista de atraer a los clientes del Promovente al sitio Web del Titular, creando una probable confusión con el Promovente;

(viii) En específico, el uso del nombre de dominio en litigio con el propósito de redirigir a usuarios de Internet al sitio <exalumnis.com> para beneficio comercial del propio Titular no puede configurar un uso no comercial legítimo ni un uso justo de conformidad con lo resuelto en Pfizer, Inc. v. NA, Caso OMPI N° D2005-0072 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <pfizerviagra.com> para atraer tráfico de Internet a cambio de ingresos por publicidad en ventanas emergentes no coincide con el ofrecimiento de buena fe de bienes);

(ix) Dada la fama de las marcas AA y AA.COM puede afirmarse que el Titular tiene conocimiento o debería tener conocimiento de la existencia de las marcas del Promovente y de que los usuarios de Internet pueden ser inducidos a creer que el nombre de dominio <aa.com.mx> tiene relación con un Portal de Internet asociado o patrocinado por el Promovente;

(x) Al registrar y hacer uso del nombre de dominio <aa.com.mx>, el Titular intenta obtener provecho de la fama de las marcas AA y AA.COM y usar esa fama para desviar a los clientes a su sitio de Internet <exalumnos.com> para obtener beneficios comerciales, lo que constituye evidencia de su mala fe;

(xi) La conducta del Titular, a sabiendas de que no tiene derecho de utilizar las marcas del Promovente, demuestra que el Titular dolosa, ventajosamente y de mala fe, intenta hacer negocio con las marcas del Promovente y con el derecho de este a utilizar sus marcas en el comercio, atento a lo resuelto en PepsiCo. Inc. v. “null” a.k.a. Alexander Zhavoronkov, Caso OMPI No. D2002-0562 (determinando que la flagrante apropiación de una marca comercial universalmente reconocida es en sí suficiente para constituir un registro de mala fe).

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1(a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples Expertos Administrativos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se produzca confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen comercial de los bienes y servicios ofertados bajo la marca del Promovente como consecuencia del uso que se haga de un nombre de dominio en el Portal respectivo, sino dilucidar si el nombre de dominio en pugna por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente, para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Ahora bien, de un examen puramente objetivo del nombre de dominio <aa.com.mx> frente a las marcas registradas AA y AA.COM, se advierte que el nombre de dominio sujeto a estudio se integra única y exclusivamente por las marcas del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna.

La conclusión que antecede se mantiene incólume ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y/o del código de país “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio al tenor de la Política.

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad tipográfica de tal naturaleza entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”); Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del Demandante); Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El Promovente asegura no haber otorgado licencia, facultad o autorización alguna al Titular para solicitar o usar un nombre de dominio idéntico a sus marcas famosas AA y AA.COM. También afirma el Promovente que en su conocimiento, el Titular no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio en cuestión.

Esto es suficiente para tener por demostrado prima facie el segundo requisito de la Política, revirtiéndose con ello la carga de la prueba al Titular para acreditar alguna de las defensas contenidas en el artículo 1.c de la Política. Ver Anti Flirt S.A. and Mr. Jacques Amsellem v. WCVC, Caso OMPI No. D2000-1553 e Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467.

Atento a lo anterior, el Experto estima procedente inferir de la falta de contestación a la Solicitud, que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno en relación con el nombre de dominio en disputa. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisión de su parte respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio); Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc., Caso N° NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legítimos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algún derecho o interés legítimo a su favor).

La conclusión que antecede se corrobora por el hecho de que el uso del nombre de dominio en contienda con el único propósito de redirigir tráfico al sitio Web <exalumnos.com> en contra de la intención original de los visitantes, no permite concluir que el Titular haya usado el nombre de dominio <aa.com.mx> en relación con un ofrecimiento auténtico de productos o servicios de buena fe, ni tampoco que esté realizando un uso legítimo y leal o no comercial del mismo sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca con ánimo de lucro. Ver Adobe Systems Incorporated v. Domain OZ, Caso OMPI No. D2000-0057 (concluyendo que el uso del nombre de dominio <adobeacrobat.com> para redirigir usuarios de Internet a otro sitio Web no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos conforme a la Política).

En consecuencia se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Promovente aduce que debido a la notoriedad de sus marcas registradas AA y AA.COM en relación con los servicios de transporte aéreo que presta a nivel mundial, el Titular necesariamente debía haber sabido de la existencia de aquellas al momento de registrar el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

Considerando la antigüedad y extensión geográfica del uso de la marca AA dentro y fuera de México, es inconcuso que el Titular registró el nombre de dominio en controversia a sabiendas de que ello constituía una apropiación sin derecho de la marca famosa del Promovente, máxime cuando el sitio Web de este último se encontraba desde ese entonces vinculado a la marca registrada AA.COM.

Aunado a lo anterior, la falta de uso genuino del nombre de dominio en cuestión durante cinco años al haberse vinculado desde un principio al Portal <exalumnos.com> que no guarda relación alguna que explique la elección de <aa.com.mx> por parte del Titular, produce convicción plena en el Experto sobre la mala fe que privó en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se concluye que con el redireccionamiento a un recurso de Internet no deseado por los visitantes de <aa.com.mx>, el Titular se ha valido de este último para captar tráfico a expensas de la fama que goza la marca AA, cuya circunstancia por sí sola constituye mala fe en el contexto de la Política. Ver Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registró de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debió haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputación de la marca famosa FERRARI del demandante).

En virtud de lo anterior se tiene al Promovente habiendo cumplido su carga probatoria bajo el articulo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <aa.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto

Fecha: 17 de diciembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Dance Educators of America, Inc. v. Belinda Edith Garza Mireles

Caso N° D2007-1376

1. Las Partes

La Demandante es Dance Educators of America, Inc., con domicilio en New York, Estados Unidos de América, representada por Sánchez-DeVanny Eseverri, S.C., México.

La Demandada es Belinda Edith Garza Mireles con domicilio en México, representada mediante apoderado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <interdanza.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de septiembre de 1007, Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 27 de septiembre de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal, Luis C. Schmidt y José Carlos Erdozain como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 16 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 7 de noviembre de 2007 la Demandante realizó una serie de alegaciones y aportó una serie de documentación adicional a la Demanda no solicitada por el Centro, ni por el Grupo de Expertos, que en aquel momento no había sido nombrado todavía.

Idioma del procedimiento: La Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Grupo de Expertos, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca mexicana denominativa INTERDANZA, núm. 969808, registrada en la clase 35, solicitada el 14 de noviembre de 2006 y concedida el 25 de enero de 2007.

- Marca mexicana mixta N° 878046, compuesta por un gráfico en el que figuran de manera destacada DEA y en menor tamaño “Dancing around the World” Workshops *Ballet Seminars* Training schools * Interdanza”, registrada para la clase 41 del nomenclátor internacional y concedida el 26 de abril de 2004.

- Marca costarricense N° 158226, compuesta por el mismo signo que la anterior, registrada para servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional, e inscrita el 4 de mayo de 2006.

Asimismo, la Demandante ha solicitado las siguientes marcas:

- Solicitud de marca mexicana denominativa INTERDANZA en la clase 41 del nomenclátor, presentada el 14 de noviembre de 2006.

- Solicitud de marca denominativa norteamericana INTERDANZA en clase 41 del nomenclátor, presentada el 13 de febrero de 2007.

- Solicitudes de marca mexicana mixta en la que se incluye el signo DEA Interdanza para las clase 35 y 41, solicitadas el 13 de diciembre de 2006.

El nombre de dominio <interdanza.com> fue registrado el 13 de octubre de 2003.

La Demandada es titular asimismo del nombre de dominio <interdanza.com.mx>, registrado el 21 de abril de 2006. Dicho nombre de dominio es objeto de otro procedimiento OMPI, el procedimiento DMX2007-0016, sujeto a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx.

La Demandada es titular de la marca mexicana N° 944358, mixta, en la que figura el signo INTERDANZA, concedida el 25 de julio de 2006 para distinguir servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional.

La Demandante ha solicitado la Declaración Administrativa de Nulidad de la marca de la Demandada, por medio de escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 27 de agosto de 2007. No habiéndose dictado aún resolución al respecto, la marca se encuentra en vigor en la actualidad.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- Afirma la Demandante que ella es la creadora del concepto y marca INTERDANZA, creado en 1996 para publicitar sus actividades y eventos, y que a su entender cuenta con gran reconocimiento y aceptación en el medio de la danza y actividades artísticas. Afirma la Demandante que celebró diversos eventos y actividades bajo la marca INTERDANZA desde 1997 en Panamá, en México desde el año 1999 al 2006, y a partir del 2001 en Costa Rica. Según la Demandante, el hecho de que la Demandada cuente con una Academia de Baile implica que necesariamente era conocedora del gran prestigio, fama, reconocimiento y actividades de la Demandante y de INTERDANZA, no siendo conocida la Demandada comúnmente por la denominación INTERDANZA

- Alega la Demandante que ella contrató a la Demandada como representante oficial en México, encomendándole diversas actividades, entre las cuales se encontraba prestar sus servicios en la organización de eventos bajo la marca INTERDANZA, con un porcentaje de los ingresos netos correspondientes a las cuotas de inscripción de maestros y alumnos que participaban en los eventos.

- Mantiene la Demandante que solicitó los servicios de la Demandada para registrar el nombre de dominio <interdanza.com> en octubre de 2003 a nombre de la Demandante y crear una página web en español para publicar actividades y eventos de la Demandante en México, Costa Rica y Panamá. Obtenido el registro del referido nombre de dominio, se utilizó para publicar información de la Demandante y los eventos y actividades de Interdanza en México y en otros países.

- Rotas las relaciones de negocios entre la Demandante y la Demandada, la Demandada sigue utilizando el signo INTERDANZA, tras cambiar los datos del nombre de dominio <interdanza.com>, violentando los términos y condiciones establecidas para la representación en México de la Demandante y lo utilizó para publicar información sobre eventos y actividades organizados por la Demandada bajo la marca INTERDANZA. Además alega la Demandante que la Demandada, aun siendo su representante, solicitó en nombre propio el registro del nombre de dominio <interdanza.com.mx>, y el registro de la marca INTERDANZA en México, considerando la Demandante que se trata de una marca cuyo registro se obtuvo de mala fe, ya que se indica como fecha de primer uso la celebración de un evento de la Demandante. De igual modo, afirma la Demandante que la solicitud de marca presentada por la Demandada en Estados Unidos ha dado lugar a un oficio en el que la Oficina norteamericana de marcas le indica que no acredita el uso de la marca.

- Mantiene la Demandante que tiene derechos de marca sobre el término INTERDANZA, habiendo adquirido derechos de “common law” sobre dicha marca, como consecuencia de su uso desde 1997 en Panamá y desde 1999 en Estados Unidos y México, y que además es titular de diversos registros de marcas y de varias solicitudes en trámite que incluyen el término INTERDANZA.

- También entiende la Demandante que el nombre de dominio <interdanza.com> es idéntico a la marca INTERDANZA y similar en grado de confusión a las demás marcas y derechos de “common law” de la Demandante, ya que incluye totalmente dentro del nombre de dominio la marca INTERDANZA.

- A juicio de la Demandante, la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <interdanza.com>, porque no cuenta con autorización o licencia alguna concedida por la Demandante para la utilización del término “Interdanza”; porque el hecho de que la Demandada cuente actualmente con un registro de la marca INTERDANZA en México no es prueba de que cuente con derechos o intereses legítimos; y porque no es posible que demuestre que haya efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de servicios, por haber conocido y haber sido representante de la Demandante. Entiende a este respecto la Demandante que la Demandada al terminar las relaciones comerciales con la Demandante modifica los datos del nombre de dominio sin autorización de la Demandante para mantener su control y uso y publicar información sobre eventos y actividades organizados por la Demandada, por lo que no está haciendo un uso legítimo y leal del nombre de dominio.

- Finalmente, la Demandante argumenta que el nombre de dominio <interdanza.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Según la Demandante, la Demandada al cambiar unilateralmente los datos del nombre de dominio, ha obtenido el control del mismo para impedir a la Demandante que refleje la marca INTERDANZA en el nombre de dominio correspondiente, y la Demandada lo habría hecho con el objeto de perturbar la actividad comercial de la Demandante; y para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que el Grupo de Expertos dicte una resolución en la que ordene que le sea transferido el nombre de dominio <interdanza.com>.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, la Demandante mantiene, en esencia, lo siguiente:

- Considera falsa la afirmación de la Demandada según la cual existe una organización mexicana conocida como Interdanza de México

- Reitera que el nombre de dominio <interdanza.com> fue usado por la Demandante; y se insiste en que la documentación aportada con la Demanda vendría a demostrar la falsedad de las afirmaciones de la Demandada, en especial que era la Demandada quien organizaba de forma personal los eventos Interdanza. Y en este mismo sentido, se argumenta que las pruebas presentadas por la Demandada no pueden ser tomadas en consideración en el procedimiento por no probar derecho o interés legítimo alguno a favor de la Demandada. A estos efectos se atacan uno a uno los anexos presentados por la Demandada en su contestación a la demanda.

B. Demandada

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandada son las siguientes:

- Sostiene la Demandada que es la legítima titular del nombre de dominio <interdanza.com>, utilizado dentro de una organización de nacionalidad mexicana, sin fines de lucro, fundada en el año 2000, con planes de fomentar la unión entre maestros de danza y alcanzar el perfeccionamiento en los métodos de enseñanza de la danza. Afirma la Demandada que ha utilizado de forma ininterrumpida el nombre de dominio <interdanza.com>, ofertando los servicios de buena fe, y sin fines de lucro, siendo conocida por los solicitantes de los servicios a través de dicho nombre de dominio, en virtud de ser la creadora y desarrolladora de los eventos artísticos de danza denominados Interdanza seguida del año en el que se celebraban.

- La Demandada pone en tela de juicio determinadas afirmaciones y pruebas aportadas por la Demandante: niega por ejemplo que la Demandante desarrollara el concepto y la marca para publicitar eventos en el año de 1996; o que la Demandante haya organizado un evento con el nombre de Interdanza 1997 en la Ciudad de Panamá, También considera la Demandada que la Demandante se ha obstinado en el propósito de dañar su carrera profesional, queriéndose apoderar del prestigio y trabajo que ha desarrollado en el transcurso de mas de 25 años, maquinando y fabricando pruebas.

- Considera la Demandada que la Demandante conoció la palabra Interdanza al ser invitados sus miembros como maestros y jueces de un evento organizado por la Demandada, pues dicha palabra no tiene una connotación idéntica con la lengua inglesa tanto en su estructura gramática y/o fonética. Alega además la Demandada que la Demandante en sus setenta y cinco años de historia jamás ha mezclado su logotipo, su marca, sus avisos comerciales, nombres comerciales utilizando en ellos la lengua inglesa con otro idioma incluyendo el español.

- Alega la Demandada que son totalmente falsas las afirmaciones que realiza la Demandante en relación a que la Demandada mantuvo una relación de subordinación con la Demandante. A este respecto afirma la Demandada que ni ha recibido honorario, sueldo o compensación alguna, ni ha suscrito contrato de prestación de servicios profesionales o cualquier otro que la identifique como un subordinado o empleado de la Demandante. En este sentido, insiste la Demandada en que la Demandante no acompaña el contrato de prestación de servicios profesionales ni los recibos de pago que supuestamente recibió durante seis años como representante de la Demandante, porque nunca se le pagó cantidad alguna por parte de la sociedad Dance Educators of America, siendo la Demandada quien sufragó los gastos necesarios para la celebración de todos los eventos denominados “Interdanza” en la República Mexicana.

- Considera la Demandada que el nombre de dominio <interdanza.com> no debe ser transferido a la Demandante porque la Demandada tiene un derecho legítimo reconocido por la Autoridad; y porque lo ha usado en forma ininterrumpida con anterioridad a cualquier uso que le haya podido dar la Demandante. Además, se insiste en que la Demandada ha sido conocida en el mundo de la danza y ha recibido todo tipo de comunicaciones a través del correo electrónico [belindadegracia@interdanza.com] e [interdanza2000@aol.com], y ha promocionado su actividad a través, de la pagina web “www.interdanza.com”.

Por todo lo anterior la Demandada solicita que el Grupo de expertos dicte una resolución en la que declare la existencia de un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio <interdanza.com>.

6. Cuestiones previas de procedimiento

Admisión de alegaciones y pruebas suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el 7 de noviembre de 2007 la Demandante remite al Centro un correo electrónico en el que aporta nuevos datos y pruebas.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 del Reglamento, “además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Política ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razón por la cual múltiples Grupos de expertos han rechazado su admisión y se han negado a valorarlas (Así, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles, OMPI Nº. D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey, OMPI Nº. D2001-0824; o Deutsche Post AG v. MailMij LLC, OMPI Nº. D2003-0128).

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Nº. D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Nº. D2003-0113; Société pour l’oeuvre et la mémoire d’Antoine de Saint Exupéry-Succession Saint Exupéry-D’Agay v. The Holding Company, OMPI Nº. D2005-0165).

En opinión de este Grupo de Expertos, las circunstancias que concurren en el presente caso permiten la admisión de los nuevos argumentos y pruebas aportados por la Demandante tras la Demanda y la Contestación a la Demanda, porque en dicho escrito de alegaciones la Demandante da respuesta a determinadas cuestiones introducidas en el procedimiento por parte de la Demandada.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre dicha marca y el nombre de dominio en conflicto. Existiendo un derecho sobre la marca por parte del Demandante es indiferente el país en el que se proteja (Así, por ejemplo, Infospace.com, Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd., Caso OMPI No. D2000-0074, Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani, caso OMPI N°. D2000-0014 y Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company, Caso OMPI No. D2000-0015). Y también es irrelevante a efectos del primer requisito de la Política si se trata o no de una marca renombrada (Allocation Network GmbH v. Steve Gregory, Caso OMPI No. D2000-0016, Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc, Caso OMPI No. D2000-0032). Por lo demás, el apartado 4a) de la Política sólo exige que exista confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad de que también exista entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio (Vid., entre otras resoluciones, Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez, Caso OMPI No. D2000-0483). La identidad o similitud entre productos o servicios será relevante, por contra, para determinar la existencia de mala fe por parte del demandado.

Ha quedado acreditado en el procedimiento que la Demandante es titular de una marca mexicana denominativa INTERDANZA, N° 969808, registrada en la clase 35, solicitada el 14 de noviembre de 2006 y concedida el 25 de enero de 2007. Además, es titular de una marca mexicana mixta N° 878046, compuesta por un gráfico en el que figuran de manera destacada DEA y en menor tamaño “Dancing around the World” Workshops *Ballet Seminars* Training schools * Interdanza”, registrada para la clase 41 del nomenclátor internacional y concedida el 26 de abril de 2004, y de una marca costarricense N° 158226, compuesta por el mismo signo que la anterior, registrada para servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional, e inscrita el 4 de mayo de 2006.

La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Del mismo modo, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los dominios [Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, caso OMPI N°. D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N°. D2000-1199]. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N°. D2000-1199].

Con estos presupuestos, los términos de la comparación serían, de un lado, la marca mexicana denominativa INTERDANZA y de otro el nombre de dominio de segundo nivel INTERDANZA, siendo evidente la existencia de identidad entre dicha marca y el nombre de dominio.

Por otra parte, y por lo que respecta a las demás marcas de la Demandante, los términos de la comparación serían “DEA Dancing around the World Workshops * Ballet Seminars* Training schools * Interdanza”, y de otro “Interdanza”. Así las cosas es claro que no existe identidad entre las mencionadas marcas y el nombre de dominio. Todo lo más, podría llegar a entenderse que existe un cierto grado de similitud, que podría generar un riesgo de confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con el párrafo 4 de la Política, la segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación de la Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Nótese bien que lo que exige la Política es que el Demandado carezca, en el presente, de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (“usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”).

Pues bien, es innegable que la Demandada es titular de una marca mexicana registrada que protege el término INTERDANZA (la marca mexicana N° 944358, mixta, en la que figura el signo INTERDANZA, concedida el 25 de julio de 2006 para distinguir servicios de la clase 41 del nomenclátor internacional). Es verdad que la Demandante ha solicitado la nulidad de esta marca. Pero de momento dicha marca está en vigor.

En los estrechos márgenes de un procedimiento de la ICANN como el presente, el Grupo de expertos carece de competencia para entrar a valorar si la marca de la Demandada es o no válida. En este mismo sentido, por ejemplo, caso Computación Administrativa y Diseño, S.A. de C. V. v. Max Toner S.A. de C.V., OMPI NºD2006-0390, donde expresamente se reconoce que la Política cumple el propósito de resolver disputas relativas al uso y registro de nombres de dominio de forma abusiva y que nada tiene que ver con la resolución de disputas que estrictamente conciernen al Derecho de marcas, para lo cual existen los tribunales y autoridades administrativas competentes.

Así pues, el examen de la eventual nulidad de la marca mexicana de la Demandada, es una cuestión que sólo compete a las autoridades mexicanas, debiendo el Grupo de expertos limitarse a aceptar su validez mientras la Autoridad competente no deje sin efecto dicho registro de marca, del mismo modo que tampoco puede el Grupo de expertos entrar a valorar la validez de las marcas registradas de la Demandante. En este sentido, por ejemplo, caso Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S.A. v. Jupiter Web Services Limited, OMPI Nº D2003-0525, caso, H&R Johnson Tiles Limited v. Cristal Ceramicas, S.A OMPI Nº. D2004-0432.

Las partes del presente procedimiento discuten si entre ellas hubo o no una relación jurídica previa, y de qué tipo. Pero es ésta una cuestión sobre la cual tampoco es competente el Grupo de expertos. Y en esta línea se manifiestan resoluciones anteriores como la de del caso Manchester Airport PLC and Club Club Limited, Caso N° D2000-0638.

En definitiva, por tanto, siendo en la actualidad la Demandada titular de una marca mixta mexicana compuesta por el signo INTERDANZA no cabe más que reconocer que tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio que coincide con dicha marca. Deben ser los Tribunales de Justicia los que declaren qué tipo de relación jurídica mediaba entre las partes, si hubo solicitud de la marca de mala fe y si estamos o no ante un supuesto de marca de agente, y en definitiva si la marca mexicana de la Demandada es o no nula.

En la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos de la Política, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el párrafo 4 de la Política, no tiene sentido a entrar a analizar el requisito relativo al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.

C. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

La Demandada solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resolución en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Según el apartado 15 e) del Reglamento, “si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaración de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (-Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI N°. D2000-1224; – Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por él invocada: (Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, Caso OMPI DBIZ 2002-00245; Her Majesty The Queen, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI N°. D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado (Smart Design LLC c. Hughes, Caso OMPI N°. D2000-0993).

Pues bien, este Grupo de Expertos considera que la demanda no se ha presentado de mala fe, y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Grupo de Expertos entiende que a lo sumo la Demandante ha realizado una interpretación errónea de la Política, considerando que las facultades del Grupo de Expertos llegan hasta el punto de permitir desconocer la existencia de una marca registrada a favor de la Demandada. Pero una cosa es realizar una interpretación desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de mala fe y abusando del procedimiento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la Demanda.

 Fecha: 30 de noviembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Dance Educators of America. Inc. c. Víctor Llamas Torja y Belinda Edith Garza Mireles

Caso No. DMX2007-0016

1. Las Partes

El Promovente es Dance Educators of America. Inc., con domicilio en New York, Estados Unidos de América, representada por Sánchez-DeVanny Eseverri, S.C., Monterrey, Nuevo León, México.

El Titular es Víctor Llamas Torja, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México. La codemandada es Belinda Edith Garza Mireles, con domicilio en Monterrey, Nuevo León, México, representada mediante apoderado.

Para fines de este procedimiento, atento a la legitimación pasiva preponderante que acredita en razón de su vinculación directa con el bien objeto del litigio, la codemandada será identificada en lo sucesivo como el Titular.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <interdanza.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes citado es NIC-México.

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 18 de septiembre de 2007, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localización.

En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la misma con fecha 26 de septiembre de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 2 de octubre de 2007. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 19 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de noviembre de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 7 de noviembre de 2007, el Promovente dirigió al Centro un escrito adicional refutando diversos temas abordados dentro de la Contestación del Titular, que a juicio del Promovente no podían haberse anticipado en la Solicitud.

En respuesta, el 8 de noviembre de 2007, el Titular objetó ante el Centro la admisibilidad del escrito de réplica del Promovente, argumentando inobservancia al principio de igualdad procesal entre las partes que consagra el Reglamento de la Política.

Bajo estas circunstancias y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 del Reglamento, el Experto decretó el cierre del procedimiento el 16 de noviembre de 2007, habiendo previamente constatado que las partes hayan tenido en efecto una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una prestigiada asociación estadounidense de profesionales de la danza fundada en 1932 que tiene por objeto promover las artes escénicas, la actuación y la danza, así como la educación dancística a nivel superior y la certificación de maestros altamente calificados de ballet, tap, jazz, danza moderna, danza de carácter y acrobática. Entre sus actividades se encuentra la organización de seminarios, talleres y competencias en las distintas técnicas que conforman la danza como disciplina artística.

Para identificar sus servicios de enseñanza y acreditación profesional en materia de danza, el Promovente cuenta con un registro en Costa Rica, con fecha legal 11 de octubre de 2005, respecto de la marca mixta DEA y DISEÑO, en la clase 41 internacional; una marca registrada en México con fecha legal 10 de marzo de 2004 atinente a la denominación DEA y Diseño en la clase 41 internacional; así como un registro marcario en México con fecha legal 14 de noviembre de 2006, sobre la denominación INTERDANZA en la clase 35 amparando servicios de publicidad, dirección y administración de negocios, trabajos de oficina, incluyendo representación de artistas intérpretes.

Asimismo, el Promovente tiene tres solicitudes de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) respecto de la denominación INTERDANZA, dos en clase 41 y una en clase 35, todas presentadas el 14 de noviembre de 2006, así como una solicitud de registro de marca pendiente ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) sobre la denominación INTERDANZA en clase 41, presentada el 13 de febrero de 2007.

Para publicitar sus actividades y eventos, el Promovente mantiene Portales de Internet bajo los nombres de dominio <deadance.com> en inglés y <dealatina.com> en español.

El Titular por su parte es una reconocida maestra, coreógrafa y promotora de danza en el norte de la República Mexicana, quien además de dirigir su Estudio “Belinda de Gracia” dedicado a la enseñanza de dicha disciplina artística, se ha encargado de organizar desde el año 2000 a la fecha una competencia dancística denominada “Interdanza”, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Habiendo sido primero acreditado y después admitido como miembro del Promovente, el Titular fungió del 2000 al 2006 como representante del Promovente en México, sin que dicho nombramiento se haya nunca estipulado o delimitado por escrito.

Con el fin de reservarse en exclusiva la denominación “Interdanza” con relación al evento de danza que organiza año con año, el Titular solicitó el 10 de mayo de 2006 y le fue concedido dos meses después por el IMPI, el registro No. 944358 sobre la marca INTERDANZA y Diseño en la clase 41, para amparar servicios de educación, capacitación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

De igual forma, el Titular registró el nombre de dominio en controversia el 21 de abril de 2006 y desde entonces lo ha venido utilizando para brindar información sobre el certamen “Interdanza”.

El 8 de mayo de 2007, al considerar que el registro y uso del nombre de dominio en litigio constituyen una invasión a los derechos conferidos por su marca INTERDANZA, así como una conducta típica de competencia desleal, el Promovente interpeló vía corredor público al Titular, instándolo a transferirle el nombre de dominio <interdanza.com.mx> a más tardar el 16 de mayo de 2007. Ante la falta de satisfacción a su requerimiento, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento administrativo.

Por último es importante asentar que a la fecha en que se dicta esta Decisión se encuentran pendientes de resolución los siguientes procedimientos contenciosos incoados por el Promovente en contra del Titular: i) una solicitud de declaración administrativa de nulidad del registro marcario del Titular No. 944358 INTERDANZA y Diseño ante el IMPI; ii) una oposición ante la USPTO a efecto de que esta última niegue el registro de la marca INTERDANZA solicitada por el Titular en Estados Unidos de América; y iii) un procedimiento administrativo ante la OMPI bajo el expediente D2007-1376, solicitando la transferencia del nombre de dominio <interdanza.com> registrado por el Titular el 13 de octubre de 2003.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El Promovente creó la marca INTERDANZA en 1996, misma que ha usado en Panamá (de 1997 a la fecha), Houston, Texas, Estados Unidos de América (en 1999), Monterrey, Nuevo León, México (de 1999 al 2006) y Costa Rica (a partir del 2001);

(ii) Considerando el gran numero de asistentes que asistían a sus eventos y en particular al concurso “Interdanza” celebrado en Houston, Texas, en 1999, el Promovente contrató al Titular, quien había participado en el evento de mérito, como su representante oficial en México para ocuparse de la organización de eventos bajo la marca INTERDANZA propiedad del Promovente;

(iii) En octubre de 2003, el Promovente encargó al Titular registrar el nombre de dominio <interdanza.com> a nombre del primero, así como desarrollar una página Web en español para anunciar actividades y eventos del Promovente en México, Costa Rica y Panamá;

(iv) Luego del evento “Interdanza” 2006, las partes empezaron a realizar los trámites necesarios para concluir su relación de negocios. Unos cuantos días después de esto, siendo todavía representante del Promovente y sin contar con su autorización, el Titular registró a su nombre el nombre de dominio en disputa;

(v) En adición a sus derechos exclusivos de marca, el Promovente goza de prerrogativas de “common law”, derivado del uso ininterrumpido que ha hecho de la denominación INTERDANZA con antelación al registro de idéntica marca por parte del Titular;

(vi) El nombre de dominio en litigio es idéntico a la marca registrada, solicitudes de marca y derechos de uso previo del Promovente, al componerse dicho identificador de recursos en Internet con la marca INTERDANZA y ofrecer los mismos servicios que el propio Promovente;

(vii) Aun cuando el Titular haya sido representante del Promovente y cuente con un registro de la marca INTERDANZA en México, eso no le confiere derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa ni acredita que haya registrado o usado este último en relación con una oferta de servicios de buena fe conforme a la Política;

(viii) En aplicación del Caso OMPI No. D2004-0643, el Titular no tiene justificación para haber elegido un nombre de dominio como el que registró cuando conocía los derechos del Promovente sobre el mismo;

(viii) El Titular registró y ha venido usando el nombre de dominio en conflicto de mala fe en términos de la Política, según se demuestra por el hecho de que el Titular haya sido representante en México del Promovente, así como por la carencia de licencia o autorización en favor del Titular para registrar el nombre de dominio en cuestión, lo mismo que por la circunstancia de haber registrado este último unos días después de concluido el evento “Interdanza” 2006 cuando el Titular aún era representante del Promovente;

(ix) El registro del nombre de dominio en disputa se traduce en mala fe por parte del Titular en el contexto de la Política por impedirle al Promovente reflejar su denominación en un nombre de dominio correspondiente;

(x) La mala fe en el presente caso se verifica al haber el Titular redireccionado el nombre de dominio en conflicto para promover actividades en competencia directa con el Promovente para atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular;

(xi) Tomando en cuenta lo dispuesto en los Casos OMPI Nos. D2004-0471 y D2004-0433, en la medida que el registro del nombre de dominio en conflicto constituyó un incumplimiento a los términos contractuales entre las partes, es procedente considerar la mala fe por parte del Titular.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular emplea legítimamente el nombre de dominio controvertido en relación con Interdanza de México, una organización sin fines de lucro que fundó en el año 2000 en Monterrey, Nuevo León, con el objeto de fomentar la unión entre maestros de danza y alcanzar el perfeccionamiento en los métodos de enseñanza en la profesión dancística;

(ii) El Titular es conocido por el nombre de dominio al haber creado y desarrollado los eventos artísticos denominados “Interdanza”;

(iii) La afirmación del Promovente en el sentido de haber desarrollado el concepto y la marca INTERDANZA es falso, toda vez que como se aprecia en el sitio oficial de Internet del propio Promovente, este jamás ha usado en su logotipo la palabra “interdanza” como asegura, sino “world wide”;

(iv) La fecha de primer uso respecto de la marca INTERDANZA que manifiesta el Promovente es inconsistente ya que en su anexo 42 se señala el 10 de marzo de 2004, mientras que en su Solicitud asegura que comenzó a usar la marca en 1996;

(v) Es totalmente falso que el Promovente haya celebrado en 1999 la primera convención “Interdanza” que tuvo lugar en Veracruz puesto que dicho evento fue coordinado y organizado por la Escuela Cubana de Ballet y el Instituto Veracruzano de Cultura, lo que se corrobora por el propio certificado de asistencia ofrecido por el Promovente en cuyo anverso no aparece la palabra “Interdanza”;

(vi) Es igualmente falso que el Promovente haya celebrado como afirma, un evento denominado “Interdanza” en Houston, Texas, durante 1999, ya que la verdadera denominación de la competencia fue “Dance Educators o America Regional Competition 1999”, según se desprende del certificado de asistencia expedido por el Promovente en favor del Titular;

(vii) El Promovente intenta sorprender la buena fe del Experto al hacer declaraciones falsas y exhibir documentales que fueron manipuladas para incluir la palabra “Interdanza” en ellas, así como fechas de celebración anteriores a las reales y signatarios que no pudieron suscribir en realidad tales documentos en las fechas referidas;

(viii) El Promovente no pudo exhibir el contrato de prestación de servicios profesionales o bien los recibos de pago de honorarios que el Titular debería haber recibido durante seis años de resultar cierta la afirmación de que el Titular fue contratada por el Promovente en el año 2000, siendo que en realidad fue el propio Titular quien sufragó todos los gastos derivados de la organización de las competencias “Interdanza” en la República Mexicana del 2000 al 2007;

(ix) El Promovente jamás ha utilizado la denominación INTERDANZA ni como marca, dominio o cualquier otra figura de propiedad intelectual, según se desprende de las documentales marcadas con los números 13 y 21 ofrecidas por el mismo Promovente;

(x) El nombre de dominio en conflicto no debe ser transferido al Promovente ya que el Titular ha venido usando el primero en forma ininterrumpida con anterioridad a cualquier uso que le haya podido dar el Promovente, además de que INTERDANZA fue solicitada y registrada como marca por el Titular antes que el Promovente, así como por la circunstancia de que, contrario a lo requerido por la Ley de la Propiedad Industrial, el Promovente omitió dolosamente en su Solicitud de registro declarar ante el IMPI la fecha de supuesto primer uso de la marca INTERDANZA;

(xi) El Titular tiene un derecho legítimo en el nombre de dominio en controversia pues dicho nombre tiene una connotación latina derivada de la lengua castellana, misma que en los setenta y cinco años de existencia del Promovente este nunca ha mezclado en sus logotipos, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales o reservas de derechos de autor;

(xii) El Titular creó el concepto “Interdanza” y lo ha venido usando de buena fe, en forma leal, interrumpidamente y sin ánimo de lucro del año 2000 a la fecha, lo mismo que el nombre de dominio <interdanza.com>;

(xiii) El Titular jamás ha estado sujeto a una relación de subordinación o contractual frente al Promovente ni ha recibido honorario, sueldo o compensación alguna por parte de este último que lo identifique como un subordinado o empleado del Promovente;

(xiv) Las circunstancias del caso justifican que con fundamento en el artículo 15. e) del Reglamento se declare el secuestro a la inversa del nombre de dominio en conflicto.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, conviene hacer notar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionan en una sola etapa procesal que se agota con la presentación de la Solicitud y el Escrito de Contestación a la misma. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a título de réplica y dúplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Véanse Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (resolviendo el suscrito Panelista no admitir por redundantes las manifestaciones vertidas por el Promovente a manera de Réplica al Escrito de Contestación del Titular) y Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI No. D2000-1490 (manifestándose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo).

Bajo esta premisa, atendiendo al contenido del Escrito Adicional presentado voluntariamente por el Promovente el 7 de noviembre de 2007, este Experto estima inaceptable la justificación aducida por el Promovente en el sentido de que no podía haber anticipado algunas de las alegaciones que vierte el Titular en su Escrito de Contestación, toda vez que el Promovente tiene la ineludible carga procesal de acreditar entre otros elementos de la Política al menos presuncionalmente, la falta de derechos o intereses legítimos por parte del Titular en <interdanza.com.mx>, lo que incluía haber descartado desde un principio en su Solicitud la posibilidad de que el Titular no se hubiese constituido como persona moral con una denominación social correspondiente al nombre de dominio en controversia.

Asimismo, el Experto advierte que de valorarse las manifestaciones formuladas por el Promovente a manera de réplica, sin haberse solicitado la correspondiente dúplica del Titular, se vulneraría en perjuicio de este último el principio de igualdad procesal contemplado en el artículo 12.B del Reglamento. En consecuencia se resuelve no admitir el Escrito Adicional presentado por el Titular sin haber mediado requerimiento por parte del Experto.

No obstante lo anterior y como salvaguarda para el Promovente se hace constar que en última instancia es responsabilidad del Experto comprobar que las excepciones y defensas opuestas por el Titular estén apoyadas por documentales que corran agregadas al expediente o en su caso realizar las diligencias para mejor proveer que estime conducentes para tal propósito.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la lectura del primer requisito exigido por el artículo 1.A).i) de la Política se desprende que el Promovente está obligado a efectuar una comparación que demuestre objetivamente la identidad o probable confusión entre el nombre de dominio cuya transferencia reclama y la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos concedida en su favor por la autoridad competente.

En consonancia con lo anterior, el artículo 3.B).vii) del Reglamento impone al Promovente la exigencia de especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en la que se base la Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, así como la obligación de describir, en el caso de las marcas, los productos o servicios con respecto a los cuales se otorgó el registro marcario.

En la especie, como se detalla en los antecedentes del caso, el Promovente funda su acción en:

(i) su marca registrada en Costa Rica respecto de la denominación DEA y Diseño;

(ii) su marca registrada en México respecto de la denominación DEA y Diseño;

(iii) su marca registrada en México respecto de la denominación INTERDANZA;

(iv) diversas solicitudes de marca en trámite ante el Intstituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) teniendo por objeto la denominación INTERDANZA y

(v) derechos de uso previo o “common law” sobre la marca “INTERDANZA”.

Ahora bien, debido a que tanto el registro costarricense como uno de los registros mexicanos se refieren a una marca mixta donde la denominación protegida recae en el acrónimo con que se identifica el Promovente, es decir las siglas DEA (por Dance Educators of America) y no el signo INTERDANZA en sí mismo, este Experto considera que no existe posibilidad alguna de confusión sobre la marca DEA y Diseño frenter al nombre de dominio <interdanza.com.mx> por cuanto a la impresión de ambos signos en su conjunto, a pesar de que en la representación gráfica de la marca del Promovente se incluyan en forma accesoria las siguientes leyendas escritas en letras pequeñas: dancing around the world; workshops; ballet seminars; training schools; interdanza. Ver Acoustical Publications, Inc. v Frank Cintron, Caso E-Resolution AF-0319 (determinando falta de confusión en relación con la marca mixta “SV y Diseño” frente al nombre de dominio <soundandvibration.com>, debido a que el Titular había reproducido únicamente la porción subordinada de la marca del Promovente, misma porción que figuraba debajo del signo dominante “SV” en tipografía visiblemente más pequeña) y National Kidney Foundation v. Los Girasoles/Jorge Clapes, Caso E-Resolution No. AF-0293 (negando la posibilidad de confusión entre las siglas NKF con respecto al nombre de dominio <nkf.org> al advertir el Panelista que las primeras constituían solo parte de la marca del Promovente, no la marca en sí misma). La anterior conclusión se corrobora por el uso que en el comercio hace el Promovente a través del Portal de Internet <dealatina.com> de su marca mixta DEA, en cuyo logotipo no figura la palabra interdanza sino “world wide”.

Por lo que se refiere a la viabilidad de que el Promovente base su Solicitud en derechos de uso previo de marca o en solicitudes de registro de marca en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a la denominación INTERDANZA, es de explorado derecho conforme a la Política que sólo marcas registradas, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen o reservas de derechos concedidas al momento en que se presenta la Solicitud, son idóneas para fundar una acción de transferencia de un nombre de dominio con sufijo .MX. Ver Crosby Legacy Company LLC v. Ricardo Bolaños Barrera, Caso OMPI No. DMX2007-0008 (negando la transferencia del nombre de dominio <philipcrosby.com.mx> ante la carencia de registro marcario alguno otorgado en favor del Promovente y no obstante haberse celebrado un contrato de licencia con el Titular respecto al uso del nombre Philip Crosby) y Smarticket Internacional, S.A. de C.V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava, Caso OMPI No. DMX2006-0014 (desestimando la pretensión del Promovente por estar sustentada en una solicitud de marca en trámite ante el IMPI). En este sentido y contrario a lo que supone el Promovente, conviene aclarar que a diferencia de lo dispuesto en el párrafo 4.a) i de la Política conocida como UDRP que no precisa de una marca registrada como título base de la acción, el artículo 1.A) i) de la Política que rige este procedimiento así lo exige.

De lo anterior se colige que únicamente el registro marcario No. 969808 teniendo por objeto la denominación INTERDANZA amparando servicios comprendidos en la clase 35 internacional, con fecha legal 14 de noviembre de 2006 y sin fecha de uso previo declarada, es susceptible de superar el primer requisito de la Política, toda vez que la identidad entre la marca INTERDANZA del Promovente y el nombre de dominio <interdanza.com.mx> del Titular es inobjetable. Ver Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales de Mexico, S. de R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> por haberse apropiado el Titular indebidamente de la marca TOYOTA “tal como es”).

En estas circunstancias se tiene por cumplida la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En esencia el Promovente alega que debido a que el Titular siendo aún su representante en México incumplió los términos de la relación de negocios, encomienda o contrato que tenía con el Promovente al registrar el nombre de dominio en conflicto sin su autorización, el Titular no puede justificar derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política.

Al respecto y según objeta el Titular, este Experto observa que no existe ninguna prueba idónea en el expediente que acredite la naturaleza jurídica, duración y alcance de la supuesta relación contractual o de negocios que mantuvieron las partes entre los años 2000 y 2006. En otras palabras, el Promovente no demuestra con los correos electrónicos exhibidos como pretende, que el Titular haya sido su empleado, mandatario, comisionista, o prestador exclusivo de servicios profesionales de representación en México, ni que en consecuencia el Titular haya recibido del Promovente alguna remuneración periódica a título de sueldos y salarios, honorarios profesionales, comisiones, igualas o contraprestaciones económicas a cambio de sus servicios personales. Lo que es más importante aún, del estudio de las documentales que integran el voluminoso expediente no se desprende que el Titular estuviese impedido para registrar o usar el nombre de dominio en disputa conforme al Derecho Mexicano Marcario o de la represión contra la competencia desleal, ni tampoco contractualmente en virtud de una obligación asumida frente al Promovente o según la Política incorporada al contrato de registro del nombre de dominio en disputa.

De lo anterior se sigue que a falta de un contrato jurídicamente existente y válido que haga constar en forma vinculante los derechos y obligaciones entre las partes conforme al mismo, no es posible asegurar como lo hace el Promovente, que el Titular hubiese violentado los términos de su representación en México al haber registrado sin autorización de aquél el nombre de dominio <interdanza.com.mx>, máxime cuando para ese entonces el propio Promovente no tenía registrada la marca INTERDANZA en ningún país incluyendo México.

Atento a las consideraciones que anteceden y en especial al hecho de que el Titular registró a su nombre la marca INTERDANZA con anterioridad al registro de idéntica marca por el Promovente en clase distinta, es de concluirse que de conformidad con la defensa prevista en el artículo 1.c.i) de la Política, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, -en la especie el 8 de mayo de 2007-, el Titular comenzó a utilizar el nombre de dominio <interdanza.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de servicios al amparo de su registro marcario para dar a conocer precisamente la realización de un evento que el propio Titular había venido organizando desde años atrás y que es identificado por los participantes como INTERDANZA. Ver Ribbel International Limited v. Ribbel Medizintechnik GmbH, Caso OMPI No. D2005-1183 (si el Titular acredita tener una marca registrada, ello es suficiente para acreditar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en litigio de acuerdo a la Política, máxime cuando la supuesta relación entre el Promovente y el Titular no pueda dilucidarse claramente del expediente) y Hesco Bastion Limited v. Hercules Engineering Solutions Consortium (HESCO) Barriers FZE, Caso OMPI No. D2004-0940 (reconociendo derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio al amparo de la marca que el Titular registró con antelación a aquélla que sirvió de base a la Solicitud del Promovente).

A mayor abundamiento se destaca que la causal demostrativa de derechos o intereses legítimos antes invocada no precisa para su actualización que el nombre o denominación social del Titular coincida con el nombre de dominio en pugna, por lo que para tales efectos se juzga irrelevante que el Titular no acredite ser parte de una organización legalmente constituida bajo la denominación social “Interdanza de México”.

Por último, el Experto repara sobre la circunstancia de que el Promovente haya dado inicio a un procedimiento administrativo de nulidad del registro marcario No. 944358 del Titular respecto de la denominación INTERDANZA, mismo procedimiento que se está substanciando actualmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y consecuentemente, en ausencia de una declaración administrativa de nulidad que haya causado estado al momento de la presentación de la Solicitud, el registro marcario de referencia sigue surtiendo plenos efectos legales confiriéndole al Titular derechos exclusivos de uso en México sobre la denominación INTERDANZA en relación con los servicios que ampara la marca y que a su vez lo legitima para haber registrado y seguir utilizando el nombre de dominio en conflicto en términos de la Política. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (desestimando como defensa del Titular el registro de una marca idéntica al nombre de dominio en conflicto, luego de que se había dictado una resolución administrativa de nulidad de dicho registro marcario, cuyos efectos legales no fueron suspendidos mediante la sola interposición del recurso de revisión respectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial).

Por consiguiente se determina que el Promovente no satisfizo su carga probatoria en relación al artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Si bien la falta de acreditación del segundo requisito de la Política hace innecesario el análisis de la condición de mala fe (Ver AST Sportswear, Inc. c. Steven R. Hyken, Caso OMPI No. D2001-1324), el Experto desea hacer patente por razones de exhaustividad algunas consideraciones en torno a este tercer elemento bajo la normativa de referencia.

Teniendo presente que el único registro marcario considerado apto para superar el umbral requerido por el artículo 1.a.i) tiene por fecha legal el 14 de noviembre de 2006 sin tener declarada fecha de uso previo, mientras que el nombre de dominio en conflicto fue registrado con antelación a dicha fecha legal, es decir el 21 abril de 2006, se impone concluir a la luz de la Política que el Titular no registró de mala fe el nombre de dominio <interdanza.com.mx> al no haber podido tener en cuenta un registro inexistente en ese entonces respecto de la marca INTERDANZA a nombre del Promovente. Ver documento preparado por la OMPI que recoge la opinión mayoritaria de sus Grupos Administrativos de Expertos sobre Temas Selectos de la Política UDRP intitulado en inglés “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, en cuyo párrafo 3.1 se da cuenta de que en términos generales cuando se registra un nombre de dominio antes de que se hayan establecido derechos de marca (registrada en el caso de la Política para .MX conocida como LDRP), el registro del nombre de dominio no puede considerarse de mala fe.

En el mismo sentido, del examen del contenido del Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto no se derivan a juicio del Experto indicios que hagan presumir la mala fe por parte del Titular en el uso del bien objeto de este procedimiento, como pudieran haber sido aseveraciones en cuanto a un supuesto patrocinio, supervisión, acreditación o coparticipación en la organización del evento “Interdanza” por parte del Promovente.

Por otra parte, se llama la atención sobre el hecho de que a diferencia del Reglamento de la UDRP, el correlativo Reglamento de la Política para .MX no contempla la posibilidad de declarar que la Solicitud se hubiese presentado en forma temeraria y de mala fe como lo pretende el Titular, declaratoria que de cualquier forma no se hubiese producido en la especie teniendo en cuenta que el Titular de hecho se ostentó durante varios años, si bien con la anuencia del Promovente, como representante de este último en México, asociación que seguramente habrá sido provechosa de algún modo a la reputación del Titular.

Para concluir, el Experto estima oportuno dejar sentado que esta Decisión se constriñe a los hechos, objeto, argumentos, pruebas y Derecho aplicables a este procedimiento exclusivamente y por lo mismo nada de lo aquí resuelto pretende prejuzgar, influir o limitar en forma alguna lo que habrán de determinar tanto otro Grupo Administrativo de Expertos constituido al amparo de la UDRP como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los respectivos procedimientos que se están substanciando ante ellos por las mismas partes en esta controversia, para lo cual dichos órganos cuentan con plenitud de jurisdicción.

En tal virtud se tiene por no satisfecho el extremo previsto en el artículo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Titular ha demostrado tener derechos e intereses legítimos con arreglo a la Política sobre el nombre de dominio <interdanza.com.mx>, aunado a que el Promovente no acreditó que hubiese habido mala fe en el registro o uso del mismo por parte del Titular. En consecuencia se resuelve desestimar la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 24 de noviembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Ferrovial, S.A. v. Administración de Dominios de Internet

Caso No. DMX2007-0015

1. Las Partes

El Promovente es Grupo Ferrovial, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Cuatrecasas, Barcelona, España.

El Titular es Administración de Dominios de Internet, México D.F., México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-México”).

3. Iter Procedimental

La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de septiembre de 2007. El 18 de septiembre de 2007, el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 y 27 de julio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a la notificación de una deficiencia formal de la solicitud, el Promovente presentó una enmienda a dicha solicitud el 5 de octubre de 2007, subsanando dicha enmienda. El Centro verificó que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 8 de octubre de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 28 de octubre de 2007. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 30 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el día 6 de noviembre de 2007, habiendo recibido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios, entre otros (en lo sucesivo, colectivamente denominados “FERROVIAL”):

- Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993, para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.

- Marca internacional nº 608088 FERROVIAL, solicitada el 17 de septiembre de 1993 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional, con efectos en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Federación de Rusia, Francia, Hungría, Italia, Maruecos, Polonia y Portugal.

- Marca mexicana nº 492851 FERROVIAL, solicitada el 11 de abril de 1995 para distinguir servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional.

- Más de 80 marcas españolas que incluyen el término FERROVIAL registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- Marcas basadas en la denominación Ferrovial en Reino Unido, Argentina, Colombia y otros países.

El 27 de diciembre de 2006, el titular registró el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca FERROVIAL. En relación con las otras marcas registradas del Promovente, que incorporan el término FERROVIAL, el nombre de dominio en disputa resulta parecido, hasta el punto de causar confusión.

II. Derechos o intereses legítimos

No puede considerarse que la página Web conectada al nombre de dominio controvertido esté vinculada a una oferta de buena fe de productos o servicios, puesto que la misma se ha encontrado, desde su registro, en construcción, sin haberse utilizado en modo alguno.

La Titular no es conocida comúnmente bajo la denominación FERROVIAL. Al contrario, tal y como se ha indicado con anterioridad, es el Promovente quien ha sido conocido a nivel internacional con dicha denominación desde hace años.

El Titular no está realizando un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, ya que la página se encuentra sin contenido y únicamente aparece un banner comercial que publicita los servicios del Titular.

Dada la notoriedad y renombre de la marca FERROVIAL a nivel internacional, el registro del nombre de dominio correspondiente a la citada marca, una vez que ésta ha adquirido dicha notoriedad, para posteriormente mantener el nombre de dominio desactivado –o conectado a un página Web sin contenido- constituyen elementos suficientes para considerar que el Titular no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido.

III. Mala fe

El Titular no tiene ningún tipo de vínculo con el Promovente, ni ha sido autorizado por éste para registrar el nombre de dominio controvertido.

Teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas FERROVIAL y su estrecha vinculación con el Promovente, la única explicación razonable al registro por parte de la Titular es que en el momento de proceder a dicho registro era plenamente consciente de la existencia de la marca FERROVIAL y pretendía asegurarse el uso de la misma por medio del Nombre de Dominio.

El Promovente cita Berol S., de C.V. v. One to One Mexico S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2004-0001 (tenencia pasiva), y S. Tous, S.L. v. Hostmaster Vihaus / Vinetworks S.A. de C.V., Caso OMPI No. DMX2006-0009 (finalidad de vender el dominio).

El Promovente cita también el Párrafo II.b.ix de de las Políticas Generales de Nombres de Dominio, para argumentar que el registro del dominio en disputa constituye un incumplimiento de dichas Políticas:

“Por el hecho de solicitar el registro de uno o más nombres de dominio bajo la terminación .MX se entiende que los titulares conocen y aceptan: […] ix. Que no adquieren derechos de marcas registradas y que es responsabilidad del titular del nombre de dominio asegurarse que no está violando ningún derecho de un signo distintivo tales como: marca registrada, avisos comerciales, así como reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento nacional e internacional aplicable en la materia”

Finalmente, el Promovente cita el Párrafo 1(b)(ii) de la Política, y argumenta que dicho Párrafo es aplicable al presente caso:

“impedir que el titular de la marca de productos o de servicios, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje la marca o de denominación en un nombre de dominio correspondiente’, tal y como lo define el artículo.”

B. Titular

El Titular no contestó formalmente a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Párrafo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos de hecho del Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <ferrovial.com.mx>, y la marca FERROVIAL del Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “ferrovial”, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca FERROVIAL, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, Mutatis Mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

El primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el Párrafo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Promovente ha presentado evidencia que demuestra la existencia de derechos exclusivos sobre la marca FERROVIAL en México, donde se encuentra el Titular del dominio controvertid. También tiene registros de marca en España, donde está el domicilio social del Promovente, y en otros países del mundo. El registro mexicano tiene efectos de publicidad oponible a terceros, lo que tiene como consecuencia que el Titular conocía o debía conocer de la existencia del mencionado registro marcario y sus efectos legales. El Promovente ha argumentado que su marca FERROVIAL es notoriamente conocida. El Titular no ha atacado este argumento. Adicionalmente, el Promovente ha presentado pruebas que demuestran una presencia significativa de la marca FERROVIAL en medios de comunicación en México, España y otros países del mundo.

No obstante no haber presentado una contestación formal a la solicitud que inició este procedimiento, el Titular sugirió al Centro, en su correo del 8 de octubre de 2007 donde acusó recibo de la notificación de la solicitud, que el dominio controvertido fue “apartado” con el Titular por un cliente denominado Corbel Trading, cuyo contacto es, aparentemente y según el mismo Titular, “Daniel Hernánez (Madrid España)”. El Titular alegó haber copiado a dicho cliente suyo el correo electrónico que envió al Centro. El presunto cliente no respondió, ni envió comunicación alguna al Centro, ni compareció a este procedimiento en forma alguna. Sin embargo, el hecho de que el propio Titular hubiera ubicado en España al tercero que sugirió, aconsejó, apartó o solicitó al Titular para que registrara el dominio en disputa, reafirma la presunción de que el Titular y/o su “cliente” conocía(n) o debía(n) conocer la existencia de la marca FERROVIAL, que según el pruebas irrefutadas contenidas en el expediente, es ampliamente publicitada en España. No hay suficiente información de contacto, hechos o actuaciones que permitan identificar cabalmente al “cliente” del Titular, ni evidencia de indicaciones, instrucciones o afirmaciones que permitan establecer con claridad que dicho Titular registró el dominio para y por cuenta del cliente, y por lo tanto dicho cliente no se señala como co-titular en el presente procedimiento, pero nada impide que otros Paneles lo hagan en caso de así estimarlo, conforme a las circunstancias del caso (ver, Mutatis Mutandis Costco Wholesale Corporation and Costco Wholesale Membership Inc. v. Yezican Industries and Domains By Proxy, Inc., Caso OMPI No. D2007-0638; WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI No. D2006-0975).

No existe en el expediente evidencia de que el Titular haya hecho, o esté haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios. El sitio Web al que resuelve el dominio controvertido está inactivo, de conformidad con las pruebas no refutadas que presentó el Promovente. El Titular no ha acreditado haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Por tanto, al no encontrarse derechos o intereses legítimos por parte del Titular, respecto del dominio en disputa, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

La Política relativa al ccTLD .mx, requiere que se pruebe únicamente uno de dos elementos de mala fe: uso “o” registro.

La lista de supuestos señalados en el párrafo 1.b) de la Política es enunciativa y no limitativa, según Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003: De conformidad con la doctrina de la tenencia pasiva iniciada por Telstra, “el asunto importante no estriba en el hecho de que el Titular esté realizando una conducta positiva de mala fe respecto del nombre de dominio, sino en el hecho de que, tomando en consideración las circunstancias del caso, pueda concluirse que el Titular esté actuando de mala fe. La distinción entre llevar a cabo una conducta positiva de mala fe y actuar de mala fe parecerá una distinción fina, pero es importante.

Lo que dicha distinción significa es que el concepto de que un nombre de dominio ‘se utilice de mala fe’ no es limitativo respecto de una conducta positiva; en dicho concepto se incluye también la omisión [inacción, conducta pasiva]. En otras palabras, es posible que bajo ciertas circunstancias la omisión [o inactividad, pasividad] equivalga a la utilización de mala fe del nombre de dominio” (traducción del Panel).

Un número considerable de Paneles nombrados de conformidad con la Política ha reconocido que los cuatro incisos del párrafo 1.b) de dicha Política (Mutatis Mutandis) establecen algunos ejemplos de mala fe, simplemente de manera enunciativa pero no limitativa (ver, por ejemplo, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC Caso OMPI No. D2002-0131; Expedia, Inc. v. Miles Pennella, Caso OMPI No. D2001-1416), y que otras circunstancias pueden constituir la prueba de que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe (Telstra v. Nuclear Marshmallows, supra).

Otros Paneles han establecido que la tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio de acuerdo al artículo 1.a)iii).(Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805–citando a su vez Telstra, supra; J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239; Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp., Caso OMPI No. D2000-0464; y Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

En el presente caso, el Panel ha encontrado las siguientes circunstancias constitutivas de mala fe:

(i) La marca FERROVIAL es altamente distintiva y cumple su función de identificador de origen de los productos del Promovente. El Promovente ha argumentado notoriedad de su marca, argumento que no ha sido combatido por el Titular (ver Encyclopaedia Britannica, supra). De conformidad con la información y las pruebas ofrecidas por el Promovente, dicho Promovente tiene una sólida presencia en los mercados de cuarenta y cinco países del mundo, y un reconocimiento en medios de comunicación y en Internet.

(ii) El Titular no ha presentado pruebas que permitan demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el dominio en disputa.

(iii) El Titular no ha probado hacer uso de buena fe del dominio controvertido.

(iv) El Titular no tiene relación alguna con el Promovente o sus marcas, y ha omitido presentar en este procedimiento prueba alguna que constituya evidencia al respecto.

(v) Según afirmaciones del propio Titular (ver punto 6 B, supra), el dominio en disputa parece haber sido “apartado” con el Titular por un “cliente”. En caso de que esta información fuera precisa, pudiera concluirse que el “cliente” ha tomado medidas para ocultar su identidad y datos de contacto. El Titular ha ubicado a su “cliente” en España. Es en este país en donde más tiene presencia y difusión la marca FERROVIAL, aunque también la tiene en México, donde está domiciliado el Titular, según la impresión de la base de datos Whois presentada por el Promovente.

(vi) El Titular no es conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, según las pruebas que constan en el expediente. El Promovente ha demostrado que el Titular no es conocido como “Ferrovial” o <ferrovial.com.mx>.

(vii) La Presencia mundial del Titular en cuarenta y cinco jurisdicciones, así como la difusión de su marca en medios masivos e Internet, hacen que el dominio en disputa esté muy cercanamente ligado a la citada marca FERROVIAL, así como el Promovente y sus servicios. Ver Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163 (decidiendo la presencia de mala fe cuando un nombre de dominio “está tan evidentemente conectado con un producto altamente conocido, que su simple uso por cualquier persona que no esté relacionada con el producto se convierte en oportunismo y mala fe”).

(viii) El mismo Titular ha señalado México como su lugar de domicilio, según se puede confirmar en la impresión de la base de datos Whois obtenida por la Promovente y presentada en este procedimiento. El Titular ha señalado que el “cliente” que le solicitó “apartar” el dominio controvertido, tiene su domicilio en España. El Titular cuenta con registros marcarios en ambos países, oponibles tanto al Titular como a su “cliente”, en su caso. Esto aunado a la presencia del Titular y la difusión en ambos países, analizada en párrafos anteriores, permite concluir que el Titular tenía o debía tener conocimiento de la marca FERROVIAL al momento de registrar el nombre de dominio en disputa. Ver Cruzeiro Licenciamentos Ltda. y Club de Regatas Vasco da Gama v. Building Centre Internacional, Caso OMPI No. D2000-0715.

(ix) Este Panel concuerda con J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239 en que, Mutatis Mutandis, “no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero” –en este caso el Titular registró <donsimon.com> y alegó que lo registró pensando en un profesor universitario de Oxford llamado Donald Simon-, al igual que con Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805 (que ratifica J. García Carrión, S.A.) –en donde el Titular registró <realmadrid.org>.

(x) A la luz de lo anterior, no es posible pensar en ningún uso del nombre de dominio por parte del Titular que no fuera ilegítimo, tales como confusión, engaño o violación de la legislación de protección.

El Promoverte ha cumplido con establecer el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii) de la Política así como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <ferrovial.com.mx> sea transferido al Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto

Fecha: 20 de noviembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

MySpace, Inc. v. Richard Dib Redondo [rdibsplix]

Caso No. Nº DMX2007-0014

1. Las Partes

El Promovente es MySpace, Inc., con domicilio en Estados Unidos de América, representada por Calderón y de la Sierra y Cía., S.C., México, con domicilio en Colonia Lomas de Chapultepec, México D.F., México.

El Titular es Richard Dib Redondo [rdibsplix], con domicilio en Ponce, Puerto Rico, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <myspace.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center México, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

3. Iter Procedimental

El 6 de septiembre de 2007, el Promovente presentó su Solicitud a través de correo electrónico y el 11 de septiembre de 2007, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación (el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 14 de septiembre de 2007.

Con fecha 11 de septiembre de 2007, el Centro envió una “Solicitud de Verificación por el Registrador” por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si el Titular es el Titular actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; así como que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador.

En relación con lo anterior, el día 13 de septiembre de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, sus respuestas, proporcionando la información solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Este Experto considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Técnico del nombre de dominio, y en este caso en particular, la misma persona, esto es, la parte Richard Dib Redondo [rdibsplix], figura en ambos contactos y por ende es Titular del nombre de dominio objeto de la presente Solicitud.

El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 18 de septiembre del 2007, el Centro notificó al Promovente y al Titular de ciertas deficiencias formales a la Solicitud presentada por el Promovente y en particular del nombre del Titular del nombre del dominio bajo disputa otorgando un plazo de cinco días para subsanar las deficiencias señaladas. El Promovente presentó el 20 de septiembre de 2007 a través de correo electrónico y finalmente el 25 de septiembre de 2007, en documentos originales, las enmiendas a su Solicitud. Un nuevo acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 24 de septiembre de 2007.

Con fecha 26 de septiembre de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificación de Demanda e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 16 de octubre de 2007. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.

Con fecha 17 de octubre de 2007, el Centró notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

Con fecha 29 de octubre de 2007, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 29 de octubre de 2007, al Centro la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 01 de noviembre de 2007, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una Notificación de Nombramiento del Experto y de la Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el día 18 de noviembre de 2007, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Señala el Promovente que MySpace, Inc., es la empresa dueña y responsable de la creación del mundialmente famoso sitio de Internet “MySpace”, identificado con el nombre de dominio <myspace.com>. Que MySpace es un sitio para establecer contactos sociales que permite la creación por parte del usuario de una red interactiva de amigos, perfiles personales, “blogs” o espacios de comentarios personales, grupos, fotografías, música y videos. Que MySpace fue fundado en el año 2003 y es actualmente uno de los sitios de Internet más famosos y reconocidos del mundo. Que MySpace es actualmente el sexto sitio de Internet más visitado mundialmente. Que el ochenta por ciento de todas las visitas que hace el público a sitios de Internet para establecer contactos sociales se hacen al sitio MySpace. Que dicho sitio contiene aproximadamente 195 millones de perfiles de usuarios y recibe aproximadamente 300,000 nuevas suscripciones al día.

Continua señalando el Promovente que MySpace, Inc., como dueña de MySpace, es titular del nombre de dominio <myspace.com> desde el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y seis, lo cual se acredita mediante el listado de la búsqueda efectuada en la base de datos de nic.com con fecha 29 de agosto de 2007.

Que MySpace es notoriamente conocido en México, al igual que en el resto del mundo, e incluso ha lanzado la página de inicio MySpace México en idioma español para hacerla más accesible a usuarios en México. El Promovente ha invertido una cantidad considerable de recursos para mantener y actualizar el sitio MySpace, así como para hacerlo accesible y fácil de utilizar para usuarios en todo el mundo, incluyendo México.

Que para proteger adecuadamente la denominación de su novedoso sitio de Internet, MySpace, Inc. registró MYSPACE como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. MySpace, Inc. es titular en México de los registros de marca número 938,430 para MYSPACE en clase 45 de la clasificación internacional, para proteger servicios de citas, presentaciones y de redes de socialización basados en la red de redes (servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos, principalmente clubes de encuentro y personas de compañía); y número 973,448 para MYSPACE en clase 42, para proteger servicios de cómputo, principalmente, instalaciones de hosting en línea de páginas Web para terceros para organizar y conducir encuentros en línea, reuniones, y discusiones interactivas; y servicios de cómputo (creación y mantenimiento de páginas Web, sitios Web y portales para terceros) en la forma de páginas Web dirigidas a clientes en relación a información de usuario-definido, perfiles e información personal; ambas con fecha de presentación de 19 de septiembre de 2005, y la segunda de ellas con fecha de prioridad, con respecto a la marca registrada correspondiente en Estados Unidos de América, de 6 de septiembre de 2005, con lo cual reserva el uso exclusivo de este signo distintivo en favor de MySpace, Inc.

Señala el Promovente que las marcas registradas tienen vigencia legal en México desde la fecha en que fue solicitado su registro con base en lo que establece el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, de modo que los registros de marca número 938,430 y 973,448 para MYSPACE han estado vigentes desde el 19 de septiembre de 2005.

Así mismo, que el registro de marca número 973,448 para MySpace tiene como prioridad reclamada la marca registrada 3,183,151 para MYSPACE ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), misma que fue solicitada a registro con fecha seis de septiembre de 2005, y en la que se asentó julio de 2003 como fecha comprobada de primer uso de la marca, con lo cual se acredita que MySpace, Inc. ha hecho uso de la marca MYSPACE precisamente desde el año de 2003.

Que la marca registrada MYSPACE es notoriamente conocida en México como en el resto del mundo. Que basta con ingresar la palabra “MySpace” en los buscadores principales de la red de Internet para observar que gran parte de los resultados de la búsqueda conducen al sitio “www.myspace.com” del Promovente.

Que MySpace, Inc. se percató de que Grupo c3 [grupo 1857], tiene registrado ante el Network Information Center (NIC México), el nombre de dominio <myspace.com.mx>, sin contar con la autorización de MySpace, Inc. para ello, y que usa dicho dominio para albergar un sitio Web que contiene enlaces a diversos sitios de Internet en los que se comercializan productos como música, ropa, juegos de video, fotografías y computadoras entre otras cosas.

Finalmente señala el Promovente que es indudable que el famoso sitio de Internet MySpace es conocido ampliamente en México y en otros países.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

(A) El nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos.

Los Registros marcarios en los que se basa la Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio son los siguientes: (i) Registro de Marca número 938,430 para MYSPACE en clase 45 de la clasificación internacional, para proteger servicios de citas, presentaciones y de redes de socialización basados en la red de redes (servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos, principalmente clubes de encuentro y personas de compañía); y, (ii) Registro de Marca número 973,448 para MYSPACE en clase 42, para proteger servicios de cómputo, principalmente, instalaciones de hosting en línea de páginas Web para terceros para organizar y conducir encuentros en línea, reuniones, y discusiones interactivas; y servicios de cómputo (creación y mantenimiento de páginas Web, sitios Web y portales para terceros) en la forma de páginas Web dirigidas a clientes en relación a información de usuario-definido, perfiles e información personal.

El nombre de dominio <myspace.com.mx> invade los derechos del Promovente al usar sin autorización una denominación idéntica a los registros de marca número 938,430 y 973,448 para MYSPACE, sobre cuyo uso el Promovente tiene el derecho exclusivo, y los cuales se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales.

Solicita la cancelación del dominio <myspace.com.mx>, así como que dicho dominio sea inmediatamente asignado a MySpace, Inc., con base en lo establecido por el punto 1, letra a, inciso i), de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX, en virtud de que la denominación MYSPACE se encuentra registrada como marca a nombre del Promovente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como se demuestra mediante los títulos de registro de marca para MYSPACE, que se acompañan como prueba a la demanda. De dichos títulos se desprende que es MySpace, Inc. es la titular de diversos registros de marca para MYSPACE, y que como tal posee el derecho al uso exclusivo de dicho signo distintivo.

Que de la base de datos de WHOIS de NIC México se desprende que el nombre de dominio <myspace.com.mx> cuya cancelación y asignación al Promovente se solicita, fue creado con fecha 27 de septiembre de 2005, es decir, en fecha posterior a la fecha en que el Promovente solicitó el registro de la marca MYSPACE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Que MySpace, Inc. es titular del nombre de dominio <myspace.com> desde el 22 de febrero de 1996, y que el notoriamente sitio de Internet MySpace viene funcionando de la manera en que se le conoce ahora desde el año 2003, como se hace constar en el registro de marca número 3,183,151 para MYSPACE obtenido ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, en el que se estableció como fecha de primer uso comprobada el mes de julio de 2003. Señala el Promovente que de este modo, resulta evidente que es MySpace, Inc. quien tiene un mejor y previo derecho a ser la titular del dominio <myspace.com.mx>.

Que resulta claro que el demandado conocía el sitio de Internet MySpace de MySpace, Inc., y sabía de la notoriedad y fama del sitio, lo cual lo impulsó a registrar el dominio <myspace.com.mx> para beneficiarse de forma abusiva de dicha fama y desviar al público a su sitio, el cual a su vez contiene enlaces a diversos sitios que comercializan diversos productos y servicios. De este modo, resulta claro que el demandado pretende lucrar aprovechando la marca notoria MYSPACE de MySpace, Inc., ya que el hecho de que su nombre de dominio use una denominación idéntica evidentemente confunde al público consumidor.

Que es indudable que el público consumidor identifica plenamente la marca MYSPACE y el famoso sitio de Internet que ésta identifica. Asimismo, que dicho público consumidor identifica plenamente al Promovente como titular de la marca en cita, y como la creadora y titular del sitio de Internet MySpace. Que el hecho de que un tercero posea un nombre de dominio que ocupa la marca registrada de MYSPACE es susceptible de inducir al público a confusión, ya que evidentemente el público asocia inevitablemente el famoso sitio de Internet MySpace con el dominio <myspace.com.mx>, más aun porque dicho sitio y la marca MYSPACE que lo ampara son notoriamente conocidos en México y en el resto del mundo.

Que el titular del dominio <myspace.com.mx> conoce la marca notoria MYSPACE de MySpace, Inc. y, consciente de su difusión y popularidad como sitio de Internet, pretende sacar provecho de dicha notoriedad al usar, sin autorización o licencia de mi representada, la marca MYSPACE para inducir a error al público consumidor y atraerlos al sitio en controversia.

Que MySpace, Inc. registró el nombre de dominio <myspace.com> y desarrolló el sitio MySpace mucho tiempo antes de que el demandado registrara el nombre de dominio <myspace.com.mx>. Así mismo, que los registros de la marca MYSPACE en México se encuentran vigentes desde el 19 de septiembre de 2005, fecha anterior a aquella en que fue registrado el nombre de dominio <myspace.com.mx>.

Que resulta evidente que es MySpace, Inc. quien cuenta con un mejor derecho para utilizar y ser titular del dominio <myspace.com.mx>, y que ningún otro tercero tiene derecho a utilizarlo en virtud de que el derecho exclusivo a usar el signo distintivo MYSPACE corresponde únicamente a MySpace, Inc., con base en los registros de marca que lo amparan, así como el mundialmente famoso sitio de Internet “www.myspace.com”.

Que si bien la vigencia de los registros de marca para MYSPACE que el Promovente posee en México solamente preceden por algunos días el registro del nombre de dominio <myspace.com.mx>, resulta claro que dicha marca se usaba desde el año de 2003, y que adquirió notoriedad en un período de tiempo muy breve, lo cual evidentemente impulsó al demandado a registrar un nombre de dominio que incorpora la marca en su totalidad, así beneficiándose de su popularidad. Que si bien la fecha de primer uso quedó establecida para el registro de la marca MYSPACE en Estados Unidos de América, es indudable que un sitio de Internet, por su propia naturaleza, es accesible desde cualquier parte del mundo, por lo que se puede deducir que el sitio MySpace podía ser visitado desde México o cualquier otro país con solamente ingresar desde una computadora a la dirección electrónica “www.myspace.com”.

En ese sentido, el dominio cuya cancelación se solicita incorpora completamente la marca registrada MYSPACE de MySpace, Inc., y al ser idéntico a dicha marca es susceptible de confundir a los clientes de mi representada y al público en general, causando así un perjuicio notable a MySpace, Inc., que ha invertido cantidades importantes de dinero para crear un sitio de Internet de mucha calidad, que es exitoso comercialmente y posee una imagen que queda completamente distorsionada por el dominio cuya cancelación y transferencia se reclama.

Que el Promovente es titular del nombre de dominio <myspace.com>, lo cual acentúa más la confusión del público consumidor, quien evidentemente piensa que el nombre de dominio <myspace.com.mx> deriva del nombre de dominio <myspace.com>, y que constituye una variación del mismo destinado a comercializar y publicitar MySpace en México. De esta manera, el nombre de dominio cuya cancelación y asignación a nombre de MySpace, Inc. se reclama, causa confusión en el público consumidor respecto de su origen, ya que el público asocia invariablemente la marca MYSPACE con MySpace, Inc.

Con base en lo anterior, se debe ordenar la asignación del dominio <myspace.com.mx> a nombre del Promovente, en virtud de que dicho nombre de dominio claramente invade los derechos de propiedad industrial que otorgan los registros de marca número 938,430 y 973,448 para MYSPACE, propiedad del Promovente, que fueron usados y se encuentran vigentes como registros marcarios con fechas anteriores a la de creación del nombre de dominio en controversia, por lo que evidentemente es el Promovente quien cuenta con un mejor derecho para explotar el signo distintivo MYSPACE y para ser titular del nombre de dominio en cita.

El nombre de dominio <myspace.com.mx> produce confusión en el público consumidor, induciéndolo a pensar que el nombre de dominio en comento tiene relación con el Promovente y con su exitoso sitio de Internet conocido mundialmente como MySpace, cuando en realidad fue creado por un tercero para lucrar indebidamente de dicha denominación, cuando la explotación de la marca registrada MYSPACE corresponde exclusivamente al Promovente por medio de los diversos registros de marca para MYSPACE, y no al titular del nombre de dominio <myspace.com.mx> quien no cuenta con permiso o licencia alguna de mi representada para usar la marca registrada MYSPACE.

(B) El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

El titular del nombre de dominio <myspace.com.mx> carece de derecho alguno sobre el signo distintivo MYSPACE, ya que dicha denominación constituye una marca registrada a nombre del Promovente que se encuentra vigente en México desde el 19 de septiembre de 2005, y que el Promovente comenzó a usar en fecha muy anterior a aquella en que fue registrado el nombre de dominio cuya cancelación y asignación se solicita. Que el Promovente tiene el derecho exclusivo a usar y explotar el signo distintivo MYSPACE, y no ha licenciado ni autorizado al titular del dominio cuya cancelación y asignación se solicita a efecto de que pueda usar dicha marca.

Que basta con observar la página de inicio del sitio de Internet que se observa al ingresar a la dirección electrónica “www.myspace.com.mx”, para determinar que el titular de dicho dominio no posee derechos legítimos sobre el mismo, ya que en dicha página la demandada se limita a colocar una serie de “links” o vínculos que enlazan al usuario a diversos sitios que comercializan distintos bienes y servicios con evidente ánimo de lucro.

Con lo anterior queda claro que el titular registró el nombre de dominio <myspace.com.mx> precisamente en alusión a la marca registrada MYSPACE y al famoso sitio de Internet amparado por ésta, sobre los cuales evidentemente no tiene derecho alguno, ya que el Promovente usaba la citada marca desde el año de 2003 y posee registros marcarios para dicha marca desde el 19 de septiembre de 2005 en México, es decir, antes de la fecha en que fue registrado el citado nombre de dominio, y además había difundido ampliamente el famoso sitio MySpace por ella identificado. Que el titular simplemente pretende beneficiarse sin derecho alguno del buen nombre y prestigio de la marca MYSPACE del Promovente así como del enorme éxito y reconocimiento que tiene mundialmente con el público en general.

El uso de la marca registrada MYSPACE de MySpace, Inc. con el único fin de lucrar y aprovechar comercialmente el prestigio y reconocimiento que trae aparejada el citado signo distintivo, de ninguna manera puede considerarse un interés legítimo sobre la denominación MYSPACE. Que el Promovente cuenta con el derecho exclusivo a usar dicho signo distintivo, y que la demandada no es, ni ha sido nunca, licenciatario autorizado del registro de marca para MYSPACE, ni cuenta con autorización alguna para usar dicha denominación. Adicionalmente, que resulta evidente que el uso que hace la demandada de la marca MYSPACE es de mala fe.

Resulta claro que el demandado no usaba de buena fe la denominación MYSPACE, ni se le ha relacionado corrientemente con dicha denominación, ya que registró el nombre de dominio <myspace.com.mx> con el único fin de beneficiarse y lucrar de la fama y notoriedad de dicha marca el programa que MySpace, Inc. identifica con esa denominación, de modo que su uso de ninguna forma puede ser considerado legítimo o leal, siendo su intención desviar a los consumidores que intentan acceder al sitio MySpace.

(C) El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.

Que el nombre de dominio <myspace.com.mx> que invade los derechos del Promovente, fue registrado y es usado de mala fe.

Que el registrar una marca proporciona a su titular protección legal para su creación intelectual, que de otro modo podría ser copiada o utilizada por cualquier tercero sin su autorización. Así mismo, el registrar un signo distintivo le da la oportunidad a su titular de atraer consumidores y de identificar plenamente su producto o servicio, distinguiéndolo de otros semejantes.

En este orden de ideas, el Promovente tiene el derecho exclusivo de utilizar la marca registrada MYSPACE, y de oponerse a que terceras personas utilicen esa denominación, así como a que utilicen denominaciones que resulten iguales o semejantes en grado de confusión a la misma que puedan inducir al público consumidor a creer que esos terceros tienen alguna relación con el Promovente.

Que no puede ignorarse el hecho de que estamos en presencia de una marca incuestionablemente conocida en México por el público en general, debido a lo novedoso, original, creativo e interesante del sitio de Internet denominado MySpace, que despertó inmediatamente el interés del público en general.

Que no podrá perderse de vista la clara intención del titular del nombre de dominio <myspace.com.mx> de relacionar dicho nombre de dominio y el sitio Web en el albergado con la marca MYSPACE de MySpace, Inc., y de usarlo para beneficiarse del claro reconocimiento que se percibe en el público en general respecto de la marca MYSPACE. Que esta intención resulta claramente de mala fe y constituye un elemento más para que se declare procedente la cancelación y asignación del nombre de dominio que nos ocupa.

Que resulta así claro el deseo del titular del nombre de dominio <myspace.com.mx> de beneficiarse de los derechos y ventajas que la marca MYSPACE otorga con el público en general, motivada por su extensa y constante difusión, desde la época de lanzamiento del sitio de Internet MySpace en el año de 2003.

Que es evidente que el titular de dicho nombre de dominio lo registró de mala fe para beneficiarse del amplio reconocimiento y fama que tiene la marca MYSPACE del Promovente.

Que la demandada pretende deliberada y abusivamente crear confusión en el público al asociar su nombre de dominio con la marca famosa MYSPACE, y haciendo creer al público que el sitio de Internet <myspace.com.mx> pertenece o tiene alguna relación con el famoso sitio de Internet MySpace del Promovente.

El ánimo de lucro y la mala fe de la demandada quedan de manifiesto al ingresar al sitio de Internet alojado en el nombre de dominio <myspace.com.mx>, ya que en dicho sitio se encuentran vínculos que dirigen al usuario a sitios de Internet en los que se ofrecen distintos productos y servicios a la venta, lo cual evidencia que el demandado aprovecha la marca famosa del Promovente con la intención de obtener un lucro.

Que el hecho de que la demandada haya creado un sitio de Internet identificado con el nombre de dominio <myspace.com.mx> para comercializar productos y servicios que no tienen relación alguna con MySpace, Inc., es una prueba fehaciente y contundente que indica la mala fe del titular del dominio en cita, quien aprovecha el prestigio, fama y reconocimiento del sitio de Internet MySpace para dirigir dolosamente al público hacia su sitio de Internet con el ánimo de lucrar comercialmente.

De este modo, la demandada usa sin derecho alguno el buen nombre y la fama de la marca MYSPACE del Promovente para comercializar y lucrar con productos producidos por terceros que no tienen relación alguna con el Promovente.

Que no queda la menor duda de la mala fe del titular del dominio <myspace.com.mx>, quien claramente busca desviar la atención del consumidor que busca ingresar al famoso sitio MySpace del Promovente, y que pudiendo creer que el nombre de dominio <myspace.com.mx> es una versión para México de MySpace, se ve conducido a una dirección electrónica donde se contienen enlaces a sitios destinados a comercializar productos que no tienen ninguna relación con el Promovente, y en consecuencia se confunde, desorienta y engaña al consumidor.

Que el hecho de que la demandada haya creado un sitio de Internet identificado con el nombre de dominio <myspace.com.mx> sin contar con autorización alguna del Promovente, con la intención de aprovechar la fama de la marca MYSPACE del Promovente para desviar a su sitio al público que intenta ingresar al sitio MySpace, es una prueba fehaciente y contundente que indica la mala fe del titular del nombre de dominio en cita.

En conclusión, que la demandada evidentemente registró el nombre de dominio <myspace.com.mx> de mala fe.

B. Titular

El Titular no presentó respuesta a la Solicitud del Promovente, ni ha efectuado promoción alguna al Centro o al Experto.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca MYSPACE del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio del Titular, adicionada exclusivamente exclusivamente con el “.com.mx”. La adición de la clasificación país “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio

Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de un nombre de dominio.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca MYSPACE, y que el nombre de dominio bajo disputa registrado bajo el Titular es idéntico con esta marca.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, ni que utilice el nombre de dominio <myspace.com.mx > en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política. El Titular al utilizar el nombre de dominio <myspace.com.mx> no está realizando un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sino con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca y con ánimo de lucro, como lo contempla el artículo 1.c.iii. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.iv de la Política, en virtud de que, de la información y documentación presentada por el Promovente, el Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del Titular. El experto considera asimismo que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.iii de la Política, al haber registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente.

En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio bajo disputa por parte del Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia, ya sea en inicio o terminación, de cualquier otro tipo de procedimiento en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.del Reglamento.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artículo 19 del Reglamento, este Experto concluye:

(1) Que el nombre de dominio registrado por el Titular es idéntico a la marca MYSPACE sobre la que el Promovente tiene derechos;

(2) Que el Titular no tiene derecho o interés legítimo alguno con respecto al nombre de dominio <myspace.com.mx>; y

(3) Que el nombre de domino <myspace.com.mx> ha sido usado y registrado de mala fe por el Titular.

En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <myspace.com.mx> sea transferido al Promovente.

Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único

Fecha: 18 de noviembre de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Crosby Legacy Company LLC v. Ricardo Bolaños Barrera

Caso No. DMX2007-0008

1. Las Partes

La Promovente es Crosby Legacy Company LLC d/b/a Philip Crosby Associates, de Boston Massachussets, Estados Unidos de América, representada por Law Office of Brett N. Dorny, Estados Unidos de América, Estados Unidos de América.

El titular es Ricardo Bolaños Barrera de Tlanepantla, Estado de México, México, representada por Guillermo Valdez García, México, de México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <philipcrosby.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de junio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos correctos del Titular que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro de fecha 15 de agosto de 2007en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 23 de agosto de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la modificación a la Solicitud cumplían los requisitos formales de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “Política”) el Reglamento de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 2 de octubre de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 3 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el día 10 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 24 de octubre de 2007, el Panel emitió la Orden de Procedimiento No. 1, requiriendo a la Promovente la exhibición de pruebas de la existencia de registros de marca. El 30 de octubre de 2007, la Promovente presentó su respuesta a la Orden de manera extemporánea, pero no presentó evidencia alguna de la existencia de registros de marca. La Promovente argumentó que la Política no requiere marcas registradas.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente no ha proporcionado evidencia que demuestre su titularidad de registros marcarios.

De acuerdo con la base de datos Whois de NIC MX, el dominio <philipcrosby.com.mx> fue registrado el 20 de agosto de 1999.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

La Promovente adquirió todos los activos de un tercero, la sociedad Philip Crosby Associates II, Inc. (“PCA”). Entre esos activos estaba una licencia para usar el nombre “Philip Crosby”.

El Titular era un licenciatario de PCA, desde antes que la Promovente adquiriera los activos de PCA. El Titular fue informado de dicha adquisición.

La Promovente dio por terminado dicho convenio de licencia en 2005, con lo cual el Titular no tenía derecho a usar la marca PHILIP CROSBY desde entonces.

II. Derechos o Intereses Legítimos

El convenio de licencia fue debidamente terminado por la Promovente.

El Titular acordó dejar de usar la marca “Philip Crosby”. Por tanto, no tenía ningún derecho a usar el dominio en disputa.

III. Mala fe.

Aunque el Titular registró el dominio controvertido cuando era licenciatario del antecesor de la Promovente, los derechos del Titular dejaron de existir con la terminación de dicha licencia.

El Titular continúa usando la marca PHILIP CROSBY, aún después de haber convenido el cese del uso de la misma. Ese uso interfiere con el uso de dicha marca por la Promovente. El Titular intenta obtener ganancias que le pertenecen a la Promovente.

B. Titular

El Titular argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

El quid en este apartado es dilucidar si el nombre de dominio controvertido, por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos de la Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política .MX.

La Promovente no ha demostrado tener registrada en México la marca Philip Crosby ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), y mucho menos que lo haya hecho antes de la fecha en que el Titular registró el dominio o se haya iniciado la presente controversia.

II. Derechos o Intereses Legítimos

Desde 1999, el Titular registró y ha usado el dominio en disputa, con autorización del Sr. Crosby, antecesor de la Promovente. Desde ese entonces el Titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión.

Antes de que haya recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio, y efectuó preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

El Titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios.

La notificación de la terminación del contrato de licencia fue hecha de mala fe y en contravención al propio contrato. El Titular fue dejado en estado de indefensión y no recibió dicha notificación. Tampoco se le proporcionaron al Titular los 30 días de corrección del incumplimiento que establece dicho contrato.

III. Mala fe.

El registro se hizo de buena fe y con autorización del señor Philip Crosby.

En ningún momento se ostenta el Titular como distribuidor exclusivo de Philip Crosby y siempre se hace referencia a Procesos Dirigidos de Cambio, S.C.

El portal vinculado al nombre de dominio no se autoproclama “el sitio o página oficial de Philip Crosby en México”.

Tampoco el Titular ha demostrado mala fe al no solicitar una cantidad monetaria a cambio del dominio, con lo que el Titular ha probado no tener la finalidad de lucrar con el nombre de dominio en disputa.

El Titular hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa, ya que el contenido del sitio de Internet, constituye un medio informativo con relación a los servicios que ofrece en general y al valor de las aportaciones no sólo de Philip Crosby sino también de otras personas que han aportado a la administración de la calidad. El sitio no contiene publicidad de ningún tipo y la información contenida se ofrece al público en general de forma gratuita, por lo que queda claro que no se hace uso comercial del nombre dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “Política”), conforme a la cual se rige el presente procedimiento, requiere que la Promovente pruebe que cuenta con una marca de productos o de servicios registrada.

La Promovente no ha presentado en este procedimiento evidencia de la existencia de registros de marca. El contrato de licencia presentado por la Promovente como Anexo 3 a su Demanda no contiene referencia a registros marcarios de la Promovente. El Panel no ha encontrado en el expediente pruebas o referencias a dichos registros.

Debido a lo anterior, este Panel emitió la Orden de Procedimiento No. 1 (ver punto 3, supra) requiriendo a la Promovente la exhibición de pruebas de la existencia de registros de marca. La Promovente contestó manifestando que tales registros no son requeridos por la Política. (id.)

Por tanto, la Promovente no ha probado los extremos a que se refiere el primer requisito de la Política, en virtud de lo cual no tiene sentido continuar con el análisis de los otros dos puntos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: 1 de Noviembre de 2007

WIPO Arbitration and Mediation Center

 ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Centro Internacional de Negocios Monterrey, A.C., Cintermex v. Domains Ventures

Case No. D2007-0940

1. The Parties

The Complainant is Centro Internacional de Negocios Monterrey, A.C., Cintermex, of Monterrey, Nuevo Leon, México represented by GJ Y Asociados, Abogados, S.C., México.

The Respondent is Domains Ventures, of Xiamen, Fujian, China.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <cintermex.com> is registered with Moniker Online Services, LLC.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on June 26, 2007. On June 29, 2007, the Center transmitted by email to Moniker Online Services, LLC a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On June 29, 2007, Moniker Online Services, LLC transmitted by email to the Center its verification response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the contact details. In response to a notification by the Center that the Complaint was administratively deficient, the Complainant filed an amendment to the Complaint on August 30, 2007. The Center verified that the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on August 30, 2007. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was September 19, 2007. The Respondent did not submit any response. Accordingly, the Center notified the Respondent’s default on September 20, 2007.

The Center appointed Manuel Moreno-Torres as the sole panelist in this matter on October 1, 2007. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

4. Factual Background

From the evidence submitted by the Complainant, as annexes to the Complaint, the Complainant is the owner of the following trademark: CINTERMEX registered in the Mexican Trademark Registry with Registration Number 461181 in Class 35 protecting publicity and business services in November 11, 1993.

The disputed domain name was created on February 9, 2002.

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant asserts that the Respondent’s registered domain name <cintermex.com> is identical to the CINTERMEX trademark and public name, owned and used by the Complainant throughout Mexico, Latin America and the world.

With respect to the Respondent’s lack of rights and legitimate interests over the disputed domain name, the Complainant contends the Respondent is not the owner of any trademark registration that protects the denomination CINTERMEX and it is not commonly known by the domain name in dispute.

Furthermore, the Complainant contends that the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith, merely to capture Internet customers who are seeking the Complainant’s our services, and to re-direct them to other websites. Using a domain name to intentionally attract, for commercial gain, Internet users to a website by creating a likelihood of confusion with a complainant’s mark is evidence of bad faith registration under the Policy. The Complainant asserts it is obvious that the Respondent knew the existence and identity of the Complainant and its trademark when registering the domain name.

B. Respondent

The Respondent did not reply to the Complainant’s contentions.

6. Discussion and Findings

According to the Policy, the Complainant must prove, as required by Paragraph 4(a) of the Policy, that:

(i) the contested domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights;

(ii) the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) the domain name has been registered and is being used in bad faith.

The fact that the Respondent has not provided a Response to the Complaint does not relieve the Complainant of the burden of proving its case. In the absence of a Response, Paragraph 5(e) of the Rules expressly requires the Panel to “decide the dispute based upon the complaint”. Under Paragraph 14(a) of the Rules in the event of such a “default” the Panel is still required “to proceed with a decision on the complaint”, whilst under Paragraph 14(b) of the Rules it “shall draw such inferences there from as it considers appropriate”. This dispute resolution procedure is accepted by the domain name registrant as a condition of registration.

Thus where a party fails to present evidence in its control, the Panel may draw adverse inferences regarding those facts. (Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v. Shane Brown, doing business as Big Daddy’s Antiques, WIPO Case No. D2000-0004; State of Wisconsin v. Pro-Life Domains, Inc., WIPO Case No. D2003-0432). Here, since the Respondent has defaulted, it is appropriate to accept the facts asserted by the Complainant and to draw inferences there from as it considers appropriate.

A. Identical or Confusingly Similar

The facts clearly favor the Complainant. The domain name is identical to the trademark, except for the generic top-level domain name “.com”. As a rule, addition of the generic top-level domain (gTLD) reference, which is necessary for a domain name to be operational, does not alter the domain name, and is sufficient to establish functional identity with the complainant’s mark. See Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti, WIPO Case No. D2000-0493, Telecom Personal, S.A., v. NAMEZERO.COM, Inc., WIPO Case No. D2001-0015, Société Générale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri, WIPO Case No. D2002-0760.

The Panel thus finds for the Complainant on the first part of the test.

B. Rights or Legitimate Interests

The Panel finds that the Complainant has made a prima facie showing that Respondent does not have rights or legitimate interests in the domain name within the meaning of Paragraph 4 (a) of the Policy.

This finding is based on the following, non-disputed, circumstances brought forward by the Complainant.

There is no indication in the file that the Respondent is known under the disputed domain name.

The Respondent is not the owner of any trademark.

The Respondent is using the domain name for commercial gain to misleadingly divert consumers.

Furthermore, the Respondent has not provided evidences of circumstances of the type specified in Paragraph 4(c) of the Policy, or any other circumstances giving rise to rights or legitimate interests in the domain name.

Under these circumstances, the Panel finds that the Respondent has no rights or legitimate interests in the domain name and that the requirement of paragraph 4(a)(ii) of the Policy is also satisfied.

C. Registered and Used in Bad Faith

The Panel has considered the Complainant’s assertions and evidence with regard to Respondent’s registrations and use of the domain name in bad faith. By not submitting a response, the Respondent has failed to invoke any circumstances that could demonstrate that it did not register and use the domain name in bad faith.

The Complainant has also established that its trademark has been used extensively in Mexico and is valuable. This Panel has checked how the Respondent’s webpage contains references to Mexico and Monterrey which is the city where the Complainant is located.

Given the evidence put forward by the Complainant, and the lack of any response from the Respondent, this Panel finds that the domain name <cintermex.com> was registered and is being used in bad faith.

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name <cintermex.com> be transferred to the Complainant.

Manuel Moreno-Torres
Sole Panelist

Date: October 15, 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino

Caso N° DMX2007-0007

1. Las Partes

El Promovente es Shurtape Technologies LLC, con domicilio en Hickory, Carolina del Norte, Estados Unidos de América, representada por Becerril, Coca & Becerril, S.C., Distrito Federal, México.

El Titular es Alberto José Molina Gugino, con domicilio en Mérida, Yucatán, México, representado por Alejandra L. Brito Rojas, Mérida, Yucatán, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2007. El 19 de junio de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día, NIC-México remitió al Centro por igual vía su confirmación de que el Titular es la persona que figura como registrante en tanto contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto, proporcionando al efecto sus datos de localización. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 25 de junio de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la ”Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 10 de julio de 2007. Al recibir la Solicitud, el Titular dirigió el 16 de julio de 2007 una comunicación electrónica al Centro con copia para el Registrador, manifestando que el Titular no es más que el contacto administrativo y técnico del nombre de dominio controvertido cuando el verdadero propietario del mismo es la Organización Profesional Packaging, S.A. de C.V., alegando por tanto que la Solicitud era improcedente o bien que debía reponerse el procedimiento. A esta comunicación recayó la respuesta del Registrador el 17 de julio de 2007, indicando al Titular que de acuerdo a las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, los Titulares de un nombre de dominio son el contacto administrativo y técnico del mismo, siendo la Organización meramente un dato informativo. En virtud de lo anterior y con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 30 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 30 de julio de 2007. El 1 de agosto de 2007, el Promovente se dirigió vía correo electrónico al Centro para solicitarle una copia de los documentos ofrecidos como prueba por el Titular a fin de revisarlos y en su caso manifestar lo que su derecho conviniere, toda vez que hasta esa fecha no los había recibido. A pesar de no tener a la vista los anexos en comento, el Promovente expresa ciertas consideraciones en la misma comunicación a manera de réplica al Escrito de Contestación del Titular.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de agosto de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que tiene su sede en Carolina del Norte y cuenta con activos en Alemania, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, México, Perú, China y Singapur, dedicada a la fabricación y venta de una gran variedad de cintas adhesivas de presión para uso lo mismo en hogares que oficinas, comercios o en relación con múltiples ramas industriales.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano específicamente, el Promovente tiene registrada la marca N° 445837 para la denominación SHURETAPE ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha legal 8 de junio de 1993, en la clase 17 internacional con relación a “caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases: productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos”.

Para brindar información corporativa y sobre su línea de cintas adhesivas que comercializa tanto dentro como fuera de Estados Unidos de América, el Promovente mantiene un Portal vinculado al nombre de dominio <shurtape.com> que a su vez registró el 5 de septiembre de 1996.

El Titular por su parte registró el nombre de dominio en controversia el 27 de julio de 2006, luego de perder frente al propio Promovente la titularidad del nombre de dominio <shurtape.com.mx> por efecto de la Decisión del Experto Pedro W. Buchanan Smith en Shurtape Technologies, LLC. c. Alberto Molina, Gugino y Accesa Comunicaciones, S.A. de C.V., Caso OMPI N° DMX2006-0005.

En el Portal adscrito al nombre de dominio en litigio se ofrece al público consumidor una diversidad de cintas adhesivas bajo la marca registrada SHURTAPE atribuida a una empresa de nombre Shurtape México según se aprecia en la barra superior que identifica al sitio Web aunque sin señalarse dentro del mismo ni la denominación social completa de la empresa ni su domicilio postal

Por último es importante mencionar que a la presente controversia le precedió el procedimiento contencioso-administrativo P.C. 416/2006 (N-121) 3915 incoado por el Promovente en contra del Titular ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como resultado del mismo, el 27 de febrero de 2007 se declaró administrativamente la nulidad del registro marcario 700226 SHURTAPE que había sido concedido con efectos a partir del 12 de marzo de 2001 en relación con la clase 16 internacional para amparar “cintas adhesivas para empaque y otras”, en favor de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., la cual figura junto al Titular en los datos de registro del nombre de dominio en litigio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> reproduce todas y cada una de las características gráficas de la marca N° 445,837 SHURTAPE registrada en favor del Promovente, por lo que se concluye que existe semejanza en grado de confusión entre ambos;

(ii) La inclusión de las palabras “de México” en el nombre de dominio en disputa no debe ser obstáculo para determinar la confusión a que se refiere el párrafo anterior, pues tales vocablos no son reservables en términos de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que pueden agregarse libremente a cualquier signo distintivo, siendo evidente que la palabra “shurtape” que caracteriza el nombre de dominio controvertido es precisamente aquella que conforma la marca registrada del Promovente;

(iii) Lejos de dotar de distintividad al nombre de dominio controvertido frente a la marca del Promovente, la inclusión de las palabras “de México”, revelan la intención de su Titular de atraer ilícitamente y confundir de nueva cuenta a los usuarios, al sugerir que el sitio al que conduce es una filial en México del Promovente perturbando así las actividades comerciales de este último;

(iv) El nombre de dominio del Titular también es semejante en grado de crear confusión con el nombre de dominio <shurtape.com>, del que es titular el Promovente desde el 5 de septiembre de 1996, como han sostenido diversos Grupos de Expertos constituidos de conformidad con la Política, la adición de los dominios de nivel secundario “.com” y/o del código del país “.mx”, resulta igualmente intrascendente para los fines de una análisis de confusión al amparo de la Política;

(v) Del resultado de la búsqueda de antecedentes realizada en el Sistema de Consulta Externa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 6 de junio de 2007, se desprende que no existe ningún derecho de propiedad industrial respecto de la denominación “shurtape de Mexico” en trámite o concedido, en favor del Titular;

(vi) Además del Promovente, Profesional Packaging, S.A. de C.V. obtuvo un registro marcario en México bajo la denominación “shurtape” en diversa clase, cuya nulidad fue oportunamente declarada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial toda vez que el registro de la marca del Titular fue concedido en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, al encontrarse en ese momento vigente y surtiendo plenos efectos legales la marca del Promovente;

(vii) Aun y cuando el Titular pretendiera atribuirse como propios los derechos marcarios de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V. como intentó hacerlo en el Procedimiento DMX2006-0005, ello resultaría inaplicable en virtud de que la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en momento alguno reconoció derechos sobre la marca anulada en beneficio del Titular;

(viii) El Titular no puede alegar que ha usado el nombre de dominio en conflicto en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios pues del expediente DMX2006-0005 se acredita que no solamente conocía la marca del Promovente sino que pese a haber perdido el nombre de dominio <shurtape.com.mx>, solicitó de nueva cuenta un nombre de dominio en el que pretende engañar a los consumidores haciéndoles creer que acceden a un sitio Web auspiciado por el Promovente;

(ix) La mención de una empresa denominada Shurtape de México en el Portal auspiciado por el Titular demuestra su intención de crear en la mente de los consumidores la idea de que el nombre de dominio en cuestión es operado por una sucursal mexicana del Promovente y por consiguiente que los productos que ahí se ofrecen son los mismos que este último ha posicionado en mercado mexicano a lo largo de catorce años;

(x) De entre los motivos por los que debería considerarse que el nombre de dominio en litigio fue registrado y ha sido usado de mala fe destaca el hecho de que éste fue creado catorce años después del otorgamiento de la marca del Promovente, casi once años después del registro del nombre de dominio <shurtape.com.mx> y tan sólo tres días después de la Decisión del Experto favoreciendo al Promovente en el Procedimiento DMX2006-0005;

(xi) Después de contar con un pronunciamiento expreso en el Procedimiento DMX2006-0005 en el sentido de que el Titular registró y usó el nombre de dominio <shurtape.com.mx> con el fin de empañar el buen nombre de la marca SHURTAPE del Promovente y atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet confundiéndolos intencionalmente con respecto a los productos ofrecidos en el mismo, es evidente que con el registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Titular persigue los mismos propósitos;

(xii) Numerosas semejanzas relativas a la tipografía, el color, las imágenes y los textos tomados del Portal bajo el nombre de dominio <shurtape.com> y reproducidos en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en cuestión, denotan la mal fe de la Titular;

(xiii) Es importante subrayar que en el dominio de referencia, el Titular del mismo se ostenta como una empresa denominada Shurtape de México, cuando ni la organización, ni los contactos técnico o administrativo figuran bajo ese nombre;

(xiv) Con la existencia del nombre de dominio controvertido se perturba de manera intencional la actividad comercial del Promovente pues los consumidores visitan el mismo con el afán de conseguir productos legítimos, sin embargo son inducidos a contactar al Titular, quien no cuenta con la autorización respectiva para comercializar las únicas cintas protegidas mediante la marca registrada N° 445, 837 SHURTAPE.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular es accionista y administrador de la empresa Profesional Packaging, S.A. de C.V., titular de la marca 700226 “Shurtape” que aunque fue anulada, tal resolución no ha causado estado en virtud de que se encuentra pendiente de resolver un Recurso de Revisión interpuesto por el Titular con fecha 9 de abril de 2007 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que fue admitido a trámite el 2 de mayo de 2007;

(ii) El nombre de dominio objeto de la controversia es similar, pero en ningún momento el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> fue creado para engañar al público consumidor puesto que el Titular se apoyó en el derecho que tiene para seguir usando su marca SHURTAPE hasta en tanto no se agoten todos los medios de defensa que la Ley le permite en contra de la resolución de nulidad de marca decretada;

(iii) La adición de las palabras “de México” al nombre de dominio en controversia obedece a que el principal asiento de trabajo del Titular se localiza precisamente en México;

(iv) En este momento el Titular cuenta con los mismos derechos que el Promovente sobre la marca SHURTAPE y por tanto el artículo 1.a) i de la Política resulta inaplicable al caso particular;

(v) Debido a que el Recurso de Revisión interpuesto por el Titular en contra de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial anulando su marca se encuentra pendiente de resolver, no corresponde al Promovente invocar adelantadamente un derecho exclusivo de marca bajo la denominación “shurtape”;

(vi) La Decisión del Experto en el Procedimiento DMX2006-0005 respecto del nombre de dominio <shurtape.com.mx> estuvo indebidamente fundada y motivada, resultando carente de sustento lógico-jurídico, además de estar plagada de irregularidades, por lo que percibiendo la parcialidad y falta de ética con que se resolvió dicho expediente y considerando que el derecho del Titular no podía ser violado tan flagrantemente, este último creó su nuevo y legal nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx>;

(vii) El Titular niega contundentemente por ser incriminoso y falso que en momento alguno se haya tratado de posicionar al amparo de la marca N° 445837 SHURTAPE registrada por el Promovente en la clase 17, ya que el Titular todavía cuenta con el derecho de ostentar la marca N° 700226 SHURTAPE registrada en la clase 16, bajo la cual realiza actividades comerciales de distribución y venta de sus productos de manera pacífica, pública y continua;

(viii) El Titular niega igualmente de manera tajante que su sitio de Internet sea operado por una empresa denominada Shurtape de México, puesto que en ningún lugar del sitio Web vinculado al nombre de dominio aparece o se ostenta la empresa de mérito;

(ix) Los productos amparados por la marca del Promovente no son específicos sino muy generales, contrario a lo que realizó el Titular al registrar su marca con respecto a las cintas que comercializa, que además son muy diferentes a las que fabrica el Promovente, por lo que en todo caso es este último quien trata de mala fe de entorpecer las actividades comerciales del Titular;

(x) Por lo que hace a las semejanzas entre los Portales de Internet de las partes, el Titular manifiesta que el diseño de su sitio Web lo encomendó a un tercero, que las imágenes supuestamente tomadas del Portal del Promovente no son propiedad exclusiva de este último, así como que las ilustraciones de las cintas son genéricas si se toma en cuenta que todas ellas vienen enrolladas;

(xi) La conducta del Titular no puede configurar mal fe en razón de que su actividad comercial se desarrolla dentro del ámbito de la libre competencia y es por lo tanto legal;

(xii) El Promovente pretende posicionarse ante la clientela del Titular, por lo que recurre a conjeturas subjetivas y tendenciosas para confundir al Experto y lograr sus pretensiones.

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto considera oportuno referirse a Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma.

Por otra parte, es pertinente recalcar que el procedimiento administrativo regulado por la Política y su Reglamento es de carácter sumario, lo que implica que sus fases postulatoria, probatoria y conclusiva se fusionen en una sola etapa procesal conformada por la Solicitud y el Escrito de Contestación. De tal forma que resulta contrario a la naturaleza y finalidad de este procedimiento admitir promociones adicionales de las partes a título de réplica y dúplica, salvo que el Experto lo solicite o autorice expresamente. Véase Creo Products Inc. c. Website in Development, Caso OMPI Nº D2000-1490 (manifestándose en contra de que las partes presenten alegaciones o documentales suplementarias que no les hubiesen sido expresamente requeridas por el Panel Administrativo); en el mismo sentido Viacom Internacional Inc. and MTV Networks Europe c. Rattan Singh Mahon, Caso OMPI Nº D2000-1440; Documents Technologies, Inc. c. Internacional Electronic Communications Inc., Caso OMPI N° D2000-0270; Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151; y Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c. Dejan Macesic, Caso OMPI N° D2000-1698.

En este sentido, las manifestaciones que hace motu proprio el Promovente con fecha 1 de agosto de 2007 en relación al Escrito de Contestación del Titular, no son atendibles por el Experto en razón de la sumariedad del procedimiento antes apuntada, además de que de admitirse aquéllas sin solicitar la contrarréplica del Titular, se vulneraría en perjuicio de este último el principio de igualdad procesal contemplado en el artículo 12.B del Reglamento.

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusión en cuanto a la fuente de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman c. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

De lo anterior se desprende que la identidad o similitud en grado de confusión que alega el Promovente entre los nombres de dominio <shurtapedemexico.com.mx> y <shurtape.com>, resulta intrascendente en el contexto de la Política.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva del nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> frente a la marca registrada SHURTAPE, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora íntegramente la marca del Promovente, propiciando inevitablemente la posibilidad de que ambos signos se confundan entre sí debido a que la fisonomía del nombre de dominio controvertido se construye primordialmente de la marca que sirve de sustento a la Solicitud, sin importar la presencia de la indicación geográfica “de México”, que es interpretada por el público como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresión general. Ver Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI N° D2000-1245 (determinando similitud en grado de confusión entre los nombres de dominio <osakauniversalstudios.com> y <universalstudiosjapan.com> por un lado y la marca Universal Studios por el otro); Yahoo! Inc. c. Eitan Zviely, et al., Caso OMPI N° D2000-0273 (resolviendo confusión entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca Yahoo); y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI N° D2000-0819 (donde el Experto señaló que la adición de un término puramente descriptivo como “usa” es insuficiente para impedir una determinación de similitud en grado de confusión entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca Canon).

A mayor abundamiento, es inconcuso que una leyenda como “de México” no apta para formar parte de una marca registrada o bien que siéndolo exista impedimento legal para reservar su uso en exclusiva, no puede servir para desvirtuar una determinación de identidad o confusión bajo la Política. Ver Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Verónica Aquino Cruz, Caso OMPI N° D2004-0724 (donde este mismo Experto excluyó de su análisis el vocablo “banco” por ser un término genérico en el sector de los servicios que presta el Promovente, estimando la confundibilidad entre el nombre de dominio <bancolnbursa.com> y la marca INBURSA).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La cuestión principal en este caso consiste en analizar la viabilidad de que el Titular pueda prevalerse de un registro marcario anulado por resolución administrativa sujeta actualmente a revisión, para demostrar derechos o intereses legítimos según la Política.

En este sentido conviene destacar que que el artículo 1.c de la Política no contempla expresamente entre las causales para demostrar ipso jure derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio, la existencia lisa y llana de derechos de marca por parte de su Titular. No obstante lo anterior, generalmente se acepta la proposición de que una marca sirva para fundar derechos o intereses legítimos al amparo de la Política, siempre y cuando las circunstancias en que se haya producido su registro y el uso que se haga de la misma en el comercio así lo justifiquen. Ver Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and Madonna.com, Caso OMPI N° D2000-0847 (sería un error concluir que el simple registro de una marca dé origen a un interés legítimo en términos de la Política… para establecer derechos reconocibles, el conjunto de circunstancias debe demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe con el propósito de hacer un uso legítimo de ésta en el país donde se concedió); BECA Inc. c. CanAm Health Source, Inc., Caso OMPI N° D2004-0298 (la conclusión de que el registro de una marca sin importar donde o cómo haya sido obtenido constituya base suficiente para acreditar derechos o intereses legítimos a la luz de la Política simplemente no es atractiva).

Bajo esta tesitura, el Experto estima que las siguientes circunstancias documentadas en el expediente imponen al Experto concluir que la marca 700226 SHURTAPE no puede actualmente servir de sustento al Titular para justificar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en controversia:

(i) El antecedente de una Decisión en diverso procedimiento administrativo respecto de otro nombre de dominio incorporando única y exclusivamente la marca del Promovente, mediante la que se determinó mala fe de parte del Titular en perjuicio del propio Promovente;

(ii) La circunstancia de que la marca en que apoya su defensa el Titular ha sido ya declarada nula por autoridad competente;

(iii) El hecho de que la empresa de que forma parte el Titular registrara su marca con posterioridad a la fecha de concesión de la marca del Promovente, teniendo ambas partes idéntica actividad comercial, supone que el Titular registró su marca con pleno conocimiento de los derechos anteriores que le asistían al Promovente;

(iv) El mérito de la fundamentación y motivación de la declaración administrativa de nulidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como la reducida posibilidad de que el único agravio esgrimido por el Titular tenga éxito en su Recurso de Revisión que se encuentra sub júdice;

(v) La falta de comprobación del uso que se ha dado en el comercio a la marca de que se vale el Titular con relación a una oferta de buena fe de productos;

(vi) El uso engañoso y desleal que se hace en el Portal del Titular de la marca del Promovente, tal y como este último la usa en el comercio;

Por otra parte, en relación al argumento principal del Titular en el sentido de que la resolución decretando la nulidad de su marca no ha causado estado y por ello el Titular goza aún de derechos exclusivos al amparo de la misma, cabe señalar que contrario a lo aducido por el Titular, jurídicamente la resolución administrativa de nulidad se encuentra surtiendo plenos efectos, mismos que no fueron suspendidos por virtud de la sola interposición del Recurso de Revisión, como pudo haberse acordado por la autoridad de cumplirse con los requisitos que precisa el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo tanto se concluye que aún cuando sea legalmente posible en un futuro al Titular, aunque por demás incierto, dejar insubsistente la resolución administrativa de nulidad que lo desposeyó de su marca, atento a las condiciones en que se produjo el registro del nombre de dominio controvertido y al uso que se ha dado a este último mediante el Portal correspondiente, el Experto resuelve que en este momento, el Titular no cuenta con derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

En consecuencia se determina que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria en relación al artículo 1.a.ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En opinión del Experto, los siguientes factores constituyen indicios de la mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte del Titular:

(i) La circunstancia de haber registrado el nombre de dominio controvertido luego de dictarse resolución en contra del Titular en distinto procedimiento administrativo sujeto a la Política, determinando su mala fe para haber registrado y usado sin derecho la marca del Promovente en un nombre de dominio idéntico;

(ii) La intención de inducir a error a los visitantes de su Portal sobre el origen comercial de los productos que ahí se ofrecen bajo la marca SHURTAPE, derivado de la incorporación de textos e imágenes tomados directamente del sitio Web del Promovente, con independencia de que dichos materiales sean obras originales del Promovente en términos del derecho de autor;

(iii) La reproducción exacta en el sitio Web del Titular de la marca del Promovente tal y como este último la usa en el comercio;

(iv) La falta de indicación de la denominación social o datos de contacto de la empresa que opera el Portal vinculado al nombre de dominio en litigio;

Por las razones expuestas y vista la resolución del Experto Pedro W. Buchanan Smith en el expediente OMPI N° DMX2006-0005 (supra)involucrando a las mismas partes y la misma marca en que se apoya la Solicitud que dio origen al presente procedimiento, el Experto concluye que la conducta del Titular se traduce en al menos tres supuestos típicos de mala fe descritos en los incisos ii),iii) y iv) del artículo 1.b. de la Política. Ver por ejemplo The Board of Governors of the University of Alberta c. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI N° D2000-0378 (El Demandado debió haber sabido que el registro de los nombres de dominio <universityofalberta.com> y <albertau.com> impediría al Demandante reflejar el nombre de su institución en nombres de dominio semejantes y al mismo tiempo perturbaría su actividad. Asimismo, el registro por parte del Demandado de más de un nombre de dominio relacionado con la Universidad de Alberta sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).

En tal virtud se tiene por satisfecho en la especie el requisito señalado por el artículo 1.a.iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 15 de septiembre de 2007

WIPO Arbitration and Mediation Center

 ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores v. Whois Privacy Protection Service Inc., Demand Domains, Inc.

Case No. D2007-0917

1. The Parties

The Complainant is Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Mexico D.F., Mexico, Mexico, represented by Alegria, Mendez & Fernandez Wong, Mexico.

The Respondent is Whois Privacy Protection Service Inc., Bellevue, Washington, United States of America; and Demand Domains, Inc., Bellevue, Washington, United States of America, represented by Darby & Darby, PC, United States of America.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <infonavit.org> is registered with eNom.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on June 21, 2007 listing Whois Privacy Protection Service Inc. as Respondent. On June 22, 2007, the Center transmitted by email to eNom a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On June 25 and 27, 2007, eNom transmitted by email to the Center its verification response confirming that Demand Domains, Inc. is listed as the registrant and providing the contact details. In response to a notification by the Center conveying the registrant information, the Complainant filed an amendment to the Complaint on July 17, 2007. The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on July 23, 2007. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was August 12, 2007. The Response was filed with the Center on August 8, 2007, and Supplemental filing was filed by the Complainant on August 14, 2007 and by the Respondent on August 21, 2007.

The Center appointed Luca Barbero as the sole panelist in this matter on August 27, 2007. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

4. Factual Background

The Complainant is the owner inter alia, of the following trademarks:

- Mexican trademark INFONAVIT (word mark) No. 531,768 registered on September 24, 1996 in class 36.

- Mexican trademark INFONAVIT (word mark) No. 531,769 registered on September 24, 1996 in class 37.

- Mexican trademark INFONAVIT (word and design mark) No. 462,315 registered on June 1, 1994 in class 36.

The Respondent registered the contested domain name on September 16, 2002.

5. Discussion

In line with previous decisions, e.g., Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port, WIPO Case No. D2000-0207, and Amgen Inc. v. Texas International Property Associates, WIPO Case No. D2007-0155, the Respondent having consented to the transfer of the disputed domain name to the Complainant, the Panel need not assess the facts supporting the claim. Paragraph 10(a) of the Rules allows the Panel to use discretion in conducting the proceeding in such manner as it deems appropriate under the Policy and the Rules. Paragraph 10(c) of the Rules requires the Panel to “ensure that the proceeding takes place with due expedition”.

The Respondent in this proceeding has agreed to transfer – without admitting to the elements of paragraph 4(a) of the Policy – the disputed domain name to the Complainant, upon order of the Panel. Here, as in Amgen Inc. v. Texas International Property Associates, “[g]iven Respondent’s consent to transfer, this Panel deems it appropriate to grant the request to transfer under Rule 10. No further consideration or discussion of the elements of Paragraph 4(a) of the Policy is deemed necessary”.

6. Conclusion

For the reasons stated above, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the disputed domain name <infonavit.org> be transferred to the Complainant.

Luca Barbero
Sole Panelist

Dated: September 12, 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gusanito.com S. de R. L. de C.V. v. Robert Takovich

Caso No. DMX2007-0012

1. Las Partes

El Promovente es Gusanito.com S. de R. L. de C.V. con domicilio en Guadalajara, Jalisco, México representada por Rodrigo Tinajero Zavala, México.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Columbia, Maryland, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <gusanito.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de julio de 2007. El 18 de julio de 2007, el Centro envió a NIC-México via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de julio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Titular, dando comienzo al procedimiento el 27 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijó para el 16 de agosto de 2007. El Titular no contestó a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó a la Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la solicitud el 20 de agosto de 2007.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru Alberú como Experto el día 24 de agosto de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es titular de los siguientes registros marcarios (en lo sucesivo, colectivamente denominados “la marca GUSANITO”):

La Promovente también es titular de la siguiente reserva de derechos:

La Promovente es titular de la siguiente marca registrada en Estados Unidos

También es titular del nombre de dominio <gusanito.com>, el cual fue registrado el 30 de abril de 2000.

La Promovente registró el nombre de dominio en disputa <gusanito.com.mx> el 16 de marzo de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusión

El Promovente argumenta que el nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas registradas y reserva de derechos de las cuales es titular, y que por lo tanto dicho nombre de dominio crea confusión en los usuarios de Internet.

También argumenta que la única pretensión del Titular es crear en el usuario común de Internet, una similitud para allegarse fácilmente de clientes cautivos del Promovente, pues al ser idénticos los signos distintivos y reserva de dicho Promovente, con el nombre de dominio materia de la presente controversia, conlleva al aprovechamiento ilícito por parte del Titular del nombre de dominio en pugna.

II. Derechos o intereses legítimos

El Promovente afirma que el Titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, porque este último no es titular de ningún registro marcario que ampare las denominaciones “gusanito” y/o “gusanito.com”, ni es titular de ningún otro tipo de derecho.

III. Mala fe

El Promovente declara que el Titular no ha desarrollado una página de Internet propiamente para prestar productos y servicios de buena fe, sino que copió esquemas de servicios que ofrece el Promovente en su página “www.gusanito.com”.

El Titular demuestra su mala fe al pretender vender el nombre de domino en disputa al Promovente.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx> ha sido obtenido y se utiliza de mala fe, ya que es idéntico a la marca GUSANITO propiedad del Promovente.

No existe ningún tipo de relación entre el Titular y el Promovente, el titular del dominio en conflicto no es un licenciatario autorizado de la marca GUSANITO del Promovente.

El Titular impide que el Promovente publique su marca en la página Web a la cual resuelve el dominio en disputa.

El nombre de dominio <gusanito.com.mx>, ha sido obtenido y se utiliza de mala fe por parte del Titular, toda vez que es idéntico con respecto a la marca GUSANITO, sobre la cual el Promovente tiene derechos exclusivos, y no existe ningún tipo de relación entre el Titular y el Promovente; el Titular no es una licenciataria autorizada de las marcas del Promovente, ni mucho menos ha obtenido autorización para usar la marca GUSANITO.

El Titular obtuvo el registro del nombre de dominio y lo utiliza de mala fe, ya que con su conducta de bloqueo impide que el Promovente publique su marca en una página de Internet relacionada con el nombre de dominio en pugna.

B. Demandada

El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Política, el Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artículo 1a)):

(i) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación a la solicitud en términos del Artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de el Promovente (ver por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nº D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <gusanito.com.mx>, y la marca GUSANITO de el Promovente, pues tanto el primero como la segunda están compuestos de los mismos elementos, es decir, el signo “gusanito”, salvo por la adición en el primero del código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final de la marca del Promovente, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de la marca GUSANITO, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis: Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537; ver también, CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834; Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859; J.P. Morgan & Co., Incorporated and Morgan Guaranty Trust Company of New York v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

La reserva de derechos del Promovente no ha sido tomada en cuenta, puesto que ésta ha sido concedida con posterioridad a la fecha de registro del dominio controvertido.

El primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con la artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

(i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

(ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

(iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

El Titular no ha presentado evidencia de la cual se desprenda la utilización del dominio controvertido, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Tampoco existen pruebas en este expediente que permitan demostrar que el Titular haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio controvertido, ni que el Titular haga un uso legítimo y leal o no comercial de dicho nombre de dominio.

Por tanto, el segundo requisito de la Política ha sido cumplido.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Párrafo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del nombre de dominio para cumplir con el tercer requisito.

Por tanto, al haberse probado la ausencia de derechos o intereses legítimos, se han cumplido los requisitos para que exista una decisión de transferencia o cancelación del nombre de dominio controvertido. Sin embargo, al encontrarse causales de uso de mala fe en el expediente, el Panel explorará el tercer supuesto de la Política.

El Promovente ha ofrecido como prueba una fe de hechos a la cual se agregan impresiones de la página asociada a <gusanito.com.mx>. En las impresiones de dicha página se aprecian secciones como: “Birthday Flowers”, “Postal de Amor”, “Postal de Amor Gratis”, “Happy Birthday”, “Postales Gratis Amor”, “Postales para Amigos”, “Post Cards”, Tarjetas de Amor Gratis”, “Postales Amor”.

En la parte superior izquierda de la página se aprecia la siguiente leyenda: “Gusanito.com.mx What you need, when you need it”.

La página del Titular se enfoca en postales, tarjetas y sus análogos, igual que el Promovente. Lo hace con un nombre de dominio y membrete que son idénticos a las marcas GUSANITO del Promovente. El sitio del Promovente tiene un volumen considerable de visitas en el Continente Americano. La marca que el Promovente ha usado es altamente distintiva, al no ser descriptiva ni evocativa de los productos y servicios que oferta. La elección de nombre de dominio del Titular, para su sitio Web, no parece ser una coincidencia. La evidencia nos lleva a concluir que el Titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de un producto o servicio que figure en su sitio Web. Este es un acto catalogado como Competencia Desleal por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual son signatarios los países en los que aparecen domiciliados el Promovente y el Titular, por ser contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio.

La conducta del Titular, de conformidad con las pruebas ofrecidas por el Promovente, pruebas que no fueron refutadas en este procedimiento, es constitutiva de mala fe, de conformidad con la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos 1.g.ii) de la Política así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <gusanito.com.mx> sea transferido al Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto

Fecha: 11 de septiembre de 2007

WIPO Arbitration and Mediation Center

 ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores v. Descubridores Duo

Case No. DCC2007-0002

1. The Parties

The Complainant is Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Mexico City, Mexico, represented by José Juan Mendez.

The Complainant has named two Respondents: Descubridores Duo, San Nicolás de la Garza, Nuevo León, México; and Domains by Proxy, Inc., Scottsdale, Arizona, United States of America. Domains by Proxy, Inc. is simply a privacy domain name registration service. As per the Registrar’s verification sent to the Center on June 23, 2007, the Registrar has confirmed that the registered owner of the domain name is Descubridores Duo, San Nicolás de la Garza, Nuevo León, México. Accordingly the Panel will treat Descubridores Duo as the sole Respondent.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <infonavit.cc> is registered with Go Daddy Software, Inc.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on June 21, 2007. On June 22, 2007, the Center transmitted by email to Go Daddy Software, Inc., a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On June 23, 2007, Go Daddy Software, Inc., transmitted by email to the Center its verification response stating that Respondent Descrubidores Duo is listed as the registrant and providing the contact details. In addition, the Registrar stated that Respondent Domains by Proxy, Inc., is not listed as the registrant. In response to a notice by the Center of change in registrant information, the Complainant filed a first amendment to Complaint on July 17, 2007 and a second related amendment to the Complaint on July 18, 2007. The Center verified that the Complaint together with the amendments to the Complaint, satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on July 23, 2007. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was August 12, 2007. The Response was filed with the Center on July 25, 2007.

The Center appointed Miguel B. O’Farrell as the sole panelist in this matter on August 8, 2007. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

On August 14, 2007, the Complainant submitted an unsolicited supplemental filing replying to the Respondent’s arguments. On August 18, 2007, the Respondent provided an unsolicited supplemental filing replying to the Complainant’s supplemental communication. As the Parties’ supplemental filings merely argue the merits of the case without invoking any exceptional circumstances to justify their acceptance, the Panel decides not to take account of these supplemental filings.

4. Factual Background

The Complainant is a well known Mexican government system by means of which both private and public sector workers gain access to affordable credits for buying a house or improving their own.

The Complainant owns several Mexican INFONAVIT trademark registrations which were registered prior to the Respondent’s registration of the disputed domain name.

The Complainant owns several Mexican trademark registrations for INFONAVIT, Reg. No. 531.769, in international class 36, granted on September 24, 1996, Reg. No. 531.573, in international class 37, granted on September 24, 1996, and Reg. No. 462.315, in international class 36, and granted on February 25, 1994. All of them are currently in force and were first used in commerce in April 24, 1972.

On November 2, 2006, the Respondent registered the disputed domain name <infonavit.cc>.

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant contends the following:

The domain name in dispute is identical or confusingly similar to trademarks in which it has rights.

INFONAVIT is an acronym of the Complainant’s name: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

The disputed domain name <infonavit.cc> was registered in November 2, 2006 and therefore, the Complainant’s rights in the INFONAVIT mark predate the registration of the disputed domain name.

The disputed domain name <infonavit.cc> is identical to the Complainant’s mark. Thus, the Complainant states that the confusion between the disputed domain name and the Complainant’s trademark is evident.

The elements “.cc” and “www.” are not relevant in order to determine the confusion between a trademark and a domain name.

The INFONAVIT mark and the disputed domain name are graphically, phonetically and ideologically identical.

Infonavit is a well known Mexican government system, created on April 24, 1972, by means of which both private and public sector workers gain access to affordable credits for buying a house or improving their own.

The Respondent has never been given permission to register the disputed domain name <infonavit.cc> or any other related to INFONAVIT. Respondent is not a licensee and has not in any way been authorized to use the Complainant’s mark.

The Respondent is using at its website “www.infonavit.cc” the INFONAVIT mark Reg. No. 462.315 in order to reflect information regarding the service rendered by the Complainant.

The Respondent is not commonly known by the disputed domain name.

The Respondent does not have legitimate interests since the website “www.infonavit.cc” clearly states that it is not the official website of INFONAVIT.

The abovementioned circumstances are sufficient to state a prima facie absence of rights or any legitimate interests in the disputed domain name since the Respondent is using the INFONAVIT mark in the website “www.infonavit.cc”, without any authorization by Complainant.

It is evident that Respondent has been aware of the Complainant’s trademarks at the moment of registration and use of the disputed domain name.

The Respondent has registered and used the disputed domain name in bad faith, with the purpose of attracting, for commercial gain, Internet users to the website and to other on-line locations by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s marks as to the source, sponsorship, affiliations or endorsement of the disputed domain or location.

The Respondent is attracting Internet users to its website “www.infonavit.cc” by providing information on the activities of the Complainant, reproducing the INFONAVIT mark, and using links which direct Internet users to other on-line locations that offer services of third parties that compete with the services rendered by the Complainant.

B. Respondent

In defense of its registration of the disputed domain name, Respondent contends the following:

The Respondent does not use the disputed domain name for commercial use, defamation and/or other bad faith purpose.

The Respondent acknowledges its error and/or mistake in good faith, of inserting the Complainant’s INFONAVIT design on its website “www.infonavit.cc.” Therefore, Respondent has removed the mentioned design from its website on July 17, 2007.

The website “www.infonavit.cc” is an information website to help the Mexican population, and it is not the official website of the Complainant.

The Respondent has constitutional rights as a citizen, to take this initiative and let the Mexican population know about their rights, their options and their opportunities.

The objective of the website under the disputed domain name is to get more people to know about this government program denominated “Infonavit”. The website does not collect any kind of information from its users and does not offer professional or any other kind of services.

There are other websites with domain names identical to Mexican government offices or programs such as “www.inegi.com.max”, “www.sep.com.mx”, “www.ife.com.mx” among others.

There are hundreds of Mexican websites that contain information on how to take advantage of this government program denominated “Infonavit”.

The Respondent is making a legitimate, noncommercial and fair use of the disputed domain name, since the advertising used on the website hardly pays for its maintenance and hosting.

The website under the disputed domain name is not intended to harm or tarnish the image of the “Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores” or to confuse visitors for commercial purposes.

The advertisements in the website “www.infonavit.cc” do not compete in any way with the services rendered by INFONAVIT.

Lastly, the Respondent expressly acknowledges that the Complainant’s INFONAVIT mark was registered long before Respondent registered the disputed domain name <infonavit.cc>.

6. Discussion and Findings

To qualify for cancellation or transfer, the Complainant must prove each element of paragraph 4(a) of the Policy, namely:

(i) The disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and

(ii) The Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) The disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

In accordance with paragraph 15(a) of the Rules, the Panel shall decide the Complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, the Rules, and any rules and principles of law that it deems applicable.

A. Identical or Confusingly Similar

The Panel finds that the disputed domain name <infonavit.cc> is identical to the INFONAVIT mark in which the Complainant has rights.

Therefore, the Panel finds that the Complainant has proved the first element required in paragraph 4(a) of the Policy.

B. Rights or Legitimate Interests

According to paragraph 4(a)(ii), the second element that the Complainant must prove is that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in dispute. The Policy in its paragraph 4(c) sets out various ways in which a Respondent may demonstrate rights or legitimate interests in the domain name, as follows:

“Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of paragraph 4(a)(ii):

(i) before any notice to you (Respondent) of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or

(ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or

(iii) you (Respondent) are making a legitimate non-commercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.”

Although the Policy states that a complainant must prove each of the elements in paragraph 4(a), it is often observed that it is difficult for a complainant to prove a negative, i.e. that a respondent has no rights or legitimate interests in respect of a domain name. It has therefore become generally accepted under the Policy that, once a complainant has presented a prima facie showing of a respondent’s lack of rights or legitimate interests in a domain name, the burden of submitting evidence then shifts to the respondent. The respondent must then demonstrate its rights or legitimate interest in the domain name in order to refute the prima facie case.

The Panel, after considering all of the evidence in the Complaint and the exhibits attached thereto, finds that the Complainant has made out a prima facie case that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name. That prima facie case comes from the facts that (1) the Complainant has not authorized the Respondent to use its well known name and trademark INFONAVIT, (2) there is no evidence that the Respondent was known as “Infonavit” before the disputed domain name was registered and (3) there is no evidence showing that Respondent has any trademark or service mark rights in the name.

The Respondent seeks to rebut the prima facie case by arguing that it has legitimate interests in the domain name based on its constitutional right of freedom to inform people about the Infonavit Mexican government program.

The Panel finds that Respondent has the right to publish its ideas by any means of communications without prior censorship, including the Internet, but this right does not under the circumstances of this case, comprise registration and use of a domain name identical to the Complainant’s INFONAVIT mark, without the latter’s previous authorization.

In that regard, a prior WIPO UDRP panel has stated that “[while] Respondent may be free publicly to comment on the Internet in respect of the Complainant’s vehicle retail services, such freedom does not confer a right or legitimate interest in the use of a domain name which is identical to the Complainant’s trademark” Arnold Clark Automobiles Limited v. Thomas (aka Tam) Coughlan, WIPO Case No. D2002-0909. Respondent, in this case, has not established sufficient evidence of any legitimate interests or fair use in the sense of paragraph 4(c)(iii) of the Policy.

In addition, there is no evidence that Respondent is commonly known by the domain name, nor is there evidence showing that Respondent operates a business or any other organization, nor does it appear to offer any goods or services under the INFONAVIT mark or name. Thus, Respondent’s use of the disputed domain name cannot be considered a bona fide use, nor fair or non-commercial, particularly since its website “www.infonavit.cc” has sponsored links that transfer visitors to other on-line locations that offer services of credit and/or real state.

For the above reasons, the Panel finds that, Complainant has proved as required in paragraph 4(a)(ii) of the Policy, that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

C. Registered and Used in Bad Faith

According to paragraph 4(a)(iii) of the Policy, the third element that Complainant must prove is that the domain name has been registered and is being used in bad faith.

The Policy in its paragraph 4(b) sets out various circumstances which may be treated by the Panel as evidence of the registration and use of a domain name in bad faith, as follows:

“For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

(i) circumstances indicating that you [Respondent] have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) you [Respondent] have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) you [Respondent] have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, you [Respondent] have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your website or location or of a product or service on your website or location”.

As contended by the Complainant, the Panel finds that by using the domain name <infonavit.cc> Respondent has attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s mark.

This is evidenced by the fact that the Respondent’s website “www.infonavit.cc” has sponsored links that transfer visitors to other on-line locations, which offer services of credit and/or real state, which are competing or strongly related services to the ones offered by the Complainant.

Furthermore, it is not contested that Respondent knew of the Complainant’s Mexican trademark registrations for INFONAVIT prior to registering the disputed domain name <infonavit.cc> on November 2, 2006.

For these reasons, the Panel finds that Respondent both registered and uses the domain name in bad faith, and that Complainant has therefore made out the third element of its case.

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name <infonavit.cc> be transferred to the Complainant.

Miguel B. O’Farrell
Sole Panelist

Dated: August 22, 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Wal-Mart Stores, Inc., v. David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba)

Caso No. DMX2007-0006

1. Las Partes

El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en Arkansas, Estados Unidos de América, representado por Jennifer L. Gregor, Esq., Estados Unidos de América.

El Titular es David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba), con domicilio en México, Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <bancowalmart.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center México, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

3. Iter Procedimental

El 7 de junio de 2007, el Promovente presentó su Solicitud a través de correo electrónico y el 12 de junio de 2007, en documentos originales, junto con la tarifa de presentación requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediación (el Centro) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 11 de junio de 2007.

Con fecha 11 de junio de 2007, el Centro envió una “Solicitud de Verificación por el Registrador” por vía correo electrónico a NIC-México solicitando la confirmación de si el nombre de dominio bajo disputa había sido registrado ante NIC-México; de si el Titular es el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS así como los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación; que la Política es aplicable al nombre de dominio en cuestión; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; así como que confirme cuál es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador.

En relación con lo anterior, el día 11 de junio de 2007, NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, sus respuestas, proporcionando la información solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Este Experto considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Técnico del nombre de dominio, y en este caso en particular, la misma persona figura en ambos contactos.

El Centro realizó asimismo la acostumbrada verificación de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que ésta cumplía con los requisitos formales de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

El Promovente presentó el 19 de junio de 2007 a través de correo electrónico y finalmente el 26 de junio de 2007, en documentos originales, las enmiendas a su Solicitud, haciendo constar que los anexos y documentos exhibidos junto con el escrito inicial no varían ni en su forma, ni en su contenido.

Con fecha 2 de julio de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro envió adecuadamente vía correo electrónico y en documento original a través de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificación de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciación formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artículos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y párrafo 4 c) del Reglamento Adicional, así como otorgando un término para la presentación de la contestación a dicha Solicitud en fecha no posterior al 22 de julio de 2007. De conformidad con lo indicado en la Sección 6 de la notificación arriba mencionada, el Centro precisó claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestación antes de la fecha mencionada, se le consideraría como no personado en el procedimiento.

Con fecha 23 de julio de 2007, el Promovente presentó a través de correo electrónico, escrito acusando rebeldía del Titular por no presentar escrito de contestación en tiempo. Con fecha 23 de julio de 2007, el Centró notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud.

Con fecha 1° de agosto de 2007, el suscrito recibió la invitación para participar como Experto Único en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmó y envió el 3 de agosto de 2007, al Centro la Declaración de Aceptación para participar como Experto y la Declaración de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 8 de agosto de 2007, el Centro envió a las partes Promovente y Titular una Notificación de Nombramiento del Experto y de la Fecha Proyectada para la Emisión de la Decisión correspondiente, designando al señor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Único y señalando el día 22 de agosto de 2007, como la fecha para la emisión de la Decisión del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artículo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfirió el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluación del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Política, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artículo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Políticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningún requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de términos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna información, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el español, de conformidad con el artículo 13.A del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente Wal-Mart Stores, Inc. manifiesta que se estableció en 1962 como una tienda especializada a nivel local, la cual actualmente constituye la empresa comercializadora al menudeo más grande del mundo. Que por medio de sus tiendas WAL-MART, el Promovente ofrece una amplia variedad de productos y servicios incluyendo pero no limitados a, servicios financieros (incluyendo tarjetas de crédito y servicios de inversiones), componentes electrónicos, computadoras, juguetes, muebles, artículos deportivos, automotrices y de vestir.

Que la reputación del Promovente para ofrecer una amplia variedad de productos al menudeo de alta calidad casi a precios de mayoreo, ha hecho a WAL-MART una marca reconocida por la mayoría de las familias no sólo en los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo.

Continua manifestando el Promovente que posee y continuamente ha empleado las marcas y marcas de servicio notoriamente conocidas WAL-MART en los Estados Unidos de América, para servicios de tiendas departamentales al menudeo y una gran variedad de otros productos y servicios desde el año 1962 y que como resultado de más de 40 años de uso de sus marcas, el Promovente ha creado de la denominación WAL-MART una de las marcas más famosas y distintivas en la distribución al menudeo.

Asimismo manifiesta que debido al extenso y exclusivo uso que hace el Promovente, y a millones de dólares en publicidad, la marca WAL-MART ha adquirido un invaluable renombre y reputación no sólo en los Estados Unidos de América, sino en todo el mundo.

Que el Promovente actualmente opera más de 1,000 tiendas Wal-Mart y más de 2,200 Supercentros Wal-Mart (Wal-Mart Supercenters), entre otros, a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América y más de 2,800 unidades al menudeo a nivel internacional, atendiendo a más de 176 millones de clientes semanalmente en 13 países en todo el mundo, incluyendo México.

Que además, el Promovente utiliza la marca WAL-MART continuamente en sus edificios Wal-Mart, en publicidad y programas de apoyo a la comunidad, todo ello asociado con sus tiendas Wal-Mart. Que el Promovente también utiliza la marca WAL-MART en conexión con un amplio conjunto de servicios, incluyendo servicios financieros (específicamente tarjetas de crédito y servicios de inversiones), así como servicios de cuidado de la visión, planeación de vacaciones y de farmacia.

Que además de los legítimos derechos sobre las marcas WAL-MART que existen desde hace mucho tiempo, el Promovente posee numerosos registros de marcas en los Estados Unidos de América que incorporan su notoriamente conocida marca WAL-MART, incluyendo pero no limitados a: Registro en los Estados Unidos de América, No. 1,322,750 para WAL-MART y Diseño; Registro en los Estados Unidos de América, No. 1,783,039 para WAL-MART, y Registro en los Estados Unidos de América, No. 2,891,003 para WAL-MART y Diseño.

Manifiesta el Promovente que los siguientes registros de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América son propiedad del mismo:

a) Marca de servicio WAL-MART y Diseño con número de registro 1,322,750 con fecha de primer uso el 7 de enero de 1962, en la categoría de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42;

b) Marca de servicio WAL-MART con número de registro 1,783,039 con fecha de primer uso el 1º de julio de 1962, en la categoría de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42; y

c) Marca de servicio WAL-MART y Diseño con número de registro 2,891,003 con fecha de primer uso en marzo de 1992, en la categoría de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 35.

Además de lo anterior, el Promovente manifiesta ser titular de los registros de marcas mexicanas WAL-MART, registro No. 596598, registrada el 14 de diciembre de 1998; y denominación y diseño WAL-MART, Registro No. 694781, registrada el 20 de abril de 2001, habiendo asimismo solicitado los siguientes registros de marca en México: WAL-MART ADVANCED BANK OF MEXICO (Registro en español- BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE), SERVIBANCO WAL-MART, AUTOBANCO WAL-MART, y BANCASERVICIO WAL-MART.

Señala el Promovente operar sitios en la red tales como “www.walmartcom” y en “www.walmartmexico.com.mx”, en donde los consumidores pueden comprar en-línea y obtener información extensa respecto a las tiendas Wal-Mart, y que también posee y opera nombres de dominio adicionales, incluyendo pero no limitados a, <wal-mart.com>, <walmartsupercenter.com> y <walmartstores.com> que enlazan con el sitio red del Promovente “www.walmart.com”.

Con respecto a nombres de dominio relacionados a la industria bancaria, el Promovente ha adquirido los nombres de dominio <bancowal-mart.com.mx>, <bancowm.com.mx>, <bancowal-mart.com>, <bancowm.com> para su uso en el futuro, teniendo adicionales 95 nombres de dominio en su portafolio que incluyen tanto una variación de la marca WAL-MART como una variación del término “banco”. Se toma nota de que la relación de los noventa y cinco nombres de dominio registrados se acompañó a la solicitud del Promovente.

Finalmente, señala que los sitios de la red del Promovente son una parte vital de su negocio y contribuyen a su identidad y marca en línea, y que por todo lo anterior el Promovente ha establecido muy fuertes y distintivos derechos sobre la marca WAL-MART.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

El Nombre de Dominio materia de la presente Solicitud es similar en grado de confusión con la marca WAL-MART del Promovente, siendo la única diferencia con el nombre de dominio el término genérico “banco” y el dominio “.com.mx”.

El Titular no tiene derechos sobre la marca WAL-MART; y no está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del Nombre de Dominio materia de la presente solicitud.

El Titular no tiene derechos para ninguna marca que contenga el término “Wal-Mart” en los Estados Unidos de América, en México o en cualquier otro país. El Titular no utiliza comercialmente el término “Wal-Mart” con oferta alguna de buena fe respecto de bienes o servicios. El Titular no tiene afiliación o relación con el Promovente, ni propósitos o razones legítimas para utilizar la marca WAL-MART en el Nombre de Dominio materia este procedimiento. El hoy Titular no tiene derechos legítimos en el uso de la marca WAL-MART.

El Titular no está haciendo un uso razonable o no comercial legítimo del Nombre de Dominio. Específicamente, el Titular no ofrece ningún producto o servicio a través del Nombre de Dominio, sino más bien retiene pasivamente el Nombre de Dominio, de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del Nombre de Dominio, afectando seriamente sus intereses. El uso del Nombre de Dominio por parte del Titular, no es un uso relacionado con una oferta de buena fe de artículos o servicios de acuerdo con la Política, y no es un uso razonable o no comercial legítimo del nombre del dominio.

Que el registro de un Nombre de Dominio con propósito fundamental de vender o de transferir su propiedad para propósitos de lucro respecto del Nombre de Dominio, es evidencia convincente de registro y uso de mala fe.

Que el Titular registró el Nombre de Dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca del Promovente toda vez que el Promovente tiene muchos registros de la marca WAL-MART desde hace más de 40 años.

B. Los Titulares

El Titular no presentó respuesta a la Solicitud del Promovente, ni ha efectuado presentación alguna al Centro o al Experto.

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-México, aceptó todos los términos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o política pertinente, y particularmente las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la solución de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del ámbito de los contratos y las políticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicción para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizó, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendía utilizar dicho nombre de dominio, infringiría directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Política, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrían ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de solución de disputas que se reúnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designación de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto está satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificación de la presentación de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los términos del artículo 1.a. de la Política el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca WAL-MART del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio del Titular, antecedida con la adición de la palabra “banco”, y seguida exclusivamente con la clasificación país “.com.mx”. La adición de la clasificación país “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.

Adicionalmente, el término “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con código territorial, y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Además, la adición de la palabra banco (traducción literal de la palabra en inglés bank) sí ocasiona similitudes en grado de confusión con los servicios financieros que ofrece el Promovente, ya que los servicios financieros (incluyendo tarjetas de créditos y servicios de inversiones) son algunos de los servicios que ofrece el Promovente.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca WAL-MART, y que el nombre de dominio bajo disputa registrado bajo el Titular es semejante en grado de confusión con esta marca.

B. Derechos o intereses legítimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicación de que el Titular tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio <bancowalmart.com.mx > en relación con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artículo 1.c.i. de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.b.ii y 1.b.iii de la Política, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente; así como al haber registrado el Nombre de Dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.

En resumen, este Experto considera que el Promovente presentó información y documentación substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisición del nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacción alguna con anterioridad a la emisión de la presente decisión por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminación de este procedimiento de solución de controversias, tal y como lo prevé el artículo 21.A del Reglamento. Más aún, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicción competente para resolución independiente, en relación con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artículo 3.B.x del Reglamento.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artículo 19 del Reglamento, este Experto decide:

(1) que el nombre de dominio registrado por el Titular es semejante en grado de confusión a la marca WAL-MART sobre la que el Promovente tiene derechos;

(2) que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos algunos con respecto al nombre de dominio <bancowalmart.com.mx>; y,

(3) que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> ha sido registrado de mala fe por el Titular.

En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> sea transferido al Promovente.

Pedro W. Buchanan Smith
Experto Único

Fecha: 22 de agosto de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V.

Caso N° DMX2007-0009

1. Las Partes

El Promovente es NAF NAF, con domicilio en Epinay Sur Seine, Francia, representado por Cabinet Lhermet La Bigne & Remy, Francia,

El Titular es Bernardo Garduño Pedraza y el codemandado WEBMEDIA, S.A. de C.V. El tercero interesado es NAF NAF, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de México, México, representada por Rubio Villegas y Asociados, S.C., México.

Para los fines de este procedimiento y en razón del interés jurídico que acredita, según se explica más adelante, NAF NAF, S.A. de C.V. será identificado en lo sucesivo como el Titular.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <nafnaf.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio identificado previamente es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. Ese mismo día, NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta informando que de acuerdo a sus Políticas Generales de Nombres de Dominio el Titular del nombre de dominio en cuestión no era la empresa WEBMEDIA, S.A de C.V., nombrada en la Solicitud, proporcionando al efecto los datos de localización completos que tenía en su poder respecto del señor Bernardo Garduño Pedraza en su carácter de contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en conflicto. En respuesta a una prevención del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 29 de junio de 2007. El Centro verificó que la Solicitud junto con la subsanación de referencia cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando inicio el procedimiento administrativo con fecha 2 de julio de 2007. Con arreglo al artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 22 de julio de 2007. El Escrito de Contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 21 de julio de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de julio de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa de nacionalidad francesa cuyo origen se remonta a 1973 y que ha logrado consolidarse como una de las diez principales compañías francesas en la industria de la moda femenina. Actualmente el Promovente opera bajo la marca NAF NAF un conjunto de 140 boutiques de su propiedad en Francia y 30 en otros países de Europa, manteniendo además un sistema de licenciatarios y distribuidores autorizados que le permite contar con 440 puntos de venta en más de 50 países fuera de Europa.

Para identificar sus servicios, así como su línea de productos que se ha venido diversificando para incluir accesorios de vestuario, perfumes, lencería, calzado, sábanas, edredones y su propia revista, el Promovente es titular de más de 500 registros marcarios teniendo por objeto la denominación NAF NAF en 117 países. Los títulos de marca más antiguos que exhibe el Promovente datan de 1983 con relación a Francia y a un registro internacional.

Por lo que a México respecta, el Promovente comercializa sus productos a través de un número limitado de tiendas de la cadena de grandes almacenes Liverpool, para lo cual tiene registrada en México la marca NAF NAF respecto de las clases 3, 9, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26 y 28 de productos, así como 42 de servicios.

Para brindar información corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece tanto dentro como fuera de Francia, el Promovente tiene registrados 54 nombres de dominio que incorporan su marca NAF NAF, incluidos 23 nombres de dominio con el código de los países en donde mantiene operaciones comerciales.

El Titular por su parte, acredita su interés jurídico como legítimo causahabiente de los derechos derivados del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento, con el reconocimiento por escrito que exhibe del representante legal de la codemandada WEBMEDIA, S.A. de C.V. en el sentido de que esta última fue contratada para registrar y administrar el nombre de dominio en conflicto por cuenta de la empresa NAF NAF, S.A. de C.V., quien en consecuencia es la única legitimada para defender sus propios derechos e intereses en este procedimiento.

El nombre de dominio en litigio fue registrado el 13 de enero de 1998 y desde entonces se ha usado primordialmente para basar la plataforma de correo electrónico del Titular. El portal de Internet vinculado al nombre de dominio en cuestión ha sido objeto de diversos procesos de remodelación, tal como se advierte en la actualidad.

Sin estar documentado que haya mediado contacto previo entre las partes, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen al procedimiento administrativo del que se ocupa la presente Decisión.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <nafnaf.com.mx> incluye de forma idéntica la marca NAF NAF del Promovente, registrada en 117 países contando México y que conforma asimismo su denominación social y nombre comercial;

(ii) El Titular no tiene registrada ninguna marca con el signo distintivo NAF NAF;

(iii) El Titular no realiza ninguna actividad bajo el nombre comercial NAF NAF;

(iv) El Titular no es conocido con el nombre de dominio en cuestión ni ha utilizado dicho nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios sin haber siquiera realizado preparativos serios para ello;

(v) En tales condiciones puede concluirse que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <nafnaf.com.mx>;

(vi) El Titular ha reservado deliberadamente un nombre de dominio cuya elección no pudo haber sido fruto del azar vista la notoriedad mundial en el sector de la moda de la marca NAF NAF, evidenciando con ello su mala fe;

(vii) El Titular tuvo que haberse percatado al momento de registrar el registro del nombre de dominio en conflicto, de los antecedentes registrales del Promovente en que debieron figurar numerosos nombres de dominio conteniendo la denominación NAF NAF;

(viii) Al apropiarse de la marca notoria del Promovente, el Titular demuestra su intención de impedir que aquél refleje su marca en un nombre de dominio relativo al código de país .MX;

(ix) La inactividad por más de un año del Portal vinculado al nombre de dominio en conflicto saca un provecho ilegítimo del prestigio y notoriedad de que goza la marca NAF NAF del Promovente ante los internautas del mundo entero;

(x) Aunque no se utilice el sitio de Internet adscrito al nombre de dominio en litigio, la asociación inevitable con la marca NAF NAF del Promovente genera tráfico, ocasionando una valorización indebida frente a compradores potenciales del nombre de dominio;

(xi) La falta de indicación en el Portal de la inexistencia de vínculo o patrocinio alguno por parte del Promovente hace concluir a cualquier visitante del mismo, que el registrante de la marca no mantiene un sitio Web o no es técnicamente capaz de hacerlo (Caso OMPI N° DMX2001-0003);

(xii) La omisión de los datos de contacto del Titular denota la intención de este último de dificultar su identificación, lo que constituye un indicio adicional de su mala fe en el registro del nombre de dominio en cuestión.

B. Titular

Las alegaciones de hecho y consideraciones jurídicas en que el Titular funda sus excepciones y defensas son las siguientes:

(i) El Titular reconoce que el nombre de dominio en controversia es idéntico a las marcas registradas en que el Promovente funda su Solicitud;

(ii) El Titular manifiesta que el 30 de junio de 1987 le fue concedido en México el registro de la marca NAF-NAF en la entonces clase 57, para amparar servicios de publicidad y comunicaciones al público por cualquier medio de difusión. Dicho registro data de una fecha muy anterior a los títulos de registro de marca mexicanos más antiguos que exhibe el Promovente de fecha 27 de junio de 1991;

(iii) Resulta pertinente destacar que el nombre de dominio <nafnaf.com> en donde el Promovente basa su plataforma corporativa Web fue registrado el 11 de febrero de 1998, fecha posterior al 13 de enero de 1998 en que fue registrado el nombre de dominio del Titular;

(iv) El Titular tiene derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en controversia derivado de la titularidad de la marca NAF-NAF que detentó entre el 10 de marzo de 1987 (fecha legal de la solicitud) y el 10 de marzo de 1992;

(v) El Titular funda asimismo su derecho e interés legítimo en el hecho de que desde el 7 de marzo de 1985 en que se constituyó legalmente, realiza actividades comerciales en México bajo la denominación social NAF NAF, S.A. de C.V., siendo hoy en día una de las principales fábricas de ropa en el país que produce tanto marcas propias como de terceros;

(vi) De lo anterior se desprende que antes de recibir cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios;

(vii) El Titular ha usado de manera continua y activa el nombre de dominio en controversia desde su registro en el año de 1998, como puede verificarse de su consulta en el acervo histórico de The Way Back Machine;

(viii) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestión según puede constatarse de su búsqueda en Google;

(ix) La creación de la empresa del Titular se produjo ocho años antes de que el Promovente comenzara su expansión fuera de Francia en 1993;

(x) No obstante el nombre de dominio en conflicto se encuentra en remodelación, eso no implica mala fe pues este se sigue usando para la plataforma de correos electrónicos del Titular (email@nafnaf.com.mx), además de que la Política no obliga a un registrante a hacer cierto uso en determinado tiempo de su nombre de dominio;

(xi) La falta de datos completos de identificación en todo caso es atribuible a la empresa WEBMEDIA, S.A. de C.V. contratada por el Titular para registrar y administrar el nombre de dominio en disputa, advirtiéndose al efecto que hubiese bastado al Promovente acceder a Internet para obtener los datos de contacto completos del Titular;

(xii) El nombre de dominio en contienda nunca fue registrado con el propósito fundamental de vender, alquilar o ceder el registro al Promovente;

(xiii) Atento a la fecha previa de registro del nombre de dominio del Titular con respecto a aquélla del nombre de dominio del Promovente, era casi imposible que en esa fecha el Titular conociere la marca o actividades del Promovente;

(xiv) De acuerdo con precedentes al amparo de la Política, es posible aducir derechos sobre la base de marcas no registradas aún en jurisdicciones de derecho civil como México, al demostrarse en este caso que NAF NAF se ha convertido en un identificador distintivo asociado con el Titular o sus bienes o servicios;

6. Debate y conclusiones

Preliminar

Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política de la ICANN conocida como UDRP, este Experto estará invocando frecuentemente Decisiones de otros Expertos a la luz de la UDRP en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien la Política no se refiere expresamente a fenómenos procesales tales como el litisconsorcio (activo o pasivo), las tercerías o la sustitución de partes en el procedimiento administrativo, es de explorado derecho que por lo que hace al caso particular en que un tercero es llamado por uno de los demandados a comparecer en un procedimiento con arreglo a la UDRP, se ha considerado que lo pertinente es conservar los nombres de los colitigantes y admitir la intervención como parte de aquella persona física o moral que demuestra tener interés jurídico en el nombre de dominio. Ver WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International c. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, Caso OMPI N° D2006-0975 (La práctica de considerar como colitigantes al administrador del nombre de dominio controvertido y al “titular beneficiario” del mismo ha sido adoptada en dos casos recientes de la OMPI: Midwest/GRS Inc and Others c. Moniker Privacy Services/Forum LLC/Registrant 187640 info@fashionid.com, Caso N° D2006-0478 y MBI, Inc. c. Moniker Privacy Services/Nevis Domains LLC, Caso N° D2006-0550). En la especie, el Titular acredita su interés jurídico en el nombre de dominio con la carta que exhibe de la codemandada WEBMEDIA, S.A. de C.V. desentendiéndose esta última del presente procedimiento visto su carácter de operador técnico del nombre de dominio <nafnaf.com.mx> por cuenta del Titular, así como con facturas expedidas por el Registrador a nombre del Titular respecto del registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa. Aunado a lo anterior, el Experto advierte que la información de localización completa del contacto técnico y administrativo para <nafnaf.com.mx> revelada por NIC-México a solicitud del Centro, incluye un domicilio postal que coincide con el del Titular, lo que vincula directamente al señor Bernardo Garduño Pedraza con el propio Titular. Todo ello produce convicción al Experto sobre la legitimación ad causam con que el Titular comparece en este procedimiento a defender sus propios derechos en sustitución de sus colitigantes.¹

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.

Como este caso pondrá de manifiesto, los tres requisitos antes descritos son independientes entre sí y no puede inferirse que la acreditación de uno de ellos conlleva la comprobación automática de los otros, pero tampoco que la falta de demostración de un requisito comporta la improcedencia de otro. Más importante aún resulta enfatizar que la Política, tal como está diseñada, tiene limitantes que le impiden en un caso como el que nos ocupa, servir para determinar cuál de las partes en conflicto tiene un mejor derecho para obtener o retener el nombre de dominio en disputa.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Aún cuando intenta oponer la prelación de su marca registrada NAF-NAF que estuvo vigente en México entre 1987 y 1992, frente a los registros marcarios mexicanos en vigor de su contraparte conteniendo la denominación NAF NAF, el Titular admite expresamente que el nombre de dominio en controversia es idéntico a las marcas en que el Promovente apoya su Solicitud.

No habiendo controversia sobre la identidad manifiesta entre los signos en pugna, el Experto desea puntualizar solamente que el artículo 1.a) i de la Política no exige que en tratándose de marcas que sirvan de base a una Solicitud, las mismas deban encontrarse registradas en México, por lo que es válido que el Promovente funde también su acción en marcas registradas en otros países con antelación a sus propios registros mexicanos como en la especie acredita con los certificados de renovación de sus registros internacional y francés que exhibe.

En estas circunstancias se tiene por se tiene por surtida la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De entre las defensas que hace valer el Titular, existe al menos una que supera claramente las afirmaciones vertidas por el Promovente en torno a este elemento de la Política a juicio de este Experto.

La causal demostrativa de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia que se actualiza en forma más evidente en el caso que nos ocupa está contenida en el artículo 1.c) ii de la Política, que se transcribe a continuación:

“el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos”.

De las constancias que obran en el expediente se desprende que el Titular se constituyó conforme a las leyes mexicanas como una sociedad anónima de capital variable bajo la denominación NAF NAF, el 7 de marzo de 1985, por una duración de 99 años, según consta en la escritura pública número 88,914 otorgada ante la fe del licenciado Joaquín Humberto Cáceres y Ferraez, Notario Público número 21 del Distrito Federal. Dicho instrumento público quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con fecha 5 de junio de 1985 bajo el folio mercantil 77844.

Es importante señalar que previo a su constitución, el Titular obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el permiso necesario para ostentarse en sus actividades comerciales con la denominación social NAF NAF. Al respecto, el artículo 19 del Reglamento de la Ley (Mexicana) de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras dispone que la autoridad “reservará a las sociedades el uso exclusivo de sus denominaciones o razones sociales conforme a los permisos que otorgue, salvo cuando el interesado incumpla lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior (obligación de dar aviso a la autoridad del uso del permiso de denominación social dentro de los seis meses posteriores a su expedición) o se extinga la sociedad correspondiente”.

El Titular ofrece asimismo diversas documentales que luego de ser valoradas por el Experto son consideradas idóneas para acreditar los siguientes actos jurídicos:

(i) la inscripción del Titular en el Registro Federal de Contribuyentes;

(ii) la inscripción patronal del Titular ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

(iii) la presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Declaración anual del impuesto sobre la renta por ingresos percibidos durante el ejercicio fiscal de 1985;

(iv) la presentación de una solicitud de marca respecto de la denominación NAF-NAF ante la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;

(v) la verificación de operaciones comerciales con terceros entre 1986 y 1992;

(vi) el cotejo y certificación de copias fotostáticas relativas a todos los documentos del Titular antes referidos, por parte del Licenciado Juan Carlos Villicaña Soto, Notario Público Número 85 del Estado de México, a solicitud del señor Isaac Dichi Cohen en su carácter de Administrador Único de la Sociedad denominada “NAF NAF, Sociedad Anónima de Capital Variable”, según consta en el Acta número 8508 de dicho fedatario público, pasada el 18 de julio de 2007 en el libro de cotejos 9 a su cargo.

A fin de constatar el empleo que se ha dado en el comercio a la denominación social del Titular, el Experto realizó motu proprio y en uso de las facultades implícitas para mejor proveer que en su favor reconoce el artículo 12 del Reglamento, el Experto realizó una búsqueda de información pública del Titular en Internet, misma que arrojó entre otros, los siguientes resultados:

(i) la inclusión del Titular en un directorio comercial intitulado Exportador Mexicano;

(ii) la intervención del Titular como demandado en un juicio laboral substanciado ante la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en el expediente J.1/548/2003;

(iii) la inclusión del Titular en la cédula de registro del padrón público empresarial conocido como SIEM para el año 2007 (Sistema de Información Empresarial Mexicano “www.siem.gob.mx”)

(iv) la afiliación del Titular a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido

De todo lo anterior se colige que el Titular ha sido conocido corrientemente en los círculos comerciales de la industria textil local con la denominación social NAF NAF con que se ostenta y que tiene reservada en México ante la autoridad administrativa competente e inscrita en el registro público de comercio respectivo, lo que sin lugar a duda justifica derechos o intereses legítimos en el contexto de la Política. Ver IKB Deutsche Industriebank AG c. Bob Larkin, Caso OMPI N° D2002-0420 (Donde la inscripción de la sociedad mercantil IKB Investments Limited en el Registro de Compañías del Reino Unido fue suficiente para acreditar el derecho o interés legítimo del Demandado para retener el nombre de dominio <ikb.com>) y Avnet, Inc. c. Aviation Network, Inc., Caso OMPI N° D2000-0046 (Concluyendo que el Demandado acreditó con la exhibición de su acta constitutiva, constancia de inscripción y solicitud de número de identificación patronal estadounidense, tener derecho al nombre de dominio <avnet.net> derivado del uso de su denominación social Avnet Industries, Inc. con al menos 10 años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa).

Por último se destaca que el marco jurídico doméstico convalida la conclusión a que se llega en el párrafo anterior toda vez que el Titular está legitimado para usar una denominación social conformada por la marca registrada en México por el Promovente, aun cuando Titular y Promovente realizan actividades comerciales casi idénticas, debido a que la denominación social del Titular se reservó varios años antes de que el Promovente solicitara y le fuera concedido por primera vez en México el registro de su marca. Dicho de otra manera, la denominación social del Titular, no obstante ser idéntica a la marca registrada del Promovente, ha podido coexistir legalmente con esta última en México al amparo la Ley de la Propiedad Industrial. Así, el último párrafo del artículo 91 de este ordenamiento establece: “Lo dispuesto en este precepto (impedimento para usar o hacer formar parte de una denominación social, una marca registrada cuando se trate de bienes o servicios iguales o similares y no se cuente con el consentimiento del titular de la marca) no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada).

En el mismo sentido, el artículo 92 de la legislación de mérito señala que:

“El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

III. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuye, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

Bajo estas circunstancias y a diferencia de lo ocurrido en el expediente NAF NAF Company contre Myriam Blaes, Caso OMPI N° D2006-0720, (donde el Demandado no contestó la Demanda y se consideró que no era concebible que el Demandado pudiera acreditar un interés legítimo sobre el nombre de dominio <nafnaf-nifnif-noufnouf.info>, máxime residiendo en Francia), o en Naf Naf Company c. Naf Naf USA Company and Darsateks, Caso OMPI N° D2002-0627 (donde se determinó que el Demandado no era comúnmente conocido como individuo, empresa u organización por el nombre de dominio <nafnaf.com>), en el caso particular el Titular ha probado los hechos en que funda su defensa bajo el artículo 1.c) ii de la Política.”

En consecuencia, se tiene por no establecido el requisito señalado en el artículo 1.a)ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Aún cuando la falta de acreditación del segundo requisito de la Política hace innecesario el análisis de la condición de mala fe (Ver AST Sportswear, Inc. c. Steven R. Hyken, Caso OMPI N° D2001-1324) el Experto desea expresar algunas consideraciones en relación al tercer requerimiento de la Política.

Si bien no está documentado que el Titular haya en algún momento intentado deliberadamente confundir a los consumidores o visitantes a su sitio Web respecto del origen o patrocinio del nombre de dominio en conflicto por el Promovente, lo cierto es que el uso exiguo que se ha dado al nombre de dominio en controversia por más de nueve años, la falta de advertencia en el Portal de la inexistencia de relación alguna con el Promovente, la unicidad del término NAF NAF en general y particularmente en la industria de la moda con que se relaciona estrechamente la actividad del Titular, así como la asociación mental automática del público consumidor real y potencial del Promovente con la marca de este, propiciando inevitablemente la posibilidad de que se produzca confusión actual o futura con el nombre de dominio en controversia debido a la notoriedad en Francia de la marca del Promovente, hubiesen podido constituir presumiblemente en opinión de este Experto, indicios concatenados suficientes para sustentar un caso de mala fe en el uso del nombre de dominio en conflicto por parte del Titular en aplicación del artículo 1.b) iv de la Política. Sin embargo, vista la existencia de derechos e intereses legítimos por parte del Titular, deviene intrascendente emitir un pronunciamiento respecto a la verificación en el caso concreto de la hipótesis normativa contenida en el artículo 1a) iii) de la Política.

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Titular ha demostrado tener derecho e interés legítimo con arreglo a la Política sobre el nombre de dominio <nafnaf.com.mx> y en consecuencia se resuelve desestimar la Solicitud.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 13 de agosto de 2007

National Arbitration Forum

DECISION

Azteca Web, S.A. de C.V. v. Pixel Plata c/o Victor Hernandez

Claim Number: FA0706001002527

PARTIES

Complainant is Azteca Web, S.A. de C.V. (“Complainant”), represented by Seth A. Horwitz, of Glast, Phillips & Murray, P.C., 13355 Noel road, Suite 2200, Dallas, TX 75240.  Respondent is Pixel Plata c/o Victor Hernandez (“Respondent”), represented by Sergio De Alva Rodriguez, of Molina Salgado & De Alva, S.C., Avenida De las Fuentes No. 170, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Mexico City Mexico.

REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME 

The domain name at issue is <aztecamedia.com>, (“the disputed domain name”) and it was registered with Namesdirect on July 7, 2000.

PANEL

The undersigned, David H Tatham, certifies that he has acted independently and impartially and to the best of his knowledge has no known conflict in serving as Panelist in this proceeding.

PROCEDURAL HISTORY

Complainant submitted a Complaint to the National Arbitration Forum (“the Forum”) electronically on June 8, 2007; the Forum received a hard copy of the Complaint on June 8, 2007.

On June 12, 2007, Namesdirect confirmed by e-mail to the Forum that the disputed domain name was registered with it and that Respondent is the current registrant of the name.  Namesdirect has verified that Respondent is bound by the Namesdirect registration agreement and has thereby agreed to resolve domain-name disputes brought by third parties in accordance with ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”).

On June 14, 2007, a Notification of Complaint and Commencement of Administrative Proceeding, setting a deadline of July 5, 2007 by which Respondent could file a Response to the Complaint, was transmitted to Respondent via e-mail, post and fax, to all entities and persons listed on Respondent’s registration as technical, administrative and billing contacts, and to postmaster@aztecamedia.com by e-mail.

A timely Response was received and determined to be complete on July 3, 2007.

A timely Additional Submission from Complainant was received on July 9, 2007 and determined to be complete pursuant to Supplemental Rule 7(a).

A timely Additional Submission from Respondent was received on July 13, 2007 and determined to be complete pursuant to Supplemental Rule 7(c).

On July 11, 2007, pursuant to Complainant’s request to have the dispute decided by a single-member Panel, the Forum appointed Mr. David H Tatham as Panelist.

RELIEF SOUGHT

Complainant requests that the domain name be transferred from Respondent to Complainant.

PARTIES’ CONTENTIONS

A. Complainant

Complainant, Azteca Web, S.A. de C.V. is a subsidiary of TV Azteca, S.A. de C.V. and acts as its agent.  TV Azteca S.A. de C.V. owns the second largest television network in Mexico which is called TV AZTECA and which reaches 13 countries in Central and South America.  It began to use the name in 1993 in Mexico and in 1994 in the USA.

Complainant advertises its services widely in different media and also through its various websites such as <tvazteca.com>.

The parent company, TV Azteca S.A. de C.V., is the owner of the following 3 U.S. trademark registrations for the words TV AZTECA + a fanciful design (in green, purple, red and yellow) –

• Reg. No. 2,289,909 dated November 2, 1999 with a priority date of November 28, 1997 but without any quoted date of first use.  It is registered for various services in Class 40.
• Reg. No. 2,289,910 dated November 2, 1999 with a priority date of November 28, 1997 and April 14, 1994 as its date of first use.  It is registered for “Television” in Class 38.
• Reg. No. 2,428,683 registered for “Printed matter and printed publications, namely, posters” in Class 16 dated February 13, 2001, with April 14, 1994 as its date of first use.  

The parent company also owns 2 Mexican trademark registrations.  The first is for the words TV AZTECA + the above design, Reg. No. 568,032 dated November 28, 1997 for a long list of services in Class 41.

The second Mexican trademark is for the words AZTECA MEDIA, Reg. No. 932,078 dated April 11, 2006 for a long list of services in Class 38.

Copies of all these trademarks were annexed to the Complaint.

Complainant contends as follows –

• that the disputed domain name is nearly identical to its trademark AZTECA MEDIA;
• that Respondent has not used the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services because it is being used to attract visitors to a portal listing advertising for others, and not for any significant offering of goods or services offered by Respondent;
• that Respondent is not making a legitimate or fair use of the disputed domain name, because it is misleadingly diverting customers to its website at the disputed domain name with intent for commercial gain;
• that Complainant has never authorized Respondent to use the disputed domain name; and
• that the disputed domain name has been registered in bad faith because –
  • Complainant wrote to Respondent on April 27, 2007, informed them of their rights in the trademarks TV AZTECA and AZTECA MEDIA, and offered to buy the disputed domain name.  Respondent did not reply.  A copy of Complainant’s e-mail was annexed to the Complaint.
  • Respondent has intentionally tried to attract users to its website at the disputed domain name for commercial gain and has created a likelihood of confusion with Complainant’s trademarks as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of Respondent’s website and of products or services on that site.  In this respect, Complainant annexed a copy of the page at Respondent’s website which, for example, contains a link to “Radio aztecamedia” which directs visitors to a page for downloading and listening to music from iTunes.  Complainant further contends that the site also contains links to sports and news pages which are unrelated to Respondent. 
  • The site also contains a small button at the bottom marked “Aztecamedia central” that links to a site purporting to advertise a website design business named “Aztecamedia” which has a merely de minimis presence on the homepage and Complainant contends that it is clear that the chief function of the website at the disputed domain name is to draw visitors based on association with Complainant’s trademark AZTECA MEDIA and the goodwill connected thereto.
  • The registration of a domain name which is confusingly similar or identical to a highly distinctive mark is evidence of bad faith because the distinctive nature of the mark reduces or eliminates any claim that the registrant’s infringement was innocent and in this regard Complainant refers to the decision in Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc., D2000-0441 (WIPO July 13, 2000).

B. Respondent

1. Respondent notes that Complainant only alleges confusing similarity between the disputed domain name and the trademark AZTECA MEDIA, but contends that the Mexican registration of this mark belongs not to Complainant itself but to TV Azteca, S.A. de C.V. and that although Complainant states that it is a subsidiary of this company and that it acts as an agent for it, there was no evidence of this relationship attached to the Complaint.  In addition, under Article 136 of the Mexican Law on Industrial Property – which apples to the Mexican trademark registration and to its owner – for a third party, i.e. Complainant, to derive any benefits from a trademark belonging to another, and for such benefits to produce any effect against another party, a licence must be recorded.  Respondent annexed the result of a search of the public database relating to the trademark registration of AZTECA MEDIA which shows that no licence is recorded.  Therefore the disputed domain name is not identical or confusingly similar to any mark in which Complainant has rights and, even if it could be proved that the Complainant is a subsidiary of TV Azteca, S.A. de C.V, as no licence has been recorded, Complainant has no legitimate right to use the mark, let alone pretend that it can act as if it were the owner of it.
2. Furthermore, there is no documentary evidence to say Complainant is acting as an agent for TV Azteca, S.A. de C.V.  Indeed, the only agent mentioned in the Complaint is Mr. Seth A Horowitz of Glast, Phillips & Murray, P.C.
3. Paragraph 1(e) of the Forum’s Supplemental Rules states that: 
   The Party initiating a Complaint Concerning a Domain Name Registration means the single person or entity claiming to have rights in the domain name, or multiple persons or entities who have a sufficient nexus who can each claim to have rights to all domain names listed in the Complaint.
   Respondent contends that Complainant does not have such a nexus.     
4. Respondent also points out that the Mexican registration of AZTECA MEDIA, Reg. No. 932,078, was filed on April 11, 2006, which is nearly 6 years after the disputed domain name was activated by Respondent.
5. Respondent maintains that it started to use the disputed domain name as early as August 18, 2000, which is 6 years before the trademark AZTECA MEDIA was registered and 7 years before the Complaint was filed.  Respondent annexed to its Response a notarized copy of an Invoice dated August 18, 2000 referring to graphic design services for a shopping mall rendered by “AZTECA MEDIA” Global Creative Solutions and/or Mr. Victor Hernández.  Also annexed were copies of a service agreement between “AZTECA MEDIA” Global Creative Solutions and “Club Corona.com” for web creation and hosting services dated August 11, 2001, and January 17, 2007; and another with the Instituto Nacional de Antropologia e Historia dated August 9, 2002.
6. On the website at the disputed domain name, Respondent offers services such as web and graphic design, but the site also contains advertising for others which it claims is both legal and common practice.
7. Respondent has been using the name AZTECA MEDIA since the disputed domain name was registered and this name is well known by its clients such as Instituto Nacional de Antropologia e Historia and Emmont Inmobiliaria, affidavits from both of whom were annexed to the Response to show that it has been using this business name in order to provide graphic, video, web and photo design, photographic services as well as computer and software technical assistance for its clients.
8. Respondent confirms that it is using its website for commercial gain, but it contends that this use is legitimate and does not interfere with the commercial activities of any other company.
9. On December 4, 2006, Respondent filed an application to register AZTECA MEDIA as a trademark in Mexico for services in Class 42 and this application is still pending.  Respondent contends that this application is proof of its bona fides and of its legitimate rights and interest in the name.

10.  With regard to the charge that the disputed domain name was registered in bad faith,  Respondent contends –

• That it has not tried to sell the disputed domain name to Complainant or indeed to anyone else.
• The disputed domain name was not registered in order to prevent Complainant from using its mark in its own domain.  Complainant’s registration of AZTECA MEDIA was registered 6 years after the disputed domain name was registered.
• Complainant’s core business is related to television broadcasting, which services are very different from those offered by Respondent.
• The word ‘azteca’ is the equivalent of ‘aztec’ which, according to an extract from Wikipedia that was annexed to the Response, refers to the pre-Columbian Mesoamerican people of Central America.  The word is very popular in Mexico and abroad and it is generally combined with other terms to identify a wide range of products and services such as “Lineas Aéreas Azteca,” “Chocolates Azteca,” and “Estadio Azteca” which is the largest stadium in Mexico.  Annexed to the Response were the results of searches of the databases of the Mexican Institute of Industrial Property and of the USPTO which show a wide variety of trademarks that have been granted which contain the term AZTECA in combination with other words, and for a wide variety of goods and services.  Also annexed were the copies of the results of Google and Yahoo searches for AZTECA and printouts from the following 10 websites: <azteca.com>, <aztecamedia.co.uk>, <aztecarecords.com>, <aztecahosting.com>, <azteca.co.mx>, <aztecafoods.com>, <aztecamex.com>, <azteca.net>, <mexico-azteca.com>, and <azteca-au.com>.

11.  Respondent is not in the same business as Complainant, i.e. it does not provide broadcasting services in Mexico or anywhere else.  Its services are set out in 7 above.

12.  Complainant’s trademark AZTECA MEDIA is not, as Complainant contends, a known or a famous mark.  There is no reference to this mark on Complainant’s website and a Yahoo! search for it would produce only references to Respondent.

C. Additional Submissions

Complainant

In its Additional Submission, Complainant offers the following responses to Respondent’s arguments –

            Complainant has the right to bring this Complaint

Firstly, it is a matter of public record that Azteca Web S.A. de C.V. is a subsidiary of TV Azteca, S.A. de C.V., and annexed to the Additional Submission were copies of the latter’s Annual Reports for 2004 and 2005.  The former simply states that TV Azteca, S.A. de C.V. owns a majority interest in Azteca Web S.A. de C.V., while the latter adds that it has a 100% holding in it.

Secondly, under U.S. trademark law, the actions of a subsidiary with respect to a mark inure to the benefit of the parent corporation as owner of the mark.

Thirdly, as Azteca Web S.A. de C.V. is wholly owned by TV Azteca S.A. de C.V., it clearly acts in this matter as its agent .

Confusing Similarity

The disputed domain name is confusingly similar to the 3 U.S. and 1 Mexican trademarks for TV AZTECA belonging to TV Azteca S.A. de C.V.  Two of the U.S. marks claim April 14, 1994 as their date of first use, the third claims priority of November 28, 1997, and the Mexican registration claimed September 7, 1992 as its date of first use. Respondent has offered no proof that it used the disputed domain name prior to these dates of first use.

No Rights or Legitimate Interests

In addition to the arguments in this respect contained in the Complaint, Complainant contends as follows –

• TV AZTECA has existed since 1968 although, only since 1993 under that name. It is, as said in the Complaint, the second largest television network in Mexico and reaches out to 13 other countries.  It is inconceivable that Respondent was not attempting to capitalize on the goodwill generated by this extensive coverage when it chose the name Azteca Media and registered the disputed domain name. The name TV AZTECA is so strong that there cannot be an innocent interpretation for Respondent’s choice of such a similar name.
• It is irrelevant that Respondent’s business does not include television broadcasting; the only important thing is that consumers are likely to confuse the disputed domain name with Complainant’s TV AZTECA and AZTECA MEDIA trademarks.  In any case, Respondent has admitted that it offers some of the same services as Complainant which is an additional likelihood of confusion.
• Respondent’s use of the disputed domain name is not based on any legal right, is illegitimate and should be halted.

Bad Faith

With respect to television, as well as media in a broader sense, the word “Azteca” has become deeply connected with the TV AZTECA mark and, by permitting the registration of the trademarks TV AZTECA and AZTECA MEDIA, the U.S. and Mexican trademark authorities have found the Azteca name to be distinctive for the purpose of identifying television and a wide variety of other media services.  Other uses of the word “Azteca,” whether in commerce, online, or in trademarks, has no effect on Complainant’s marks.

Complainant constitutes a vast media empire that has existed since 1968 and has heavily promoted the TV AZTECA brand since 1992.  Respondent must have sought to create a likelihood of confusion with Complainant’s marks when choosing and developing the suspiciously similarly named domain name <aztecamedia.com> and website.  Therefore the disputed domain name must be considered as having been registered in bad faith.

Respondent

In its Additional Submission, Respondent repeats many of the facts and contentions made in its Response, but in addition it offers the following responses to Complainant’s arguments in its Additional Submission –

Complainant has the right to bring this Complaint

Complainant has not fully proved the corporate relationship between itself and its parent company TV Azteca S.A. de C.V. with evidence from Mexico.  Complainant company is not even mentioned on the website of its parent.  Furthermore, according to the evidence submitted by Complainant, as it was only formed in 2005, it cannot be considered as having any legitimate interests over the disputed domain name which was created on July 7, 2000.

Complainant refers to U.S. law, but this is not binding on Complainant’s Mexican registration of the trademark AZTECA MEDIA.  Under Mexican law, in order for a third party to benefit from the trademark rights of a different company, and for such benefits to produce effects against other parties, the necessary licence should be recorded.

Identical or Confusingly Similar

The fact that Complainant might have rights in the trademark TV AZTECA is irrelevant because that mark is not confusingly similar to the disputed domain name.  In any case, if it was similar, then it should also be similar to every other domain name that includes the word “azteca,” and in this respect Respondent referred to the domain name <azteca.com>, which was registered in 1996 and which is owned by a U.S. company called Azteca Systems Inc.

Respondent concludes by stating that it is clear that Complainant has no rights in any trademark that is identical or confusingly similar to its domain name.

Rights or Legitimate Interests

Respondent alleges that Complainant has again failed to demonstrate that the disputed domain name was created with the purpose of obstructing the exploitation of its trademarks.  Respondent is currently trading under the name “AZTECA MEDIA” and has been using the disputed domain name <aztecamedia.com> since August 18, 2000, which is 6 years before the registration by Complainant’s parent company of the trademark AZTECA MEDIA and 7 years before the filing of this Complaint.

The disputed domain name has been used in respect of a bona fide offering of services and Respondent’s name is well known by its clients, as evidenced by the copies of several invoices (dated variously between October 2000 and April 2002) which were annexed to the Additional Submission.  Respondent is not aware of Complainant offering any services, whether directly or indirectly, to the public under the name AZTECA MEDIA so it is completely false for Complainant to allege that Respondent is trying to misleadingly divert customers or potential customers that it does not have.  Respondent has no wish to take advantage of Complainant’s trademark TV AZTECA, in the light of the fact that the word AZTECA has already been included in hundreds of trademarks in Mexico and elsewhere.

Annexed to the Additional Submission were copies of the WHOIS records of 9 domain names that include the word “azteca,” all of which have been registered since 1996.

Respondent concludes from the above arguments that it does indeed have legitimate rights to the disputed domain name.

Bad Faith

It is not evidence of bad faith that Respondent disregarded what it describes as “a threatening and ridiculous” e-mail from Complainant offering to buy the disputed domain name.  It did not respond to this as it did not wish to sell the name.

Respondent’s use of its domain name, trademark, and website for services which are different from those covered by Complainant’s parent company’s trademarks, i.e. telecommunications, cannot create a likelihood of confusion.  As is confirmed by Complainant, its parent company is a television network, not a provider of different types of services via the Internet and off-line.  Respondent’s website contains not a single reference to TV so it is clear that there is no intention to attract Internet users to the site by creating a likelihood of confusion – even if the trademark AZTECA MEDIA was to be being used, which it is not.

It is not evidence of bad faith on the part of Respondent to have registered a domain name that is, as is alleged by Complainant, similar to a highly distinctive trademark. Respondent counters by pointing out that distinctiveness is acquired through use and there has been no use of the trademark AZTECA MEDIA, which is composed of two common terms.

FINDINGS

Complainant is a subsidiary of TV Azteca S.A. de C.V. who is the owner of the second largest television network in Mexico which reaches 13 countries in Central and South America.  It owns registrations, in the U.S. and Mexico, of the trademarks AZTECA MEDIA and TV AZTECA.

Respondent is a Mexican company which has provided graphic, video, web and photo design, photographic services as well as computer and software technical assistance for its clients since 2000 under the brand name AZTECA MEDIA.

DISCUSSION

Paragraph 15(a) of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) instructs this Panel to “decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.”

Paragraph 4(a) of the Policy requires that Complainant must prove each of the following three elements to obtain an order that a domain name should be cancelled or transferred:

(1)   the domain name registered by Respondent is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights;

(2)   Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(3)   the domain name has been registered and is being used in bad faith.

Preliminary Issue

Respondent has claimed that Complainant, Azteca Web, S.A. de C.V., has no locus to bring this Complaint because none of the trademarks cited as being confusingly similar to its domain name are owned by Complainant but by its parent company TV Azteca, S.A. de C. V.  Respondent also claims that the original Complaint contained no proof of the relationship between these two companies; and there is no record of Azteca Web S.A. de C.V. having been recorded as a licensee of the cited trademarks, a necessary requirement of Mexican law.

In its Additional Submission, Complainant, Azteca Web, S.A. de C.V., has proved conclusively that it is a wholly owned subsidiary of TV Azteca, S.A. de C.V. but has provided no explanation as to why the Complaint was filed in the name of a subsidiary rather than the parent company.  The Complaint merely states that the subsidiary was acting as an agent for its parent and proceeds to refer to both companies as “Complainant.”  The Panel found this nomenclature confusing and has not followed suit.

Therefore the question to be decided by the Panel is: can a subsidiary bring a complaint on behalf of its parent?  With that in mind he has examined a number of earlier decisions.

There are a number of examples of decisions under the Policy in which it has been accepted that a complainant has rights in the relevant trademark by virtue of being a licensee.  See Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Fleetrates.com, FA 568488 (Nat. Arb. Forum Nov. 21, 2005); see also HCS Misco v. Caturegli, D2000-1438 (WIPO Jan. 29, 2001).  However, there is no suggestion in this case that Complainant has been licensed to use any of the cited trademarks.  Indeed, Respondent has stressed that no licence has been recorded at the Mexican Institute of Industrial Property.

In another case, Hormel Foods Corp. v. Wizard of Austin, FA 602996 (Nat. Arb. Forum Jan. 12, 2006) the complaint was filed by 3 companies who were all members of the Hormel group, but they were allowed to proceed as one complainant for the purposes of the decision.  Again this is not strictly relevant to the present case because in it only one company has been named as Complainant.

In HSBC Holdings plc v. Rayner, DTV2001-0021 (WIPO Nov. 5, 2001), a case that arose in the Tuvalu ccTLD but which was decided under the Policy, the Decision, by a 3-person Panel, found that:

While it may be said that the goodwill under the name belongs to the Complainant’s subsidiary rather than the Complainant itself, the Panel considers that the Policy should be interpreted as permitting a parent company to make a complaint on behalf of its group.

Again, this is not strictly relevant, as in the present case it is the complainant who is the subsidiary.  However, the finding does provide some indication that in UDRP cases, parents and subsidiaries can be treated as a single entity.

However, in the case of Pioneer v. Pioneer Construction Materials, FA 117865 (Nat. Arb. Forum Oct. 8, 2002) appears the following statement of the law:

First, ordinarily the ownership of marks as between a parent and subsidiary is a matter to be decided by the parties themselves.  See McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 16.37 (4^th ed.).  Second, when a party has beneficial ownership of something, the party ordinarily has the right to use that property even though another party may have legal ownership or title to the property or asset.  Black’s Law Dictionary 1540 (7^th ed.).

This would seem to be rather more relevant to the present case.

In Raycomm Media, Inc. v. Gawen Lawrence, FA 147306 (Nat. Arb. Forum Apr. 23, 2003), the relevant trademark (KTVO) was owned by a company of which the complainant claimed to be the owner.  The Panel commented as follows:

While that could be a problem for complainant Raycomm Media, Inc., ICANN Policy 4(a)(i) does not require that Complainant actually be the registered owner of a trademark or service mark…which is identical or confusingly similar to Respondent’s domain name.

This appears to be precisely the position in the present case and, the Decision concluded:

Under those circumstances, this Panel finds that Complainant Raycomm Media, Inc., albeit not the actual owner of the Federally Registered service mark ‘KTVO,’ does in fact have rights in and to that service mark as the parent/owner of the registered owner.

In 9 Squared, Inc. v. Mass Management Limited, FA 811932 (Nat. Arb. Forum Nov. 3, 2006), it was clear that the first use of the relevant trademark had been by the parent company of Complainant.  The Panelist commented

There is no evidence of the relationship between the UK parent and the Complainant, either in terms of group ownership or in terms of regulation or use of group trademarks. The question of whether a complainant which is a trademark licensee or a related company to a trademark holder has rights in a trademark under the Policy has engaged earlier panels.

The Panelist then refers to 4 decisions, none of which, in the opinion of the present Panel, is relevant to the present case.  However, the Panelist continues, “The consensus is that in most circumstances a licensee of a trademark or a related company such as a subsidiary or parent to the registered holder of a mark is considered to have rights in the trademark.”

Complainant also mentions United States trademark law which, it alleges, states that where a registered mark is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure to the benefit of the parent corporation as owner of a mark or to a subsidiary corporation. The Panel is not an expert in U.S. law (nor in Mexican law), but it is his understanding that registration of a mark by a subsidiary is perfectly legitimate under United States trademark law and the benefits of this trademark registration do, in fact, inure to the benefit of the parent corporation, which some authorities consider the actual owner of the trademark registration.  The Lanham Act and the USPTO’s Trademark Manual of Examining Procedures only allow one party to register the mark, so if a subsidiary registers the mark, the parent company cannot itself also register the mark.  Therefore, only one party may hold the trademark registration and the other related companies can enjoy the benefits of it.

It is true that the present case is between two Mexican corporations.  Also, the Panel is bound only by the Policy and its Rules.  Nevertheless, U.S. law could have some bearing on the matter.

Conclusion

The Panel notes that the Policy does not require a complainant to own the trademark in question, only to have rights in it.  Complainant in this case has proved that he is a wholly owned subsidiary of the owner of the trademarks, he shares a similar name, and he claims to be acting as an agent for the parent company, even though there does not seem to be in existence any licence agreement between the two.  As a result, and in the light in particular of the last 3 of the above quoted decisions, plus the summary of U.S. law, the Panel is prepared to accept that Complainant, as a subsidiary, does have rights in the 5 trademark registrations cited, and that it does have the standing to bring this Complaint on behalf of its parent company.

Identical and/or Confusingly Similar [paragraph 4(a)(i)]

Complainant refers to two trademarks – TV AZTECA and AZTECA MEDIA – as being confusingly similar to the disputed domain name <aztecamedia.com>.  However, Respondent points out that its domain name was registered many years before Complainant’s single Mexican registration of the trademark AZTECA MEDIA and argues that this trademark therefore cannot form a proper basis for the Complaint.

The Panel will now consider this question.  

There is no specific reference in the Policy as to the date on which a complainant must have acquired rights, and the consensus view in WIPO’s publication, Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, is that “Registration of a domain name before a complainant acquires trademark rights in a name does not prevent a finding of identity or confusing similarity.”  However, it was also said that in such a case it would be impossible to say that the respondent had registered the domain name in bad faith.

Nevertheless, despite the above consensus, it has been found in a number of cases that if a complainant’s trademark rights do not predate a respondent’s registration of his domain name, then the complainant has failed to demonstrate that he has rights in the mark.  For example, in EU Property Portfolio Ltd. v. Salvia Corporation, FA 873726 (Nat. Arb. Forum Feb. 7, 2007), the complaint was denied because the complainant’s trademark EUPP did not predate the respondent’s registration of the domain name <eupp.com>; in Leinart v. Rothmann Group, FA 949681 (Nat. Arb. Forum June 11, 2007), it was said that “To prevail under Policy ¶ 4(a)(i), Complainant must establish that it had rights predating Respondent’s registration of the disputed domain name.”  In Brooke Bollea v. McGowen, D2004-0383 (WIPO June 29, 2004), it was found that complainant, who was the daughter of Hulk Hogan, had not proven that she had been a public figure/celebrity at the time of the registration of <brookehogan.com> as a domain name; and finally, in Phoenix Mortgage Corporation v. Toggas, D2001-0101 (WIPO Mar. 30, 2001) it was said:

[Policy ¶4(a)(i)] necessarily implies that the Complainant’s [trademark] rights predate the Respondent’s registration and use of the Domain Name. Any other interpretation would allow a junior trademark user to challenge a prior domain name registration, a possibility that is obviously contrary to the intent of the Policy and to trademark law generally.   

In the Panel’s view, Respondent’s domain name <aztecamedia.com> and Complainant’s trademark AZTECA MEDIA are identical, apart from the “.com” suffix – which is usually ignored for the purposes of comparison under the Policy – and the absence of a space between the two words.  However, the trademark was only registered in 2006 – which makes somewhat suspect Complainant’s claim that it is “highly distinctive” –whilst Respondent has proved his use of the name since as long ago as 2000.  This is a significant period of time and in the light of this, as well as all of the above decisions, the Panel has decided that he should not take the trademark AZTECA MEDIA into account.

But Complainant also has 4 registrations of the trademark TV AZTECA, which it (belatedly) contended was also similar to <aztecamedia.com>.  As 3 of these registrations pre-date the registration of the domain name, the Panel will consider the question of confusing similarity between these two names.

Respondent contends that there can be no similarity because the word “azteca” is a common word, and certainly the evidence it produced in support of this argument is impressive.  For example, on the Google search page can be found references to a chain of “Azteca” restaurants, a breed of “Azteca” horses, a CD entitled “Azteca” sung by a group of the same name, and a company called “Azteca Foods.”  Respondent also refers to the Aztecs who were the early inhabitants of Central America and, in fact, the word “azteca” is an adjective, in Spanish, for these people.  It is not surprising therefore that there should be many companies in Mexico, in the Southern United States, and in Central America who include this word in their names, or that there should be so many registered trademarks and domain names which include it.

The Panel has therefore concluded that Complainant cannot claim any monopoly in the word “azteca” and although TV is an item that could be said to be included within the general term “media,” these two words are not confusingly similar, which is what is called for in paragraph 4(a)(i).  Therefore, the Panel has concluded that the trademark TV AZTECA and the domain name <aztecamedia.com> are not confusingly similar.

As a result, paragraph 4(a)(i) has not been proved.

Rights or Legitimate Interests [paragraph 4(a)(ii)] AND Registration and Use in Bad Faith [paragraph 4(a)(iii)]

In view of the above findings, it should not be necessary for the Panel to consider the questions of rights or legitimate interests, and bad faith.  However, for the record, the Panel was minded to find that Respondent did have a legitimate right to the disputed domain name and that it was being used in connection with a bona fide offering of services.  Also, as indicated above, there could not possibly be a finding of bad faith, insofar as the trademark AZTECA MEDIA is concerned, as it was not registered until some 6 years after the disputed domain name had been registered.

DECISION

As Complainant has failed to establish the requirements of paragraph 4(a)(i) of the Policy, the Panel concludes that relief shall be DENIED.

David H Tatham, Panelist
Dated: July 19, 2007

National Arbitration Forum

DECISION

Azteca Web, S.A. de C.V. v. St Kitts Registry

Claim Number: FA0706001002510

PARTIES

Complainant is Azteca Web, S.A. de C.V. (“Complainant”), represented by Seth A. Horwitz, of Glast, Phillips & Murray, P.C., 13355 Noel Road, Suite 2200, Dallas, TX 75240.  Respondent is St Kitts Registry (“Respondent”), 45-70 Meridian Parkway, St Kitts, Olam, II KN.

REGISTRAR AND DISPUTED DOMAIN NAME

The domain name at issue is <deportestvazteca.com>, registered with Moniker Online Services, Inc.

PANEL

The undersigned certifies that he has acted independently and impartially and, to the best of his knowledge, has no known conflict in serving as Panelist in this proceeding.

The Honorable Charles K. McCotter, Jr. (Ret.) as Panelist.

PROCEDURAL HISTORY

Complainant submitted a Complaint to the National Arbitration Forum electronically on June 8, 2007; the National Arbitration Forum received a hard copy of the Complaint on June 8, 2007.

On June 13, 2007, Moniker Online Services, Inc. confirmed by e-mail to the National Arbitration Forum that the <deportestvazteca.com> domain name is registered with Moniker Online Services, Inc. and that Respondent is the current registrant of the name.  Moniker Online Services, Inc. has verified that Respondent is bound by the Moniker Online Services, Inc. registration agreement and has thereby agreed to resolve domain-name disputes brought by third parties in accordance with ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”).

On June 15, 2007, a Notification of Complaint and Commencement of Administrative Proceeding (the “Commencement Notification”), setting a deadline of July 5, 2007 by which Respondent could file a response to the Complaint, was transmitted to Respondent via e-mail, post and fax, to all entities and persons listed on Respondent’s registration as technical, administrative and billing contacts, and to postmaster@deportestvazteca.com by e-mail.

Having received no response from Respondent, the National Arbitration Forum transmitted to the parties a Notification of Respondent Default.

On July 10, 2007, pursuant to Complainant’s request to have the dispute decided by a single-member Panel, the National Arbitration Forum appointed the Honorable Charles K. McCotter, Jr. (Ret.) as Panelist.

Having reviewed the communications records, the Administrative Panel (the “Panel”) finds that the National Arbitration Forum has discharged its responsibility under Paragraph 2(a) of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) “to employ reasonably available means calculated to achieve actual notice to Respondent.”  Therefore, the Panel may issue its decision based on the documents submitted and in accordance with the ICANN Policy, ICANN Rules, the National Arbitration Forum’s Supplemental Rules and any rules and principles of law that the Panel deems applicable, without the benefit of any response from Respondent.

RELIEF SOUGHT

Complainant requests that the domain name be transferred from Respondent to Complainant.

PARTIES’ CONTENTIONS

A.  Complainant makes the following assertions:

1. Respondent’s <deportestvazteca.com> domain name is confusingly similar to Complainant’s TV AZTECA mark.
2. Respondent does not have any rights or legitimate interests in the <deportestvazteca.com> domain name.
3. Respondent registered and used the <deportestvazteca.com> domain name in bad faith.

B.  Respondent failed to submit a Response in this proceeding.

FINDINGS

Complainant, Azteca Web, S.A. de C.V., is owner of the second largest Mexican television network, reaching thirteen countries in Central and South America.  In furtherance of its business interests, Complainant has registered a number of trade and service marks with the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”) including the TV AZTECA mark (Reg. No. 2,289,909 issued November 2, 1999).

Respondent registered the <deportestvazteca.com> domain name on September 12, 2000.  The disputed domain name resolves to a portal website featuring links to Complainant’s own website as well as to a series of other commercial websites, some of which directly compete with Complainant’s business.

DISCUSSION

Paragraph 15(a) of the Rules instructs this Panel to “decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.”

In view of Respondent’s failure to submit a response, the Panel shall decide this administrative proceeding on the basis of Complainant’s undisputed representations pursuant to paragraphs 5(e), 14(a) and 15(a) of the Rules and draw such inferences it considers appropriate pursuant to paragraph 14(b) of the Rules.  The Panel is entitled to accept all reasonable allegations and inferences set forth in the Complaint as true unless the evidence is clearly contradictory.  See Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, inc., FA 95095 (Nat. Arb. Forum July 31, 2000) (holding that the respondent’s failure to respond allows all reasonable inferences of fact in the allegations of the complaint to be deemed true); see also Talk City, Inc. v. Robertson, D2000-0009 (WIPO Feb. 29, 2000) (“In the absence of a response, it is appropriate to accept as true all allegations of the Complaint.”).

Paragraph 4(a) of the Policy requires that Complainant must prove each of the following three elements to obtain an order that a domain name should be cancelled or transferred:

(1)   the domain name registered by Respondent is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights; and

(2)   Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(3)   the domain name has been registered and is being used in bad faith.

Identical and/or Confusingly Similar

Complainant asserts rights in the TV AZTECA mark through registration of the mark with the USPTO.  The Panel finds that Complainant’s timely registration of the mark sufficiently establishes its rights in the mark in accordance with Policy ¶ 4(a)(i).  See ESPN, Inc. v. MySportCenter.com, FA 95326 (Nat. Arb. Forum Sept. 5, 2000) (concluding that the complainant demonstrated its rights in the SPORTSCENTER mark through its valid trademark registrations with the USPTO and similar offices around the world); see also Ameridream, Inc. v. Russell, FA 677782 (Nat. Arb. Forum May 24, 2006) (holding that the complainant’s registration of the AMERIDREAM mark with the USPTO established its rights in the mark pursuant to Policy ¶ 4(a)(i)).

The disputed domain name contains Complainant’s protected mark in its entirety and adds the descriptive term “deportes,” a Spanish word meaning “sports,” a prominent part of Complainant’s television programming.  It also adds the generic top-level domain (“gTLD”) “.com.”  The Panel finds that the addition of both a descriptive term and a gTLD to an otherwise identical mark suggests that the domain name is confusingly similar to the mark pursuant to Policy ¶ 4(a)(i).  See Gardline Surveys Ltd. v. Domain Fin. Ltd., FA 153545 (Nat. Arb. Forum May 27, 2003) (“The addition of a top-level domain is irrelevant when establishing whether or not a mark is identical or confusingly similar, because top-level domains are a required element of every domain name.”); see also Am. Int’l Group, Inc. v. Ling Shun Shing, FA 206399 (Nat. Arb. Forum Dec. 15, 2003) (finding that the addition of the term “assurance,” to the complainant’s AIG mark failed to sufficiently differentiate the name from the mark under Policy ¶ 4(a)(i) because the appended term related directly to the complainant’s business).

The Panel finds that Policy ¶ 4(a)(i) has been satisfied.

Rights or Legitimate Interests

In instances where Complainant has made a prima facie case in support of its allegations, the burden shifts to Respondent to set forth evidence indicating that it has rights or legitimate interests in accordance with Policy ¶ 4(a)(ii).  See ALPITOUR S.p.A. v. Albloushi, FA 888651 (Nat. Arb. Forum Feb. 26, 2007) (finding that Policy ¶ 4(a)(ii) requires that the complainant must show that the respondent has no rights to or legitimate interests in the subject domain name and that once the complainant makes this showing, the burden of production shifts to the respondent to rebut the complainant’s allegations); see also Hanna-Barbera Prods., Inc. v. Entm’t Commentaries, FA 741828 (Nat. Arb. Forum Aug. 18, 2006) (holding that the complainant must first make a prima facie case that the respondent lacks rights and legitimate interests in the disputed domain name under Policy ¶ 4(a)(ii) before the burden shifts to the respondent to show that it does have rights or legitimate interests in a domain name).  The Panel finds that this Complainant’s assertions are sufficient to establish a prima facie case for purposes of the Policy.  See Clerical Med. Inv. Group Ltd. v. Clericalmedical.com, D2000-1228 (WIPO Nov. 28, 2000) (finding that, under certain circumstances, the mere assertion by the complainant that the respondent has no right or legitimate interest is sufficient to shift the burden of proof to the respondent to demonstrate that such a right or legitimate interest does exist).

Respondent’s disputed domain name resolves to a website featuring links to commercial websites, some of which compete with Complainant’s business.  The Panel finds that Respondent’s use is neither a bona fide offering of goods or services pursuant to Policy ¶ 4(c)(i) nor a legitimate noncommercial or fair use pursuant to Policy ¶ 4(c)(iii).  See Royal Bank of Scot. Group plc v. Demand Domains, FA 714952 (Nat. Arb. Forum Aug. 2, 2006) (finding that the operation of a commercial web directory displaying various links to third-party websites was not a use in connection with a bona fide offering of goods or services pursuant to Policy ¶ 4(c)(i) or a legitimate noncommercial or fair use pursuant to Policy ¶ 4(c)(iii), as the respondent presumably earned “click-through” fees for each consumer it redirected to other websites); see also Expedia, Inc. v. Compaid, FA 520654 (Nat. Arb. Forum Aug. 30, 2005) (finding that the respondent’s use of the <expediate.com> domain name to redirect Internet users to a website featuring links to travel services that competed with the complainant was not a bona fide offering of goods or services pursuant to Policy ¶ 4(c)(i) or a legitimate noncommercial or fair use pursuant to Policy ¶ 4(c)(iii)).

Complainant adduces that Respondent is not commonly known by the disputed domain name.  Absent countervailing evidence and in light of Respondent’s WHOIS registration information, which indicates that the registrant of the <deportestvazteca.com> domain name is “St Kitts Registry,” the Panel finds that Respondent is not commonly known by the disputed domain name pursuant to Policy ¶ 4(c)(ii).  See Ian Schrager Hotels, L.L.C. v. Taylor, FA 173369 (Nat. Arb. Forum Sept. 25, 2003) (finding that without demonstrable evidence to support the assertion that a respondent is commonly known by a domain name, the assertion must be rejected); see also Wells Fargo & Co. v. Onlyne Corp. Services11, Inc., FA 198969 (Nat. Arb. Forum Nov. 17, 2003) (“Given the WHOIS contact information for the disputed domain [name], one can infer that Respondent, Onlyne Corporate Services11, is not commonly known by the name ‘welsfargo’ in any derivation.”).

The Panel finds that Policy ¶ 4(a)(ii) has been satisfied.

Registration and Use in Bad Faith

Respondent’s disputed domain name resolves to a website featuring, inter alia, links to competing websites.  The Panel finds that such use suggests a disruption of Complainant’s business and implicates Policy ¶ 4(b)(iii).  See Luck’s Music Library v. Stellar Artist Mgmt., FA 95650 (Nat. Arb. Forum Oct. 30, 2000) (finding that the respondent engaged in bad faith use and registration by using domain names that were identical or confusingly similar to the complainant’s mark to redirect users to a website that offered services similar to those offered by the complainant); see also Persohn v. Lim, FA 874447 (Nat. Arb. Forum Feb. 19, 2007) (finding bad faith registration and use pursuant to Policy ¶ 4(b)(iii) where a respondent used the disputed domain name to operate a commercial search engine with links to the complainant’s competitors).

Respondent presumptively receives income from its diversionary use of the disputed domain name.  Respondent’s use of commercial links on its website is also likely to evoke confusion among unsuspecting Internet users expecting to view information about Complainant’s business.  The Panel finds that Respondent’s use implies an attraction for commercial gain, which evinces registration and use in bad faith pursuant to Policy ¶ 4(b)(iv).  See BPI Comm’cns, Inc. v. Boogie TV LLC, FA 105755 (Nat. Arb. Forum Apr. 30, 2002) (“Complainants are in the music and entertainment business.  The links associated with <billboard.tv> and <boogie.tv> appear to be in competition for the same Internet users, which Complainants are trying to attract with the <billboard.com> web site.  There is clearly a likelihood of confusion between <billboard.tv> and BILLBOARD as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the web site or of a product or service on the web site.”); see also Allianz of Am. Corp. v. Bond, FA 680624 (Nat. Arb. Forum June 2, 2006) (finding bad faith registration and use under Policy ¶ 4(b)(iv) where the respondent was diverting Internet users searching for the complainant to its own website and likely profiting from click-through fees).

The Panel finds that Policy ¶ 4(a)(iii) has been satisfied.

DECISION

Having established all three elements required under the ICANN Policy, the Panel concludes that relief shall be GRANTED.

Accordingly, it is Ordered that the <deportestvazteca.com> domain name be TRANSFERRED from Respondent to Complainant.

The Honorable Charles K. McCotter, Jr. (Ret.), Panelist

Dated:  July 17, 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Polycom Inc. v. Rogelio Silva Rodríguez

Caso No. DMX2007-0004

1. Las Partes

El Promovente es Polycom Inc., con domicilio en Pleasanton, California, Estados Unidos de América, representado por Goodrich, Riquelme y Asociados, México.

El Titular es Rogelio Silva Rodríguez, representado por sí mismo y con domicilio en el Distrito Federal, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene por objeto el nombre de dominio <polycom.com.mx> que se encuentra registrado por NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de mayo de 2007. El 18 de mayo de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de mayo de 2007 NIC-México remitió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como contacto técnico y administrativo del nombre de dominio en litigio y validando a su vez los datos de contacto del Titular. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera con los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 25 de mayo de 2007. Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 14 de junio de 2007. El escrito de contestación a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 14 de junio de 2007.

El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de junio de 2007, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es una empresa estadounidense que cotiza en NASDAQ, reconocida internacionalmente como líder en la fabricación y desarrollo de equipos, infraestructura y sistemas integrales de comunicación a distancia por medio de tele y video conferencia.

Para identificar sus productos en el mercado mexicano, el Promovente tiene registrada en México desde 1997 la marca nominativa POLYCOM en la clase 9 respecto de “productos de teleconferencia, principalmente terminales gráficas y de audio, software de computadoras de audio y gráficos, puentes gráficos y de audio para uso en teleconferencias”.

Con el objeto de proporcionar información corporativa y sobre los productos y servicios que ofrece en más de veinte países alrededor del mundo, el Promovente mantiene un portal de Internet bajo el nombre de dominio <polycom.com> que a su vez registró desde 1993.

Por su parte, el Titular registró el 11 de junio de 2001 el nombre de dominio en litigio. En el sitio Web vinculado al nombre de dominio en controversia se anuncian productos y servicios integrados de voz, video y datos para uso en videoconferencia, por parte de una empresa mexicana denominada CVS (Corporate Videoconferencing Services), S.A. de C.V.

Al percatarse del registro y uso del nombre de dominio en controversia, el Promovente inició el procedimiento administrativo al que recae la presente decisión.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:

(i) El nombre de dominio <polycom.com.mx> es semejante en grado de confusión respecto a la marca registrada 550,292 POLYCOM, sobre la que el Promovente tiene derechos legítimos, además de que se aplican a productos similares;

(ii) Al reproducir la palabra “polycom”, es claro que el nombre de dominio en disputa es similar en grado de confusión a la marca registrada del Promovente;

(iii) Del análisis comparativo de la marca registrada POLYCOM con el nombre de dominio <polycom.com.mx>, resulta incuestionable la identidad o semejanza en grado de confusión entre ambos signos, razón por la cual el Experto debe considerar que son confundibles;

(iv) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa ya que no cuenta con ningún registro de marca para dicha denominación por impedírselo la marca del Promovente;

(v) El Titular no tiene autorización del Promovente para comercializar productos bajo la marca de este último, ni es su distribuidor autorizado;

(vi) El Titular no ha efectuado preparativos para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios vinculados a teleconferencias o videoconferencias;

(vi) Aun cuando carezca de derechos de marca, el Titular no ha sido conocido corrientemente por el nombre “polycom”, tan es así que en el sitio Web se ostenta con la denominación CVS o Corporate Videoconferencing Services, Streaming y Videocomunicación;

(vii) El Titular no hace uso legítimo o no comercial del nombre de dominio ya que en el sitio Web adscrito al mismo aparece un catálogo de productos idénticos a los amparados por la marca del Promovente, de lo que puede inferirse que el Titular trata de engañar al público consumidor fomentando una asociación con productos de la marca POLYCOM, o haciéndole creer que el Titular es un distribuidor autorizado de productos bajo la marca POLYCOM;

(viii) El Titular de manera premeditada ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet al Portal vinculado al nombre de dominio en controversia para ofrecer productos de videoconferencias y teleconferencias, propiciando la posibilidad de que exista confusión con la marca registrada del Promovente y con ello ubicándose su conducta en la causal de mala fe tipificada en el artículo 1.b)iii) de la Política;

(ix) En vista de la existencia y promoción de la marca registrada del Promovente en el mercado mexicano con más de cinco años de antelación al registro del nombre de dominio en disputa, es innegable que el Titular, en tanto competidor del Promovente, tuvo conocimiento de la marca de este último y por tanto inconcebible que hubiese registrado el nombre de dominio en litigio para otro propósito que aprovecharse indebidamente del prestigio y reconocimiento de la marca del Promovente, actualizándose por tanto el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b)iv) de la Política;

(x) Las acciones del Titular tienen el doble fin de impedir que el Promovente refleje su marca en un nombre de dominio y perturbar su actividad comercial en México.

B. Titular

Las afirmaciones y alegaciones en que el Titular basa su defensa son las siguientes:

(i) El Titular ha vendido productos de la marca POLYCOM aún antes de que el fabricante contara con oficinas en la ciudad de México, importándolos directamente de los Estados Unidos y Tailandia;

(ii) El Titular registró los productos por primera vez en México con la primera empresa de telefonía que ofreció servicios de ISDN para videoconferencia, según se muestra en el contrato de confidencialidad anexo que el Titular, en representación de la empresa CVS, celebró con Avantel;

(iii) No existe mala fe ni intención de engaño algunas por parte del Titular al vender productos legítimos debidamente registrados e importados a México desde 1998;

(iv) La marca POLYCOM fue promovida y dada a conocer antes que el Promovente, con recursos propios del Titular;

(v) El nombre de dominio en controversia ha sido usado como parte de la introducción del producto a México desde el 11 de junio de 2001 sin que haya recaído reclamo alguno del Promovente previo a la Solicitud;

(vi) El Titular en calidad de empresa ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun sin haber adquirido derechos de marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos;

(vii) Además se hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios registrada.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia o cancelación de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no es determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet en la forma a que están expuestos los consumidores en los mercados locales tradicionales (es decir, confusión en cuanto a la procedencia comercial de los productos o servicios, causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) Nicole Kidman v. John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI N° D2000-1415, sino dilucidar si el nombre de dominio por sí mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos del Promovente para justificar la procedencia de una acción bajo la Política.

Ahora bien, de una comparación puramente objetiva, en oposición a subjetiva, entre el nombre de dominio <polycom.com.mx> y la marca registrada POLYCOM, salta a la vista que el nombre de dominio sujeto a estudio incorpora fielmente y en exclusiva la marca del Promovente, lo que invariablemente trae aparejada la identidad gráfica y fonética entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI N°. D2000-0429 (No puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este Panel así lo determina).

A la luz de la Política, la conclusión que antecede se mantiene intacta ante la presencia de sufijos relativos a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx” ya que como lo han reiterado un sinnúmero de Expertos, al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, tales elementos no deben tomarse en consideración al examinar la identidad o confusión entre una marca y un nombre de dominio. Ver Busy Body, Inc. c. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI N° D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”) y Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, SA de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI N° DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, una desigualdad de ese tipo entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Véanse Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI N° D2000-0361 (considerando que <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC, propiedad del demandante) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI N° DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el Titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por surtida la hipótesis prevista en el artículo 1.a.i) de la Política

B. Derechos o intereses legítimos

Con relación a este requisito, el Promovente asegura no haber conferido licencia o autorización alguna al Titular para comercializar productos bajo su marca registrada. De igual manera afirma el Promovente que al Titular no se le conoce comúnmente por el nombre de dominio ya que el portal vinculado al nombre de dominio en controversia es auspiciado por la empresa del Titular denominada CVS o Corporate Videoconferencing Services, S.A. de C.V. Por último, el Promovente alega que el Titular no ha usado el nombre de dominio <polycom.com.mx> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios ni mucho menos ha hecho un uso legítimo o no comercial del mismo.

En su defensa, el Titular manifiesta esencialmente que es un distribuidor en México de productos auténticos identificados con la marca del Promovente que han venido siendo importados legalmente por el Titular incluso antes de ser introducidos en el mercado mexicano por el propio Promovente.

Al respecto este Experto estima pertinente señalar que por más lícita que pudiese resultar al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial la importación y posterior distribución y venta en territorio mexicano por parte del Titular de productos legítimos a los que se aplica la marca del Promovente, de ninguna manera ello faculta al Titular para apropiarse en perjuicio del Promovente de un nombre de dominio incorporando la marca registrada POLYCOM. Ver Servicios Administrativos Industriales, S.A. de C.V. (SAISA) v. Grupo Bremse, Caso OMPI No. DMX2004-0003 (El principio conocido doctrinalmente como del “agotamiento de derechos de marca” que reconoce el artículo 92, fracción II, segundo párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial no confiere en forma alguna el derecho al Titular para reservarse en detrimento del Promovente o alguno de sus licenciatarios, el registro de un nombre de dominio conteniendo la marca registrada del Promovente); Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc., Caso OMPI N° D2000-1774 (Aún tratándose de un revendedor autorizado, en ausencia de un acuerdo expreso entre las partes, el revendedor no adquiere el derecho a usar la marca del licenciante como nombre de dominio); The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc., Caso OMPI No. D2000-0113 (Incluso cuando el Titular es un vendedor de productos del Promovente al menudeo, el uso colateral de marca necesario para permitir la reventa de los productos del Promovente no resulta suficiente para conferir la titularidad de derechos de marca ni tampoco para usar la marca como nombre de dominio).

A mayor abundamiento, el Experto advierte que del contenido del portal adscrito al nombre de dominio en controversia no se desprende ninguna justificación para que el Titular esté usando la marca del Promovente como nombre de dominio en lugar de haber registrado desde el principio un nombre de dominio que incorporase la denominación social de su propia empresa.

Por último se hace notar que aún cuando el Titular hubiera comercializado en México antes que el Promovente productos bajo la marca POLYCOM, como insatisfactoriamente acredita el Titular con el contrato de “confidencialidad” que exhibe, dicha circunstancia es inconducente para justificar un derecho o interés legítimo toda vez que tanto el registro del nombre de dominio en controversia como la comercialización de productos POLYCOM por parte del Titular, ocurrieron con posterioridad a la fecha legal y de registro en México de la marca del Promovente.

En consecuencia se determina que el Promovente ha demostrado el requisito previsto en el artículo 1.a)ii) de la Política.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Titular reconoce expresamente en su contestación que desde 1998 comercializa productos legítimos identificados con la marca POLYCOM del Promovente.

Lo anterior deja al descubierto que el Titular tenía conocimiento de la existencia de la marca del Promovente años antes de registrar el nombre de dominio en contienda el 11 de junio de 2001. Al respecto, las Políticas Generales de NIC-México que se encuentran incorporadas por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en cuestión, imponen en su artículo II.b)ix la obligación para el solicitante de asegurarse previamente que el nombre de dominio a registrar no invade derechos de terceros que sean titulares de marcas registradas.

Por consiguiente, el hecho de haber registrado y usar un nombre de dominio idéntico a la marca del Promovente a sabiendas que dicha marca se encontraba registrada y/o en uso en al menos un país, configura mala fe por parte del Titular en términos de lo dispuesto por el artículo 1.b)iv) de la Política. Ver Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., Caso E-Resolution N° AF-96 (La determinación de mala fe se justifica cuando el Titular ha intentado intencionalmente atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su portal creando la posibilidad de que estos se confundan con la marca del Promovente).

En tal virtud se concluye que el Promovente ha satisfecho su carga probatoria bajo el articulo 1.a)iii) de la Política

7. Decisión

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <polycom.com.mx> sea transferido al Promovente.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único

Fecha: 5 de julio de 2007

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Best Western International Inc. v. Chafi Jacobo Borge /, Network Administration

Caso No. DMX2007-0003

1. Las Partes

La Promovente es Best Western International Inc., con domicilio en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América representada por Santamarina y Steta, México.

El Titular es Chafi Jacobo Borge / , Network Administration, con domicilio en Mérida Zacatecas, Yucatán, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <bestwestern.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-México.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2007. El 1 de mayo de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de mayo de 2007 NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Solicitud cumpliera los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”),y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 9 de mayo de 2007. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 29 de mayo de 2007. El Titular no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 30 de mayo de 2007.

El Centro nombró a Kiyoshi I. Tsuru como Experto el día 12 de junio de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular de las siguientes marcas registradas:

La Promovente también es titular de los siguientes nombres de dominio:

El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> fue registrado el 17 de Agosto del 1998.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Promovente argumenta lo siguiente:

La Promovente es una empresa reconocida como líder en el campo hotelero con 61 años de presencia a nivel mundial.

Para determinar que el nombre de domino <bestwestern.com.mx> es idéntico a las marcas de la Promovente, basta verlas de manera conjunta, es decir comparándolos uno con las otras:

BEST WESTERN BESTWESTERN.COM.MX

La marca de la Promovente se encuentra comprendida en su totalidad dentro del nombre de dominio del Titular.

La Promovente tiene marcas registradas en México desde por lo menos el año 1980, como la marca BEST WESTERN y diseño, registro No. 252665, es decir 18 años antes de que el Titular obtuviera el dominio <bestwestern.com.mx>.

Derechos o intereses legítimos

La Promovente argumenta lo siguiente:

El Titular no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, toda vez que obtuvo este dominio aprovechándose de la relación que tenía con la Promovente, particularmente de la afiliación que los unía mediante contratos de fechas 29 de diciembre de 1990, 1 de enero de 1996 y 1 de enero de 2000; a sabiendas que en dichos contratos se prohibía expresamente que el Titular utilizara el nombre Best Western o las marcas BEST WESTERN sin consentimiento de la Promovente y solamente podría usar dicho nombre y marcas de acuerdo a lo acordado en los contratos mencionados. En el contrato, Hotel María del Carmen se afilió a Best Western señalando que el gerente administrativo del Hotel Maria del Carmen es precisamente Chafi Jacobo Borge, el titular del nombre dominio <bestwestern.com.mx>

En ningún momento en dichos contratos la Promovente autorizó u otorgó su consentimiento para que el Titular usase el nombre Best Western dentro de nombre de dominio alguno.

Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El nombre de dominio <bestwestern.com.mx> se obtuvo y se utiliza de mala fe, prueba de ello están los contratos de afiliación que el Titular tenía con la Promovente, así como el hecho de que obtuvo el nombre de dominio en disputa, sin autorización de la Promovente y sin el conocimiento de dicha Promovente.

Una vez terminada la relación de afiliación entre ambas partes, el Titular se ha negado a devolverle el nombre de dominio en disputa a la Promovente, no obstante tener conocimiento de que no le corresponde la titularidad de dicho nombre de dominio y a pesar de múltiples acercamientos de la Promovente, el Titular se ha negado a transmitir la titularidad de dicho nombre de dominio.

El Titular demuestra la mala fe con la que ha actuado al solicitar una cantidad equivalente a USD $150,000.00. Este hecho demuestra que la finalidad del Titular es lucrar con el nombre de dominio en disputa, sabiendo que solamente le es útil a la Promovente.

La conducta del Titular demuestra que su intención es la de impedir que la Promovente obtenga el nombre de dominio en disputa, que es idéntico a las marcas que viene utilizando ésta en México desde por lo menos el año 1980.

Una vez que el Hotel Maria Del Carmen terminó su contrato de afiliación con la Promovente, el Titular se convirtió en su competidor directo, ya que no existe un lazo que los una y ambos son empresas destinadas principalmente al hospedaje temporal de huéspedes en hoteles o moteles.

B. Titular

El Titular no contestó a las alegaciones de la Promovente.

6. Debate y conclusiones

Debido a que el Titular no ha presentado un escrito de contestación válido a la Solicitud en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos de la Promovente (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI Nº D2002-0487; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI Nº D2000-0009).

De conformidad con la Política, la Promovente deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (artículo 1a)):

i. el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y

ii. el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Existe identidad entre el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> y las diferentes marcas BEST WESTERN de la Promovente, pues tanto el primero como las segundas están compuestos de los mismos elementos, es decir, los términos “best” “western” salvo por la adición en el primero del nombre de dominio de código de país (por sus siglas en inglés ccTLD) “.mx” al final del nombre de dominio del Titular, mismo que carece de significación jurídica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio de las marcas BEST WESTERN, puesto que dicho ccTLD no cumple la función de identificar a determinado proveedor como la fuente de productos y/o servicios determinados (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisión S.A. c/ D. Javier García Quintas, Caso OMPI Nº D2002-0537, ver también CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI Nº D2000-0834, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nº D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, Caso OMPI Nº D2000-0300); J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI Nº D2000-0035).

La presencia de diseños en algunas de las marcas de la Promovente, los cuales de todas formas no pueden reproducirse en el nombre de dominio disputado, carece de significación y consecuencias legales en el análisis de semejanza relacionado con este caso (ver, mutatis mutandis, Yurtici Kargo Servisi v. yavuz yavuzkaya2@hotmail.com, Caso OMPI Nº D2002-0763, y Toyota Motor Sales USA v. Rafi Hamid dba ABC Automobile Buyer, Caso OMPI Nº D2001-0032).

Por tanto, el primer requisito de la Política se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii. el Titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

De acuerdo con la Promovente, el Titular es el Gerente Administrativo de Hotel Maria Del Carmen, S.A. Esta afirmación no se ha controvertido por el Titular. Además, Hotel Maria Del Carmen, S.A. se encuentra listado en la base de datos WHOIS correspondiente al nombre de dominio disputado, bajo el rubro de “Organización”. Hotel Maria Del Carmen, S.A. era un sublicenciatario de la Promovente. El contrato de sublicencia celebrado entre las partes ya no se encuentra en vigor. A continuación se narra brevemente lo acontecido respecto de la mencionada sublicencia:

El 29 de diciembre de 1990 Hotel Maria Del Carmen, S.A. celebró el primer contrato de sublicencia con la Promovente con la finalidad de que esta última autorizara a Hotel Maria Del Carmen, S.A., el uso de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual de la Promovente. En el contrato referido, Hotel María Del Carmen, S.A. reconoció que la Promovente era el Titular exclusivo de las marcas BEST WESTERN, y se obligó a no usar dichas marcas en cualquier forma no autorizada, y a no infrigir el derecho sobre las mencionadas marcas. La vigencia del multicitado contrato expiró el 31 de diciembre de 1995.

El 1 de enero de 1996 Hotel Maria Del Carmen, S.A. y la Promovente celebraron un nuevo contrato de sublicencia. Hotel Maria Del Carmen, S.A. volvió a reconocer que la Promovente es Titular de la totalidad de los derechos relativos a las marcas BEST WESTERN. También existía un pacto de no usar de manera no autorizada, ni infringir las marcas BEST WESTERN. La vigencia de este contrato venció el 31 de diciembre de 1999.

El 1 de enero de 2000 Hotel Maria Del Carmen, S.A. de nueva cuenta celebró con la Promovente un contrato de sublicencia. Las obligaciones relativas a las marcas BEST WESTERN, referidas en párrafos anteriores, volvieron a ser contraídas por virtud de este contrato. La vigencia de este contrato expiró en el año 2005.

El 16 de noviembre de 2005 la Promovente notificó al Titular la terminación del referido contrato de sublicencia, citando como causa de terminación el incumplimiento de algunos requisitos señalados en el mismo. No se han presentado pruebas que demuestren la existencia de licencia o sublicencia alguna entre Hotel Maria Del Carmen, S.A.y la Promovente, con posterioridad a esta fecha.

Por tanto, el Panel concluye que al no mediar licencia o autorización alguna de la Promovente, el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del dominio <bestwestern.com.mx>. Al respecto, resulta aplicable lo señalado por el Experto que resolvió Gestión de Electrodomésticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL, Caso OMPI N° D2005-0990:

[sic.] [L]a alegación del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el párrafo 4 a) ii) de la Política. En virtud de este párrafo de la Política, la Demanda prosperará si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio”. Y nótese bien que la Política utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del párrafo 4 a) ii) de la Política es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses legítimos.

Es cierto que el párrafo 4 c) i) de la Política dispone que el Demandado demostrará sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del párrafo 4 a) ii) de la Política hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no está en vigor, no podrá el Demandado alegar como derechos o intereses legítimos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisión del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, Caso OMPI Nº D2004-0950, un contrato de licencia sólo puede ser relevante a efectos del párrafo 4 c) i) de la Política si todavía está en vigor. [En el mismo sentido la decisión del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, Caso OMPI Nº D2004-0865].

Este Experto concuerda con el Experto del caso citado supra, y determina que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

El Titular no ha presentado argumentos o pruebas que permitan demostrar alguno de los supuestos señalados en el artículo 1.c) de la Política.

Por tanto, el segundo requisito de la Política ha sido cubierto.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El artículo 1.b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

i. Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio a la Promovente que es el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos a un competidor de la Promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii. se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el Titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos refleje su denominación en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Titular haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii. se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv. se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o del sitio en línea o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en línea.

Cabe mencionar que esta Política, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminación .MX, señala que la mala fe puede encontrarse en el registro ó uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.

La Promovente ha presentado argumentos y pruebas tendientes a demostrar la mala fe del titular. Las afirmaciones y pruebas de la Promovente no han sido controvertidas por el Titular. El Titular ha solicitado US $150,000.00 por el nombre de dominio en disputa <bestwestern.com.mx>. Esta conducta encuadra dentro del artículo 1 b) i) de la Política (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI Nº D1999-0001; Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI Nº D2000-0044; Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI Nº D2000-0233; y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI Nº D2000-0200).

Por tanto, el tercer elemento de la Política ha sido cubierto.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <bestwestern.com.mx> sea transferido al Promovente.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Único

Fecha: 26 de junio de 2007

WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

CCM IP, S.A. v. Hong Kong Names LLC

Case No. D2007-0514

1. The Parties

The Complainant is CCM IP, S.A., Lausanne, Switzerland, of Switzerland, represented by Holland & Knight, LLP, United States of America.

The Respondent is Hong Kong Names LLC, of Hong Kong, SAR of China.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <dosequis.com> is registered with Moniker Online Services, LLC.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the “Center”) on April 4, 2007. On April 4, 2007, the Center transmitted by email to Moniker Online Services, LLC a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On April 11, 2007 Moniker Online Services, LLC transmitted by email to the Center its verification response indicating the identity of the registrant and providing the contact details for the administrative and technical contact.

On April 16, 2007 the Center informed the Complainant about the registrant’s identity and contact details provided by the registrar noting also a lack of receipt of the hardcopies of the complaint. On April 25, the Complainant submitted the original and hardcopies of the Amended Complaint.

The Center verified that the Complaint together with the amendment to the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Policy”), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Supplemental Rules”).

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on May 8, 2007. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was May 28, 2007. The Respondent did not submit any response. Accordingly, the Center notified the Respondent’s default on May 31, 2007.

The Center appointed Luca Barbero as the sole panelist in this matter on June 5, 2007. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

4. Factual Background

The Complainant is the owner of trademarks consisting of or comprising the expression “Dos Equis” all over the world such as the DOS EQUIS trademark registered on February 25, 1992 (Reg. No. 1,676,953) in the United States of America, DOS EQUIS XX registered on January 14, 1992 (Reg. No. 1,671,837) in the United States of America and the DOS EQUIS XX & Design registered on August 11, 1992 (Reg. No. 1,707,097) in the United States of America.

The Respondent has registered the domain name <dosequis.com> on May 18, 2000.

5. Parties’ Contentions

A. Complainant

The Complainant points out that is the intellectual property holding company of a world famous Mexican brewer the Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V – which was founded in 1890 and has been operating continuously since that time.

The Complainant states that it produces many fine beers, including those identified with the marks TECATE, CARTA BLANCA, DOS EQUIS, SOL, BOHEMIA and others. More in particular, DOS EQUIS is the mark used to distinguish a world-famous beer that has been produced by the Complainant (or its predecessor in interest) since as early as 1915. For many years, DOS EQUIS beer has been one of the leading beers exported from Mexico.

The Complainant highlights that millions of dollars each year are invested in developing and promoting the DOS EQUIS mark, providing the Panel with a sworn statement of the Complainant’s Managing Director.

The Complainant owns many trademarks consisting of or comprising “Dos Equis” in the United States and worldwide. The Complainant has provided the Panel with a full list of these trademarks, including:

- DOS EQUIS registered in Class 32 for “beer” on February 25, 1992 (Reg. No. 1,676,953). The mark shows a date of first use of July 12, 1900;

- DOS EQUIS XX registered in Class 25 for “clothing for men, women and children; namely, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets, sweaters, pants, hats, socks, belts and aprons” on January 14, 1992 (Reg. No. 1,671,837). The mark shows a date of first use of January 31, 1975;

- DOS EQUIS XX & Design registered in Class 32 for “beer” on August 11, 1992 (Reg. No. 1,707,097). The mark shows a date of first use of July 12, 1900;

- DOS EQUIS XX & Design registered in Class 25 for “clothing for men, women and children; namely, T-shirts, sweatshirts, golf shirts, jackets, sweaters, pants, hats, socks, belts and aprons” on March 3, 1992 (Reg. No. 1,677,719). The mark shows a date of first use of January 31, 1975; and

- DOS EQUIS & Design registered in Class 32 for “beer” on December 22, 1970 (Reg. No. 904,930). The mark shows a date of first use of July 12, 1900.

The Complainant contends that the disputed domain name <dosequis.com> is identical to trademarks in which the Complainant has rights.

With reference to rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name, the Complainant states that the Respondent has no right to the expression “Dos Equis” either as a trademark or as a Domain Name.

The Complainant states that the Respondent does not carry on a bona fide business and that it is not commonly known by the Domain Name.

The Complainant concludes with reference to the issue of the rights or legitimate interest that a letter was sent to the Respondent by certified mail notifying the Complainant’s rights in the contested domain name and requesting the transfer of the domain name to the Complainant. The Respondent has not replied to this letter.

With reference to the circumstances evidencing bad faith, the Complainant indicates that DOS EQUIS beer is known to consumers not just in Mexico and the United States but by consumers around the world and that the DOS EQUIS trademark is so famous that the registration and any attempt to use it could only suggest opportunistic bad faith.

The Complainant emphasizes that the Respondent also violated paragraph 3 of the Policy and the corresponding terms of the registration agreement with Moniker.com.

The Complainant underlines that the Respondent’s bad faith is further evidenced by its use of Whois Identityshield to obscure and hide its true identity and contact information.

The Complainant concludes that the disputed domain name has been registered in bad faith to divert Web traffic seeking the Complainant’s Web site.

B. Respondent

The Respondent did not reply to the Complainant’s contentions.

Therefore the Panel shall decide this proceeding on the basis of Complainant’ submissions, drawing such inferences from the Respondent’s default that are considered appropriate according to paragraph 14(b) of the Rules.

6. Discussion and Findings

A. Identical or Confusingly Similar

The Complainant has provided the Panel with evidence of ownership of many trademark registrations all over the world consisting of or comprising the sign DOS EQUIS.

The Panel finds that the disputed domain name is therefore identical to the trademarks owned by the Complainant.

In comparing the Complainant’s marks to the Domain Name with reference to <dosequis.com> it should be taken into account the well established principle that the suffixes, including the generic top level domains, may be excluded from consideration as being merely a functional component of the domain name. See Rollerblade, Inc. v. McCrady, WIPO Case No. D2000-0429 “the specific top level of the domain name such as ‘.net’ or ‘.com’ does not affect the domain name for the purpose of determining whether it is identical or confusingly similar”; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, WIPO Case No. D2000-1770 “the accused domain name <chevychasebank.org> is legally identical to Complainant’s trade name CHEVY CHASE BANK”).

The Panel finds that the Complainant has therefore proven that the disputed domain name is identical to the DOS EQUIS trademark in which the Complainant has rights in accordance with paragraph 4(a)(i) of the Policy.

B. Rights or Legitimate Interests

The Complainant must make a prima facie showing that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed Domain Name. The Respondent may establish a right or legitimate interest in the disputed Domain Name by demonstrating in accordance with paragraph 4(c) of the Policy any of the following:

(a) that it has made preparations to use the Domain Name or a name corresponding to the Domain Name in connection with a bona fide offering of goods or services prior to the dispute; or

(b) that it is commonly known by the Domain Name, even if it has not acquired any trademark rights; or

(c) that it intends to make a legitimate, non-commercial or fair use of the Domain Name without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark.

It is well-established that the burden of proof lies on the Complainant. However, satisfying the burden of proving a lack of the Respondent’s rights or legitimate interests in respect of the domain name according to paragraph 4(a) of the Policy is quite onerous, since proving a negative circumstance is always more difficult than establishing a positive one.

Accordingly, it is sufficient that the Complainant shows prima facie evidence in order to shift the burden of proof on the Respondent. If a respondent fails to demonstrate rights and legitimate interests in the domain name in accordance with paragraph 4(c) of the Policy or on any other basis, a Complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the Policy. (Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Case No. D2003-0455, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Case No. D2004-0110, Met America Mortgage Bankers v. Whois ID Theft Protection, NAF Case No. 852581).

In the present case, by not submitting a Response, the Respondent has failed to invoke any circumstance that could demonstrate, pursuant to paragraph 4(c) of the Policy, any rights or legitimate interests in the disputed domain names.

There is no relation, disclosed to the Panel, between the Respondent and the Complainant and Respondent is not a licensee of the Complainant, nor has the Respondent otherwise obtained an authorization to use Complainant’s trademarks and name under any circumstance and to sell Complainant’s products.

Moreover, the Panel finds that the Respondent, whose true identity has apparently been obscured by a privacy shield, has not shown that it is commonly known by the disputed domain name (see e.g., Fry’s Electronics, Inc v. Whois ID Theft Protection, WIPO Case No. D2006-1435).

Furthermore, there is no indication before the Panel that the Respondent has made preparations to use the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services or intends to make a legitimate, non-commercial or fair use of the domain name.

The Panel notes that the domain name was, at the time of the filing of the Complaint, and still is pointing to a sponsored pay-per-click website aimed only at directing visitors to competing third-party commercial websites.

The Panel finds that such use does not constitute a bona fide offering of goods or services or a legitimate, non-commercial use of the domain name under the Policy as indicated, inter alia, in Sports Holdings, Inc. v. Whois ID Theft Protection, WIPO Case No. D2006-1146, where the panel stated: “the evidence in the Complaint indicates that the website at the disputed domain name is commercial in the sense that it appears to provide links to other sites being competitors of the Complainant, and of an apparently commercial nature from which the Respondent presumably derives or intends to derive profit. Such use does not constitute a legitimate non-commercial or fair use of the disputed domain name by the Respondent within the meaning of Paragraph 4(c)(iii) of the Policy.”

Furthermore, the Panel notes that the Respondent’s website also generates various pop up advertisements for third party websites and finds that such use does also not constitute a bona fide offering of goods or services or a legitimate, non-commercial use of the contested domain name (see, inter alia, Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini, WIPO Case No. D2000-0928; Ticketmaster Corporation v. Amjad Kausar, WIPO Case No. D2002-1018; Cox Holdings, Inc. v. Gary Lam, WIPO Case No. D2004-0931).

The Panel finds that Respondent have no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain names, in accordance with paragraph 4(a)(ii) of the Policy.

C. Registered and Used in Bad Faith

For the purpose of paragraph 4(a)(iii) of the Policy, the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of the domain name in bad faith:

(i) circumstances indicating that the holder has registered or has acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the Complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that Complainant, for valuable consideration in excess of the holder’s documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) the holder has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the holder has engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) the holder has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

(iv) by using the domain name, the holder has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to the holder’s website or other online location, by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the holder’s website or location or of a product or service on the holder’s website or location.

As to bad faith at the time of registration, the Panel notes that in light of use of the trademark since as early as 1915, the amount of advertising and sales of Complainant’s products worldwide, the Respondent was or should have been aware of the Complainant’s trademarks.

Furthermore, the Panel observes that the contested domain name points to a parking page with a number of links related to alcoholic beverages such as wine, champagne, and particularly beer which is the main product of the Complainant, this being an additional element indicating that the Respondent was well-aware of the Complainant’s trademarks.

The Panel, in accordance with previous decisions issued under the Policy, is of the opinion that actual knowledge of the Complainant’s trademark at the time of the registration of the disputed domain names is to be considered an inference of bad faith (see Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, WIPO Case No. D2000-0226).

The Panel finds that Internet users, in light of the content of the web page linked to the domain name at issue, are likely to be misled on the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the Respondent’s website and that the Respondent profits from such confusion by earning pay-per-click revenues (see, inter alia, Manheim Auctions Inc. v. Whois ID Theft Protection, WIPO Case No. D2006-1044, Fry’s Electronics, Inc v. Whois ID Theft Protection, WIPO Case No. D2006-1435, Barry D. Sears, Ph.D. v. YY / Yi Yanlin, WIPO Case No. D2007-0286).

The Panel therefore finds paragraph 4(b)(iv) of the Policy to be applicable in this case since the Respondent has attempted, and probably succeeded, in attracting Internet users to a website for commercial gain, by creating a likelihood of confusion with the Complainant’s mark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s services.

As stated in Sports Holdings, Inc v. Whois ID Theft Protection, WIPO Case No. D2006-1146: “The Panel notes that there has been no Response filed in these circumstances, and it is open for the Panel to infer a prima facie case of bad faith registration. The Panel also notes that the Respondent has used the present domain name in a commercial website. The evidence before the Panel indicates that the Respondent has used (or allowed the use) of the domain name for the purpose of some apparently commercial nature from which the Respondent (or a related third party) presumably derives or intends to derive revenue. This is not conduct consistent with registration and use in good faith.”

While there could be legitimate purposes for which a privacy service may be used, under the circumstances of this case the Panel considers the apparently incomplete or even false information originally provided by the Respondent on the Whois to be an additional circumstance evidencing the bad faith of the Respondent concurring with the views expressed, inter alia, in Steelcase Development Corporation v. Admin, Domain, WIPO Case No. D2005-1352 stating that the use of false contact information by the Respondent is a further indication of bad faith (Wachovia Corporation v. Peter Carrington, WIPO Case No. D2002-0775).

In view of the above, the Panel finds that the Respondents have registered and used the domain names in bad faith, in accordance with paragraph 4(a)(iii) of the Policy.

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name, <dosequis.com>, be transferred to the Complainant.

Luca Barbero
Sole Panelist

Date: June 19, 2007